ECLI:DE:BPatG:2023:190423B11Wpat19.23.0 BUNDESPATENTGERICHT 11 W (pat) 19/23 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend das Patent 10 2015 117 237 - 2 - hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Chem. Dr. Deibele beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das Einspruchs- und das Einspruchs- beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt sind. 2. Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Patent- abteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2022 ist wirkungslos. 3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I . Die Einsprechende hat gegen das Patent 10 2015 117 237 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren zur Bestimmung eines realen Volumens einer spritzgieß- fähigen Masse in einem Spritzgießprozess“, dessen Erteilung am 23. März 2017 veröffentlicht worden ist, Einspruch erhoben. Gegen den Beschluss der Patentab- teilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 9. März 2022, mit dem das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wurde, hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. - 3 - Das Streitpatent ist während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erloschen, nachdem die Patentinhaberin mit einer am 24. Januar 2023 beim DPMA eingegangenen, schriftlichen Erklärung auf das Streitpatent ver- zichtet hat. Der erkennende Senat hat daraufhin mit Bescheid vom 13. Februar 2023 den Ver- fahrensbeteiligten mitgeteilt, dass er das Beschwerdeverfahren durch Beschluss in der Hauptsache für erledigt erklären werde, falls die Einsprechende nicht ein be- sonderes Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Streitpa- tents geltend machen würde. Zu diesem Bescheid hat keine der Beteiligten Stellung genommen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind gemäß § 61 Abs. 1 Satz 4 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für er- ledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und die Einsprechende an der Fortführung des Verfahrens kein Rechtsschutzinteresse geltend gemacht hat. 1. Nach dem Erlöschen eines Patents, das sich im Einspruchsverfahren befindet, kommt ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Wi- derruf eines Patents mit Wirkung „ex tunc“ nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG GRUR 1996, 873, 874 f - „Rechtschutzbedürfnis“; BPatG GRUR 2010, 363, 365 ff. - „Radauswuchtmaschine“; vgl. zur Nichtigkeitsklage: BGH BlPMZ 2022, 386, 387 - „Stammzellengewinnung“). In einem solchen Fall tritt Erledigung des Ein- spruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht der oder die Einsprechende - 4 - ausnahmsweise ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Ein- spruchsverfahrens hat (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 9] - „Sondensys- tem“; a. A. wohl: Benkard/Schäfers/ Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 120 ff.). Die Einsprechende hat sich auf Nachfrage des Senats, ob sie ein entsprechendes Inte- resse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ habe, nicht geäußert, weshalb davon auszugehen ist, dass ein solches Interesse nicht besteht. Damit hat im vorliegenden Fall das Erlöschen des Streitpatents unmittelbar zur Erledigung des vorliegenden Einspruchsverfahrens in der Hauptsache geführt. 2. Mit der Erledigung des Einspruchsverfahrens ist auch eine Erledigung der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingetreten (vgl. Busse/Keu- kenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 138; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212). Eine Fortführung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens hat auch die Pa- tentinhaberin nicht begehrt, obwohl ihr das eine Möglichkeit eröffnet hätte, ggf. im Wege einer Anschlussbeschwerde, nochmals aktiv gegen die auch sie belastende, erstinstanzliche Entscheidung vorzugehen (vgl. hierzu: Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 211). Im Interesse der vorliegenden Verfahrensbeteiligten sowie Dritter wird daher mit dem hier gefassten, der förmlichen Rechtskraft fähigen Be- schluss auch die Erledigung der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren ausgesprochen (vgl. BPatG GRUR 2010, 363, 365 - „Radauswuchtmaschine“; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 136). 3. Die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren führt nach herrschender Meinung in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135, 138; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212 - jeweils m.w.N.). Im Interesse der Öffentlichkeit ist auch diese Rechtsfolge von Amts wegen festzustellen (vgl. Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 295; vgl. auch Anmerkung Köppen in Mitt. 2014, 282, 283). - 5 - 4. In entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung. 5. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauferlegung we- der für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchsbe- schwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG). 6. Zur Rechtsfrage, ob die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerde- verfahrens hier in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses geführt hat, war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die genannte Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung und höchstrichterlich bisher nicht geklärt worden. In Fällen, in denen mit einem erstinstanzlichen Be- schluss ein Voll- oder Teilwiderruf eines Patents ausgesprochen wurde, verhindert die Anwendung der genannten Regelung den Eintritt der Bestandskraft und verur- sacht damit quasi „rückwirkend“ wieder die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Patents (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135). Die Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die Allgemeinheit als auch für Einsprechende einen gleichsam überraschenden wie be- lastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines pa- tentamtlichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchsbe- schwerdeverfahrens stellt sich damit die Frage, ob beim patentamtlichen Ein- spruchsverfahren im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG Besonderheiten zu beachten sind, die hier eine entsprechende Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ausschlie- ßen. - 6 - III. Rechtsmittelbelehrung Hinsichtlich der oben aufgeworfenen Rechtsfrage, die der Zulassung der Rechtsbe- schwerde zugrunde liegt, steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen die- sen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Unabhängig davon kann dieser Beschluss mit der Rechtsbeschwerde auch dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzule- gen. Dr. Höchst Eisenrauch Dr. Dorfschmidt Dr. Deibele

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