14 W (pat) 701/23

ECLI:DE:BPatG:2024:221124B14Wpat701.23.0 BUNDESPATENTGERICHT 14 W (pat) 701/23 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 10 2007 008 664 … beglaubigte elektronische Abschrift - 2 - hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Höchst, der Richterin Dr. Münzberg sowie der Richter Dr. Jäger und Dr. Nielsen beschlossen: 1. Das Patent wird widerrufen. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Die Erteilung des Patents 10 2007 0008 664 mit der Bezeichnung "Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz" ist am 29. Juli 2021 veröffentlicht worden. Gegen dieses Patent wurde am 14. April 2022 Einspruch erhoben. Der Einspruch ist im Wesentlichen darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht neu sei, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe sowie nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. - 3 - Die Einsprechende und die Patentinhaberin verweisen unter anderem auf folgende Druckschriften: D1 DE 10 2007 008 664 B4 (Streitpatent) D2 DE 10 2007 008 664 A1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents) D7 DE 10 2006 013 624 A1 D10 J.J. Rumessen, Scand. J. Gastroenterol. 1992, 27, S. 819- 828 D11 J.E. Riby et al., Am. J. Clin. Nutr. 1993, 58 (Suppl.) S. 748S- 753S D12 S.H. Bhosale et al., Microbiol. Rev. 1996, S. 280-300 D14 Blogeinträge vom 10. und 11. Mai 2004 im Blog der "Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group" D20 P. Komericki et al., Aliment. Pharmacol. Ther. 2012, 36 S. 980-987 D21 Gutachtliche Stellungnahme von P… D28 F…, Experimentelle Studie, 2 Seiten mit 8 Seiten Anlagen. Die Einsprechende begründet ihren Antrag zum einen mit mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift D7, die ein Mittel zur oralen Verabreichung von Glucoseisomerase ohne 5-D-Fructose-Dehydrogenase zur Behandlung von Fructoseintoleranz mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbare. Des Weiteren beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausgehend von der Blogeintragssammlung D14 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens gemäß der Druckschriften D10 und D11 bzw. ausgehend von der Druckschrift D10 und/oder der Druckschrift D11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen gemäß der Druckschrift D12 oder mit den in der Blogeintragssammlung D14 offenbarten Überlegungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch die Unteransprüche seien aufgrund derselben Erwägungen weder neu noch beruhten sie auf einer erfinderischen Tätigkeit. - 4 - Des Weiteren sei der Streitgegenstand spekulativ und damit unzureichend offenbart. Die beanspruchte therapeutische Wirkung in einem medizinischen Verwendungsanspruch stelle ein funktionales technisches Merkmal dar. Aus diesem Grund sei die Ausführbarkeit nur dann gegeben, wenn das Patent die beanspruchte therapeutische Wirksamkeit nachweise (z. B. durch Beispiele) oder zumindest plausibel darlege. Zum Nachweis der therapeutischen Wirkung seien Versuchsergebnisse nur dann nicht erforderlich, wenn die Anmeldung ein plausibles technisches Konzept umfasse und keine begründeten Zweifel an der praktischen Umsetzung des beanspruchten Konzepts bestünden. Ansonsten sei die Offenbarung rein spekulativ und damit nicht ausführbar. Dies treffe auf das Streitpatent zu, da es einerseits kein einziges Beispiel zum Nachweis der beanspruchten Wirksamkeit von Glucoseisomerase nach oraler Verabreichung unter in vivo Bedingungen offenbare und andererseits kein plausibles und zweifelsfrei umsetzbares technisches Konzept aufzeige. Das allgemeine Fachwissen zu Glucoseisomerase beziehe sich auf industrielle Verfahren, bei denen aber ganz andere Bedingungen vorherrschten als in vivo (z. B. im Hinblick auf die jeweilige Umgebungstemperatur, Systemdurchlässigkeit sowie Fructose- und Enzymkonzentration). Damit stelle das Streitpatent lediglich eine Hypothese auf, die – gemessen am allgemeinen Fachwissen - nicht plausibel sei. Das Streitpatent enthalte zudem nichts, was die Aussage in Druckschrift D14 widerlege, wonach die orale Verabreichung von Glucoseisomerase an Patienten mit Fructoseintoleranz die Patienten schädigen könne. Die Einsprechende beantragt, das Patent 10 2007 008 664 „Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz“ vollumfänglich zu widerrufen. - 5 - Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und bean- tragt, das Patent vollumfänglich aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit - Patentansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1 vom 6. November 2024, weiter hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit - Patentansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2 vom 6. November 2024, Beschreibung jeweils gemäß Patentschrift. Nach ihrer Ansicht sei das beanspruchte Mittel neu gegenüber der Druckschrift D7, da Patentanspruch 1 sowohl die Gegenwart von verträglichen Trägern als auch die Zugabe von Metallionen erfordere. Das beanspruchte Mittel beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Weder ausgehend von der Blogeintragssammlung D14, deren Zugehörigkeit zum Stand der Technik im Übrigen bestritten werde, noch von den Druckschriften D10 und D11 sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahegelegt, da keine dieser Druckschriften Hinweise auf die erfindungsgemäße Kombination der Umwandlung von Fructose in Glucose mittels Glucoseisomerase und der wesentlich schnelleren in vivo Resorption der Glucose gegenüber der Fructose vermittle bzw. sich mit Glucoseisomerase befasse. Der Gegenstand des Streitpatents sei auch ausreichend offenbart. Die entsprechenden Anforderungen der Rechtsprechung seien vorliegend erfüllt (vgl. BGH Xa ZR 126/07 – Klammernahtgerät). Die Vorlage von experimentellen Daten werde von der Rechtsprechung dagegen nicht gefordert. Im Fall der medizinischen Wirkung bedürfe es lediglich einer plausiblen Darlegung des Wirkmechanismus. - 6 - Der Vortrag der Einsprechenden zur Ausführbarkeit des Streitpatents sei daher unsubstantiiert. Im Übrigen sei der Vortrag der Einsprechenden auch in der Sache unzutreffend. Die Einsprechende begründe ihre Bedenken bezüglich der Ausführbarkeit ausnahmslos mit der Druckschrift D12, die ein industrielles in vitro Verfahren betreffe. Dort seien aber andere Aspekte als bei einem in vivo Verfahren relevant. Insbesondere spielten weder das Erfordernis eines geschlossenen Systems noch die erheblichen Kosten bei der industriellen Produktion beim vorliegenden Streitgegenstand eine Rolle. Der Fachmann habe auch keine Bedenken gehabt, Glucoseisomerase in vivo einzusetzen. Es gebe keine generelle sehr geringe Affinität von Glucoseisomerase zu Glucose, auch sei eine Verwendung der Glucoseisomerase in immobilisierter Form bei der in vivo Anwendung nicht erforderlich, so dass diesbezüglich keine Zweifel an der Ausführbarkeit bestünden. Zudem sei Glucoseisomerase auch bei Körpertemperatur aktiv und stabil. Hinsichtlich der Bedenken, ob Glucoseisomerase therapeutisch wirksam sei, führt die Patentinhaberin an, dass es Lehrbuchwissen sei, dass die Reaktionsgeschwindigkeit von enzymatischen Prozessen durch eine Erhöhung der Enzymkonzentration gesteuert werden könne. Auch die im Fall von Glucoseisomerase zum Einsatz kommenden Mengen seien leicht abschätzbar. Soweit die Einsprechende pauschal in den Raum stelle, dass die Verabreichung von Glucoseisomerase zu Unverträglichkeiten führen könne, handle es sich um eine Vermutung, der es an jeder Substantiierung fehle. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. 1. Die Zuständigkeit des Senats für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich im vorliegenden Fall aus dem zulässigen Antrag der Patentinhaberin gemäß § 61 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 PatG. Ausnahmen gemäß § 61 Abs. 2 S. 2 PatG sind weder - 7 - geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist zulässig und hat auch Erfolg. 2. Die von der Einsprechenden angeführte mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit können dahingestellt bleiben, da sich das Streitpatent mangels ausreichender Offenbarung als nicht bestandsfähig erweist. 3. Der Gegenstand des Streitpatents ist nicht so ausreichend und vollständig offenbart, dass der Fachmann ihn ausführen kann. 3.1. Gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 wird ein Mittel mit folgenden Merkmalen beansprucht: 1 Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz enthaltend 2 Glucoseisomerase, 3 verträgliche Träger und/oder Exzipienten und 4 beigefügte Metallionen, 4.1 die aus Mn 2+, Mg2+, Zn2+, Fe 2+, Co 2+ oder Cu 2+ sowie Gemischen davon ausgewählt werden, 5 wobei die Zusammensetzung keine 5-D-Fructose-Dehydrogenase enthält. Da in dem beanspruchten Mittel das bekannte Enzym Glucoseisomerase als Arzneimittel zur Heilung oder Verhütung von Krankheiten, hier der Fructoseintoleranz, eingesetzt wird, handelt es sich unstreitig um einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch für die medizinische Indikation Fructoseintoleranz unter Verwendung der Glucoseisomerase als Wirkstoff. - 8 - 3.2. Bei einer auf die Verwendung eines bekannten Stoffs zur Behandlung einer bestimmten Krankheit gerichteten technischen Lehre kann sich die Frage der Spekulation stellen, wenn die behauptete therapeutische Wirkung des Stoffs in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen durch keinerlei experimentelle Daten glaubhaft gemacht ist. Dabei ist von der objektiven Realisierbarkeit, die vorliegend nicht bestritten und nach Ansicht des Senats auch gegeben ist, die weitere, hier relevante Frage zu unterscheiden, ob die Eignung eines Stoffes für den beanspruchten therapeutischen Einsatzzweck in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie nicht bloß als eine Spekulation auffasst. Eine so verstandene spekulative Erfindung stellt einen Mangel der ausreichenden Offenbarung im Sinne des § 34 Abs. 4 PatG dar (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 12. Auflage, § 1 Rdn 34 und 35) und ist damit unter dem Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung zu prüfen (vgl. BPatG, Urt. v. 11.11.2008 – 3 Ni 37/07, GRUR 2010, S. 50 2. Ls. und S. 52f. Ziff. III.1. – Cetirizin). Ein Anspruch auf eine medizinische Verwendung ist demzufolge nur dann ausführbar offenbart, wenn das Patent aufzeigt, dass sich das Erzeugnis für die beanspruchte therapeutische Anwendung eignet, sofern dies dem Fachmann am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht bereits bekannt ist. Eine beanspruchte therapeutische Anwendung kann dabei durch jede Art von Beweismittel nachgewiesen werden, wobei die Vorlage von experimentellen Daten oder klinischen Versuchen nicht zwingend erforderlich ist (Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl. § 34 Rn. 423). Die betreffenden Beweismittel müssen entweder in der Anmeldung für die therapeutische Wirkung enthalten sein oder sich aus dem Stand der Technik oder dem allgemeinen Fachwissen zum Anmeldetag ergeben. - 9 - 3.3. Da das vorliegende Streitpatent keine experimentellen Daten enthält, sind für eine ausreichende Offenbarung die zum Anmeldetag des Streitpatents bekannten Kenntnisse aus dem Stand der Technik und dem Fachwissen hinsichtlich der postulierten in vivo Wirkung von Glucoseisomerase zur Isomerisierung von D- Fructose in D-Glucose und umgekehrt zu prüfen. Da es sich bei Glucoseisomerase fachbekanntermaßen um ein Enzym bakteriellen Ursprungs handelt (vgl. D12 S. 281 re. Sp.) und der menschliche Dünndarm gemäß den Ausführungen im Gutachten D21 der Patentinhaberin bei Fructoseintoleranz im Augenmerk des Fachmanns liegt, ist der Fokus bei dieser Prüfung insbesondere auf diese Aspekte zu richten (vgl. D21 S. 2 Ziff. 1). Dabei fällt auf, dass es im Stand der Technik keine Untersuchungen oder Hinweise zu einer in vivo-Aktivität von Glucoseisomerase im Menschen und insbesondere im menschlichen Dünndarm gibt. Einzig in den Blogeinträgen des Konvoluts D14 wird über eine vermeintliche in vivo-Aktivität der Glucoseisomerase bei Fructoseintoleranz spekuliert, wobei diese aber gleich wieder als „Unsinn“ verworfen wird, weshalb der Fachmann diese laienhaften Äußerungen nicht weiterverfolgt (vgl. D14 S. 4 Post #6). Die Fachwelt kennt daher lediglich die großindustrielle in vitro Verwendung von Glucoseisomerase zur Isomerisierung von Glucose zu Fructose bei der Herstellung von Maissirup mit hohem Fructosegehalt (vgl. D12 S 281 li. Sp. Abs. 1). Dieser Stand der Technik vermittelt somit weder Informationen hinsichtlich einer in vivo-Aktivität der Glucoseisomerase, noch deren Aktivität im menschlichen Dünndarm. Daran ändert auch der Vortrag der Patentinhaberin nichts, dass es für andere Enzyme bekannt gewesen sei, dass in vitro–aktive Enzyme auch in vivo-aktiv seien. Denn die in vivo-Aktivität eines Enzyms, wie z. B. Lactase, beweist nicht eine entsprechende Aktivität von anderen Enzymen – hier von Glucoseisomerase. Für eine Aktivität im Dünndarm muss die anspruchsgemäß verwendete Glucoseisomerase nicht nur die stark sauren Bedingungen im Magen überstehen (was fachüblicherweise durch eine geeignete Formulierung mit z. B. magensaftresistenten Kapseln erreicht werden kann), sondern auch bei den - 10 - gegenüber in vitro-Bedingungen wesentlich komplexeren in vivo-Bedingungen des Dünndarms aktiv sein, zumal die Körpertemperatur (37°C) erheblich unter den optimalen Temperaturbedingungen von 60 bis 80°C beim in vitro-Einsatz der Glucoseisomerase liegt (vgl. D12 S. 286 li. Sp. Abs. 3). Der Einwand der Patentinhaberin, dass bei Körpertemperatur gemäß der van-t'Hoffschen Regel Glucoseisomerase immer noch eine Aktivität von ca. 12,5 % der Aktivität bei 65°C aufweise, ändert daran nichts, da in vivo nicht nur die Temperaturbedingungen anders sind als in vitro, sondern auch die stoffliche Umgebung des Enzyms. Denn bei einer in vitro Anwendung sind die Reaktionsbedingungen exakt einstellbar, während die Zusammensetzung des Verdauungssaftes variabel und damit schwer kontrollierbar ist. Es fehlt daher sowohl an einem im Streitpatent offenbarten glaubhaften Beleg als auch an einem entsprechenden Fachwissen zum Anmeldetag, dass Glucoseisomerase in vivo aktiv ist und erfolgversprechend zur therapeutischen Behandlung von Fructoseintoleranz eingesetzt werden kann. In gleicher Weise offenbart das Streitpatent nichts zur Verträglichkeit der oralen Gabe von Glucoseisomerase. Die streitpatentgemäße Lehre ist daher reine Spekulation und aus diesem Grund nicht ausreichend offenbart. 3.4. Die Argumentation der Patentinhaberin, dass das Streitpatent in den Absätzen [0014] und [0015] darstelle, wie die Erfindung funktioniere, so dass die Erfindung für den Fachmann ausreichend nachvollziehbar offenbart sei, was durch die experimentellen Ergebnisse in dem Fachartikel D20 und dem Gutachten D28 nachträglich bestätigt worden sei, kann nicht durchgreifen. Denn in diesen Absätzen offenbart das Streitpatent lediglich eine Hypothese, auf welche Weise Glucoseisomerase zur Behandlung der Fructoseintoleranz geeignet sein könnte. Demnach führe das Enzym zur Einstellung eines 1:1 Gleichgewichts zwischen D- Glucose und D-Fructose. Da Glucose in vivo im Gegensatz zu Fructose aber sehr schnell resorbiert werde, könne sich dieses Gleichgewicht nicht einstellen und das Enzym werde so lange die im Nahrungsbrei vorhandene Fructose in Glucose überführen, bis keine Fructose mehr vorhanden sei und damit auch keine Fructosestoffwechselstörungen mehr auslösen könne. Diese theoretischen - 11 - Überlegungen sind aber weder im Streitpatent noch in den Fachkreisen vor dem Anmeldetag des Streitpatents unter realen in vivo-Bedingungen untersucht und bestätigt worden. Damit können sie den spekulativen Charakter der streitpatentgemäßen Lehre im Hinblick auf eine ausreichende Offenbarung nicht überwinden. 3.5. Auch der Einwand, die Einsprechende habe nur Erwägungen zur mangelnden Ausführbarkeit vorgebracht, dafür aber keine Beweise vorgelegt, obwohl bei ihr die Beweispflicht liege, überzeugt nicht. Im Einspruchsverfahren trifft zwar grundsätzlich die Beweislast für die einspruchsbegründenden Umstände und damit für die mangelnde Ausführbarkeit die Einsprechende, da für das angegriffene Patent zunächst die Vermutung der Rechtsbeständigkeit besteht (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 12. Aufl., § 87 Rn. 27, -Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl., § 34 Rn. 358 und § 59 Rn. 210 b)). Vorliegend hat die Einsprechende aber unter Vorlage druckschriftlicher Unterlagen nachvollziehbar begründet, warum sie die streitpatentgemäße Lösung zum Anmeldetag als spekulative Lehre und damit als unzureichende Offenbarung ansieht. Experimentelle Untersuchungen waren dazu nicht erforderlich, zumal die objektive Realisierbarkeit – hier die Herstellung des beanspruchten Mittels und dessen Formulierung für eine Verabreichung an Menschen – nicht bestritten und nach Ansicht des Senats auch gegeben ist. Insoweit erweist sich die Frage, ob zur ausreichenden Offenbarung einer Erfindung das Fachwissen im Zusammenhang mit einer industriellen Anwendung ausreicht, um eine medizinische Wirkung desselben Stoffes im menschlichen Körper nachzuweisen, als Rechts- und nicht als Tatsachenfrage. 4. Auch die jeweiligen Gegenstände der Anspruchsfassungen gemäß der Hilfsanträge 1 und 2 sind im Streitpatent nicht so ausreichend und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann. Da in diesen weiterhin ein Glucoseisomerase enthaltendes Mittel zur in vivo-Anwendung bei Fructoseintoleranz beansprucht wird und lediglich der Träger und/oder Exzipient gemäß Merkmal 3 des erteilten Patentanspruchs 1 näher spezifiziert wird, gelten - 12 - die Ausführungen zur mangelnden Ausführbarkeit bezüglich der erteilten Anspruchsfassung für die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 und 2 gleichermaßen. 5. Die Rechtsbeschwerde war nach § 100 Abs. (1) und (2) Nr. 1 zuzulassen. Im Bereich der medizinischen Indikation ist die hier streitentscheidende Frage noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob für die Bejahung der ausreichenden Offenbarung nach § 34 Abs. 4 PatG auch dann ein Nachweis der therapeutischen Wirksamkeit bzw. Verträglichkeit eines Enzyms im menschlichen Körper zu fordern ist, wenn dessen Wirksamkeit in einem nicht medizinischen Gebiet der Technik bereits nachgewiesen ist. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen. Dr. Höchst Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Nielsen - 13 - Verkündet am 22. November 2024 Holzmann … Beglaubigt …