30 W (pat) 801/22

ECLI:DE:BPatG:2025:200225B30Wpat801.22.0 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 801/22 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend das Design 40 2020 200 567-0001 (hier: Nichtigkeitsverfahren N 57/20) beglaubigte elektronische Abschrift - 2 - hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meiser als Vorsitzenden sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach beschlossen: I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen. II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin. G r ü n d e I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2020 200 567- 0001. Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 21. Dezember 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit erhoben, gestützt auf den relativen Nichtigkeitsgrund der unberechtigten Verwendung eines prioritätsälteren Zeichens mit Unterscheidungskraft und den absoluten Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit/Eigenart. Sowohl die Anmelderin als auch ein Dritter, nämlich der Fahrzeugteilehersteller P… GmbH, hätten das Streitdesign bereits im Jahr 2015 offenbart. Es sei deshalb weder neu noch besitze es Eigenart. Dem Nichtigkeitsantrag ist folgender Sachverhalt vorausgegangen: Die Antragsgegnerin bewirbt und verkauft auf der Verkaufsplattform E… sowie über - 3 - ihren Onlineshop Kühlergrills mit integrierten bzw. mittels Befestigungsschienen anzubringenden Emblemaufnahmevorrichtungen für das Zeichen der Antragstellerin. Bei den vorgenannten Produkten handelt es sich nicht um originale Produkte der Antragstellerin. Bereits 2015 wurde die Antragsgegnerin von der Antragstellerin auf die hierdurch ihrer Meinung nach erfolgende Verletzung ihrer Markenrechte hingewiesen. Am 1. Dezember 2016 gab die Antragsgegnerin eine Unterlassungserklärung ab, u.a. im Hinblick auf die Darstellung eines Kühlergrills mit vier Ringen. Nachdem die Antragsgegnerin wiederum Kühlergitter angeboten hatte, die nach Auffassung der Antragstellerin gegen die Unterlassungsverpflichtung verstießen, hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin im Jahr 2017 erneut abgemahnt. Letztere hat am 02. Februar 2018 eine Erklärung unterschrieben, in der sie sich verpflichtete, es zu unterlassen, Kühlergitter unter den Zeichen der Antragstellerin oder Emblemaufnahmevorrichtungen wie anzubieten und zu bewerben. Mit Schreiben vom 21. Januar 2020 hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin über das von ihr neu kreierte (Streit-)Design informiert, und die Antragstellerin um Auskunft gebeten, ob sie dieses Design als markenverletzend erachte. Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 23. Januar 2020 mitgeteilt, dass sie keine Auskünfte dazu gebe, was sie als erlaubt erachte und was nicht und die Antragsgegnerin auf eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2019 verwiesen, wo dieser in einem Unterlassungsverfahren hinsichtlich der nachfolgend dargestellten Emblemaufnahmevorrichtungen eines anderen Anbieters: - 4 - eine Markenverletzung bejaht hatte (BGH I ZR 61/18 v. 07. 03.2019). Am 06. Februar 2020 hat die Antragsgegnerin das angegriffene Design 40 2020 200 567-0001 angemeldet, das am 10. Dezember 2020 mit folgender Darstellung in das Designregister eingetragen wurde: Nach Testkäufen auf der E…-Plattform der Antragsgegnerin am 15. Mai 2020 hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 03. Juli 2020 erneut abgemahnt, nämlich wegen Markenverletzung durch das Anbieten und Verkaufen u. a. folgender Emblemaufnahmevorrichtungen: Die Antragsgegnerin hat auf die Abmahnung im Schreiben vom 15. Juli 2020 sinngemäß erwidert, dass sie beim DPMA unter dem Az. 40 2020 200 567.7 eine Emblemhalterung mit zwei langen Befestigungsschienen als Design angemeldet habe in der Annahme, dass sie damit keine Markenrechte der Antragstellerin verletzen würde, da sie von der Antragstellerin nichts Negatives auf ihr Schreiben vom 21. Januar 2020 gehört habe. Hierauf hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 23. Juli 2020 ausgeführt, dass sie an ihrer Abmahnung vom 03. Juli 2020 festhalte und ihre Forderungen nunmehr klageweise durchsetzen werde. Die Antragstellerin hat am 14. August 2020 Akteneinsicht in die Anmeldeunterlagen zum hier angegriffenen Design beantragt, um – nach eigener Aussage - zu prüfen, ob das angemeldete Design die Durchsetzung der Ansprüche wegen - 5 - Markenrechtsverletzung in einem späteren gerichtlichen Verfahren behindern könnte. Am 06. Oktober 2020 hat die Antragstellerin Klage gegen die Antragsgegnerin beim Landgericht Stuttgart wegen Verstoßes gegen die Unterlassungsverpflichtungserklärung vom 02. Februar 2018 und wegen Markenverletzung durch Inverkehrbringen folgender Emblemaufnahmevorrichtungen erhoben: Mit Antrag vom 15. Dezember 2020, eingegangen beim DPMA am 21. Dezember 2020, hat die Antragstellerin die Feststellung bzw. Erklärung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs wegen fehlender Neuheit und Eigenart sowie unberechtigter Verwendung eines prioritätsälteren Zeichens mit Unterscheidungskraft beantragt. Der Nichtigkeitsantrag ist der Designinhaberin und Antragsgegnerin mit Übergabeeinschreiben vom 06. Januar 2021 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 2. Februar 2021, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, hat die Antragsgegnerin erklärt, dass sie „aus rein wirtschaftlichen Gründen“ in die rückwirkende Löschung des Designs einwillige. Daraufhin hat die Antragstellerin den Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 für erledigt erklärt und beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten Für Audi A1 A3 A4 A5 2007-2017 - 6 - des Rechtsstreits aufzuerlegen. Die Antragsgegnerin hat sich der Erledigungserklärung der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 18. März 2021 angeschlossen und widerstreitenden Kostenantrag gestellt. Die Kosten seien abweichend von der Bestimmung des § 91 Abs. 1 ZPO entsprechend § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen, da sie, die Antragsgegnerin, den Nichtigkeitsantrag sofort anerkannt und auch keine Veranlassung zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Denn die Antragstellerin habe sie zuvor nicht zum Verzicht bzw. zur Löschung des Designs aufgefordert und insofern auch nicht die Nichtigkeitsgründe dargelegt. Eine solche Aufforderung sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen. Die Antragstellerin hat erwidert, dass die Antragsgegnerin durch ihr Verhalten Anlass zu einer sofortigen Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Im Markenverletzungsverfahren habe sich die Antragsgegnerin auf die Inhaberschaft des streitgegenständlichen Designs berufen und aus dieser Rechtsposition Abwehrrechte gegen die markenrechtlichen Ansprüche geltend gemacht. Mit der Beantragung der Akteneinsicht in die Akte des Streitdesigns habe die Antragstellerin auch die Prüfung der Erfolgsaussichten eines Nichtigkeitsverfahrens und im Ergebnis die Durchführung eines solchen angekündigt. Auch habe die Antragstellerin die Antragsgegnerin in der Beantwortung ihrer Anfrage vom 21. Januar 2021 ausdrücklich auf die Entscheidung des BGH, Urt. v. 7.März 2019, Az. I ZR 61/18 und den gleich gelagerten Sachverhalt hingewiesen. Die Antragsgegnerin habe in Kenntnis von entgegenstehenden Rechten der Antragstellerin das Streitdesign trotzdem angemeldet. Durch das Verhalten der Antragsgegnerin vor Einleitung des Löschungsverfahrens habe die Antragstellerin davon ausgehen müssen, nicht ohne Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens zu ihrem Recht zu kommen. Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. März 2022 entschieden, dass das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 34a Abs. 2 - 7 - Satz 3, 1. Halbs. DesignG wegen übereinstimmender Erledigungserklärung in der Hauptsache einzustellen sei. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien nach § 34a Abs. 5 Halbsatz 2 DesignG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91a, § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen. Gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG seien die Kostenregelungen der ZPO sinngemäß anzuwenden, so dass im Grundsatz das in §§ 91, 92 ZPO zum Ausdruck kommende Unterliegensprinzip gelte. Allerdings sei auch der Grundgedanke des § 93 ZPO anwendbar, wonach im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen seien, sofern der Antragsgegner durch sein Verhalten keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Davon sei vorliegend auszugehen. Die Antragsgegnerin habe mit Schriftsatz vom 2. Februar 2021 unmittelbar auf den ihr mit Schreiben vom 6. Januar 2021 zugestellten Nichtigkeitsantrag das „sofortige Anerkenntnis“ des Nichtigkeitsantrags erklärt und in die rückwirkende Löschung des angegriffenen Designs gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG eingewilligt und dadurch den Erfolg des Nichtigkeitsantrags herbeigeführt. Die Antragsgegnerin habe auch keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben. Weder habe die Antragstellerin die Antragsgegnerin vor Stellung des Nichtigkeitsantrags zum Verzicht auf das angegriffene Design aufgefordert noch ließen die Umstände eine vorherige Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Einwilligung in die Löschung ausnahmsweise als entbehrlich erscheinen, was näher ausgeführt wird. Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Sie macht weiterhin geltend, dass die Antragsgegnerin Veranlassung zur sofortigen Stellung des Nichtigkeitsantrags ohne vorherige Verzichtsaufforderung gegeben habe. Eine vorhergehende Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Löschung des Streitdesigns sei entbehrlich gewesen. - 8 - So hätten die Antragsgegnerin bzw. ihre Gesellschafter die Markenrechte der Antragstellerin seit vielen Jahren durch mit dem Streitdesign vergleichbare Kennzeichnungen von Kühlergitteremblemhalterungen trotz Abmahnungen und Unterlassungsverpflichtungserklärungen immer wieder verletzt. Auf die Frage der Antragsgegnerin im Schreiben vom 21. Januar 2020, ob die Kühlergitteremblemhalterung, die das Streitdesign wiedergebe, die Rechte der Antragstellerin verletze, habe diese keinen Rechtsrat erteilen dürfen. Um ihre Rechtsposition klarzustellen, habe sie aber die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Entscheidung v. 7. März 2019,1 ZR 61/18) übersandt, in der vergleichbare Erscheinungsformen von Kühlergittern als markenverletzend angesehen worden seien. Die vorausgegangenen Auseinandersetzungen zeigten, dass die Antragsgegnerin in Kenntnis der entgegenstehenden Rechte der Antragstellerin fortwährend versuche, die Schutzrechte der Antragstellerin auszuhöhlen. Ein schutzwürdiges Interesse der Antragsgegnerin an einer vorherigen Verzichtsaufforderung durch die Antragstellerin bestehe daher nicht. Im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitdesigns am 6. Februar 2020 seien der Antragsgegnerin aufgrund der jahrelangen Auseinandersetzungen sämtliche relativen Schutzhindernisse, die die Antragstellerin gegen die Designanmeldung auch im Nichtigkeitsverfahren vorgebracht habe, vollumfänglich bekannt gewesen. Außerdem habe sich die Antragsgegnerin mit dem Streitdesign gegen markenrechtliche Ansprüche der Antragstellerin verteidigt und aus der Anmeldung gegen die Markenrechte der Antragstellerin Rechte abzuleiten versucht. Damit habe sich die Antragsgegnerin mit den Rechten aus dem Streitdesign verteidigt. Die Antragstellerin habe davon ausgehen müssen und dürfen, nicht ohne ein Nichtigkeitsverfahren zu ihrem Recht zu kommen. Ein potentielles Vorgehen der Antragsgegnerin aus dem Streitdesign sei – anders als die Designabteilung meine – - 9 - für die Entbehrlichkeit der Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Löschung nicht erforderlich. Zudem seien die Marken der Antragstellerin, die sie im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren als Schutzhindernisse entgegenhalte, und das Streitdesign im Hinblick auf ihre Konturen und den jeweils erweckten Eindruck identisch. Ob der Streit über eine Verwechslungsgefahr im Rahmen des Markenrechts oder im Bereich des Designrechts bei der Eigenart, der Neuheit oder im Rahmen von entgegenstehenden älteren Schutzrechten zu führen sei, sei bei einem vollkommenen Gleichlauf der markenrechtlichen oder designrechtlichen Argumentationen irrelevant. Die Annahme der Designabteilung, dass ein und dieselbe von der Antragsgegnerin zurückgewiesene und abgelehnte Argumentation im Markenrecht, nämlich dass das ausgestaltete Produkt „Emblemaufnahmevorrichtung für Kühlergitter“ als eins-zu- eins Wiedergabe des Streitdesigns die Markenrechte der Antragstellerin an dem Zeichen der Vier Ringe (u.a.) verletze, nur aufgrund der Nennung von designrechtlichen Vorschriften bei gleicher Argumentationslinie einen Sinneswandel bei der Antragsgegnerin herbeiführe und diese nur aufgrund dessen auf das Streitdesign verzichte, sei lebensfremd. Soweit die Designabteilung eine Aufforderung für notwendig halte, weil die Antragstellerin im Löschungsverfahren erstmals die fehlende Neuheit bzw. Eigenart des Streitdesigns angegriffen habe, überzeuge dies nicht. Schließlich habe die Antragsgegnerin bzw. deren Gesellschafter das Streitdesign selbst im Jahr 2015 veröffentlicht. Von einem überraschenden Angriff mit Vorlage von neuheitsschädlichem Material aus dem Jahr 2015 könne deshalb keine Rede sein. Dass ein Design wegen fehlender Neuheit und korrespondierend dazu wegen fehlender Eigenheit angreifbar sei, wenn der Anmelder sein Design selbst vorab veröffentliche, sei eine Selbstverständlichkeit, auf die nicht gesondert hinzuweisen sei. Dass auch Dritte die Form des Streitdesigns bereits nutzten und die - 10 - Antragstellerin auch auf diesen Umstand hinweise, führe nicht zu einer Überrumplung und hieraus abgeleitet zu der Notwendigkeit einer Aufforderung unter Darlegung der fehlenden Neuheit. Die Antragstellerin habe auch aufgrund des Verhaltens der Antragsgegnerin im Vorfeld und im Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart (Anlage AS 11 zum Schriftsatz vom 15. Dezember 2020) nicht davon ausgehen müssen, dass die Antragsgegnerin auf das Streitdesign nach Aufforderung oder sonst aus anderen Gründen verzichte. In dem Verfahren, das mit Urteil vom 5. Oktober 2021 erstinstanzlich zu Gunsten der Antragstellerin entschieden und seitens der Antragsgegnerin im Wege der Berufung zur Überprüfung gestellt worden sei (17 O 945/20), habe die Antragsgegnerin markenrechtliche Ansprüche der Antragstellerin stets bestritten. Die Verfahrenskosten seien im Rahmen der Abwägungsentscheidung, wenn nicht bereits im Rahmen der §§ 91a, 93 ZPO, aus Gründen der Billigkeit der Antragsgegnerin aufzuerlegen. In Anbetracht des Verhaltens der Antragsgegnerin im Vorfeld des Nichtigkeitsverfahrens und der andauernden Rechtsverletzungen von Schutzrechten der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin sei eine Kostentragung zu Lasten der Antragsgegnerin aus Billigkeitsgründen angemessen. Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, 1. den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2022 im Kostenpunkt aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt werden; 2. auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen. - 11 - Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt. Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, dass sie nach Zugang des Nichtigkeitsantrags sofort in die rückwirkende Löschung des angegriffenen Designs eingewilligt habe. Damit habe sie ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO abgegeben. Die Antragstellerin habe in ihrem Nichtigkeitsantrag nicht nur Markenrechte als relative Nichtigkeitsgründe geltend gemacht, sondern auch die mangelnde Neuheit und Eigenart des Designs und damit absolute Nichtigkeitsgründe. Sie habe nicht davon ausgehen dürfen, dass die Antragsgegnerin diese Nichtigkeitsgründe zurückweisen werde. Die Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Streitdesigns sei deshalb nicht entbehrlich gewesen. Auf die Anfrage der Antragsgegnerin vom 21. Januar 2020, ob die Antragstellerin das neu kreierte Design als markenverletzend erachte, habe die Antragstellerin die Antragsgegnerin gerade nicht über entgegenstehende Rechte informiert, so dass die Antragsgegnerin davon ausgegangen sei, mit der Designanmeldung keine Rechte der Antragstellerin zu verletzen. Auch die beantragte Akteneinsicht entbinde die Antragstellerin nicht davon, die Antragsgegnerin zur Löschung des Designs aufzufordern, wenn sie zu dem Ergebnis gelange, dass Gründe für eine Nichtigkeit vorlägen. Die Antragstellerin habe keine Veranlassung gehabt anzunehmen, dass sie ihre Rechte ausschließlich im Nichtigkeitsverfahren habe durchsetzen können. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die nach § 23 Abs. 4 Satz 1 und 5, § 34 a Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz DesignG i.V.m. - 12 - § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91a Abs. 2 ZPO statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und damit zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2022 hat in der Sache keinen Erfolg. 1. Nachdem die Parteien das Nichtigkeitsverfahren übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 34 a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dies führt im Falle der einem Anerkenntnis gleichzustellenden Einwilligung in die Löschung eines mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen Designs entsprechend dem auch im Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich geltenden Unterliegensprinzip gemäß §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO regelmäßig zu einer Auferlegung der Kosten auf den Inhaber des angegriffenen Designs als Unterlegenem. Allerdings ist bei dieser Entscheidung die auch im Designnichtigkeitsverfahren aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG sinngemäß anzuwendende Regelung des § 93 ZPO zu berücksichtigen (vgl. BPatG 30 W (pat) 811/16 – Innensohle, GRUR-Prax 2017, 468; Meiser in: Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rn. 74). Dies bedeutet, dass die Kosten des Verfahrens abweichend vom Unterliegensprinzip dem Antragsteller aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner keine Veranlassung zur Antragstellung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt hat. 2. Dies ist vorliegend der Fall, so dass die Designabteilung in dem angefochtenen Beschluss zu Recht die Kosten des Verfahrens abweichend vom Unterliegensprinzip der Antragstellerin auferlegt hat. a. Die Antragsgegnerin hat den auf absolute und relative Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 und 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag „sofort anerkannt“ - 13 - i.S.v. § 93 ZPO. Im Designnichtigkeitsverfahren kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Designinhaber/Antragsgegner dem Antragsteller in einer einem Anerkenntnis vergleichbaren Weise einen Erfolg des Löschungsbegehrens sichert (vgl. BPatG 30 W (pat) 801/15, GRUR-RS 2016, 127364, Rn. 25 f. – Glasmagnetboard; BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR- RS 2021, 3979, Rn. 25 – Schleifscheiben). Dies ist bei einem auf die absoluten und/oder relativen Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1, 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag der Fall, wenn der Designinhaber wie vorliegend in die Löschung des eingetragenen Designs einwilligt (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG) mit der Folge, dass die Schutzwirkungen des Designs als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 33 Abs. 6 Satz 2 DesignG). Die Antragsgegnerin hat in die Löschung des Designs zudem unmittelbar nach mit Übergabeeinschreiben vom 6. Januar 2021 erfolgter Zustellung des Nichtigkeitsantrags mit am 2. Februar 2021 beim DPMA eingegangener und damit innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist des § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG erfolgter Erklärung eingewilligt, so dass das Anerkenntnis „sofort“ iS des § 93 ZPO erfolgt ist (vgl. BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979, Rn. 30 – Schleifscheiben; Meiser in: Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rn. 81). b. Mit der Designabteilung ist ferner davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin durch ihr Verhalten der Antragstellerin keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben hat. Eine Veranlassung zur Erhebung einer (Patent-)Nichtigkeitsklage bzw. eines Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit/Löschung eines Gebrauchsmusters bzw. Designs ergibt sich grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des - 14 - Schutzrechtsinhabers vor Prozess- bzw. Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage bzw. einen Nichtigkeitsantrag nicht zu seinem Recht kommen. Im Designnichtigkeitsverfahren ist dies ebenso wie im Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich erst dann der Fall, wenn der Antragsteller den Designinhaber unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht bzw. zur Einwilligung in die Löschung aufgefordert hat (vgl. BPatG 30 W (pat) 801/15, GRUR-RS 2016, 127364, Rn. 29 — Glasmagnetboard; Meiser in: Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rn. 75 sowie für die Patentnichtigkeitsklage BPatG, GRUR-RR 2009, 325, 326 – Kostenauferlegung bei Verzicht auf das Streitpatent; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BPatG GRUR 1984, 654 – Abdeckleiste). Der Inhaber eines eingetragenen Designs darf daher grundsätzlich davon ausgehen, dass er nicht ohne entsprechende Vorwarnung mit einem Nichtigkeitsantrag überzogen wird (BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979, Rn. 32 – Schleifscheiben). aa. An einer solchen Aufforderung fehlt es vorliegend jedoch. Unstreitig hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin vor Stellung des Nichtigkeitsantrags nicht zum Verzicht auf das Streitdesign bzw. zur Einwilligung in dessen Löschung aufgefordert. bb. Eine vorherige Aufforderung war entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht ausnahmsweise entbehrlich. Von der Entbehrlichkeit einer Verzichts- bzw. Löschungsaufforderung vor Stellung des Nichtigkeitsantrags kann nur dann ausgegangen werden, wenn sie aufgrund besonderer Umstände aussichtslos oder unzumutbar erscheint (vgl. Meiser in: Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rn. 76; s ferner zum Patentnichtigkeitsverfahren: Hall/Nobbe in: Benkard, PatG, 12. Aufl., § 82 Rn. 30 mwN). Diese Voraussetzungen liegen jedoch nicht vor. - 15 - (1) Unzumutbarkeit kann nach einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassung dann anzunehmen sein, wenn der Schutzrechtsinhaber bereits Verletzungsklage aus dem Schutzrecht erhoben oder den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat (str., bejahend etwa BPatG GRUR 1987, 233, 234 – Multiplanigraph; Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 Rn. 30 mwN; verneinend BPatG 4 Ni 69/08 (EU), GRUR-RR 2009, 325, 326 —Verzichtsaufforderung). (1.1.) Begründet wird dies etwa für das Patentnichtigkeitsverfahren damit, dass der Schutzrechtsinhaber in dieser Situation damit rechnen müsse, dass sich der Verletzungsbeklagte durch die Erhebung einer Nichtigkeitsklage verteidigen werde. Wer selbst klagt, könne den Gegner nicht seinerseits auf die außergerichtliche Ebene verweisen (vgl. BPatG Mitt 2011, 565 = BeckRS 2010, 25658; BPatGE 22, 285, 289). Der Verletzungsbeklagte hingegen habe — im vom Trennungsprinzip geprägten Patentrecht — ein berechtigtes Interesse daran, möglichst frühzeitig Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erheben zu können, damit diese Klage, ggf. auch schon der qualifizierte Hinweis nach § 83 PatG oder sogar bereits das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil bei der Entscheidung des Verletzungsgerichts über die Aussetzung des Verletzungsverfahrens berücksichtigt werden könnten (vgl. Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 Rn. 30). Argumentiert wird mithin mit einem Eilbedürfnis, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Schutzinteressen: Eine fristgebundene Verzichtsaufforderung sei dem Verletzungsbeklagten aufgrund des damit verbundenen Zeitverlusts nicht zumutbar und andererseits zum Schutz des Patentinhabers — der aktiv die Verletzungsklage betreibe und als Reaktion hierauf mit einer Nichtigkeitsklage zu rechnen habe — auch nicht erforderlich; erst recht gelte dies für den Fall, dass der Schutzrechtsinhaber den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt habe (vgl. Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 Rn. 30). - 16 - In anderen Fällen, in denen der Schutzrechtsinhaber (noch) nicht Verletzungsklage oder einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht hat, wird die Unzumutbarkeit einer Verzichtsaufforderung dagegen verneint, so etwa wenn der Schutzrechtsinhaber lediglich eine Verwarnung (vgl. BPatGE 53, 59 = BeckRS 2012, 1031) bzw. Abmahnung (BPatG BlPMZ 1977, 191, 192) ausgesprochen oder lediglich angekündigt hat, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, falls keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wird (vgl. BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326; BPatGE 53, 59 = BeckRS 2012, 1031; Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 Rn. 31). (1.2.) Für die Übertragung dieser Grundsätze auf das Designrecht sprechen u.a. die Regelungen nach § 52b Abs. 1, 3 DesignG. Demnach kann der Beklagte einer auf ein Design gestützten Verletzungsklage unmittelbar Nichtigkeitswiderklage erheben, wobei das Designgericht das Verfahren auf Antrag des Designinhabers aussetzen und den Widerkläger zur Stellung eines Nichtigkeitsantrags beim DPMA auffordern kann. In dieser Fallkonstellation ist eine vorherige Löschungsaufforderung mithin entbehrlich. Dasselbe muss gelten, wenn bei rechtshängiger Verletzungsklage der Beklagte von seinem Wahlrecht (vgl. Jestaedt, in Jestaedt/Fink/Meiser, a. a. O., § 52b Rn. 18) dahingehend Gebrauch macht, unmittelbar Design-Nichtigkeitsantrag beim DPMA zu stellen. (1.3.) Vorliegend können diese Erwägungen indes dahinstehen, da eine Verletzungsklage nicht rechtshängig war. Die Antragsgegnerin hat die Antragstellerin weder im Wege einer auf das Streitdesign gestützten Verletzungsklage in Anspruch genommen noch einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, so dass bereits keine der in der Rechtsprechung behandelten Fallkonstellationen der Unzumutbarkeit einer vorherigen Löschungsaufforderung vorliegt. (1.4) Ein der Erhebung einer Verletzungsklage gleichzustellendes Vorgehen der - 17 - Antragsgegnerin aus dem Streitdesign liegt auch nicht in der Verteidigung gegen markenrechtliche Ansprüche der Antragstellerin. Die Designabteilung hat zu Recht festgestellt, dass das Berufen der Antragsgegnerin auf den Schutz des Designs in Erwiderung auf die Abmahnung der Antragstellerin vom 3. Juli 2020 (Anlage K 9 zum Schriftsatz vom 15. Dezember 2020) die Notwendigkeit einer vorherigen Löschungsaufforderung nicht entfallen ließ. Denn die Designinhaberin hat in ihrem Schreiben vom 15. Juli 2020 (Anlage K10 zum Schriftsatz vom 15. Dezember 2020) die Anmeldung des Streitdesigns lediglich in Reaktion auf die Abmahnung wegen markenrechtsverletzender Handlungen durch die Antragstellerin erwähnt. Darin liegt, anders als im Fall einer auf das Design gestützten Verletzungsklage, kein aktives Vorgehen der Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin aus dem (in diesem Zeitpunkt lediglich angemeldeten) Design, welches ein möglichst frühzeitiges Designnichtigkeitsverfahren erforderlich und eine vorherige Löschungsaufforderung unzumutbar machen könnte. Hinzu tritt, dass nach der Rechtsprechung außer- bzw. vorprozessuale Handlungen sowie selbst die Ankündigung, gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, grundsätzlich nicht geeignet sind, die Verzichts- bzw. Löschungsaufforderung entbehrlich werden zu lassen (vgl. erneut BPatGE 53, 59 = BeckRS 2012, 1031; BPatG BlPMZ 1977, 191, 192; BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326; Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 PatG, Rn. 31); erst recht muss dies für die Berufung auf den Designschutz in lediglich passiver Reaktion auf eine vorgerichtliche Abmahnung der Gegenseite gelten, da auch hier die vorprozessuale Ebene noch nicht verlassen ist (vgl. BPatGE 53, 59 = BeckRS 2012, 1031). (1.5) Die Antragstellerin hat auch im Übrigen weder vorgetragen noch ist sonst ersichtlich, aus welchen Gründen ein besonderes Eilbedürfnis für den verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsantrag bestanden haben und die Abgabe einer fristgebundenen Löschungsaufforderung ihr aufgrund des Zeitablaufs unzumutbar gewesen sein sollte. Dies gilt auch für den Vortrag dazu, dass sich die Antragsgegnerin in dem Klageverfahren wegen Markenrechtsverletzung vor dem Landgericht Stuttgart (LG Stuttgart, Az.: 17 O - 18 - 945/20) verteidigt und sodann Berufung eingelegt habe. Auch insoweit erschließt sich ein Eilbedürfnis im Hinblick den verfahrensgegenständlichen Design- Nichtigkeitsantrag nicht, zumal sich aus dem Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 5. Oktober 2021 (Anlage AS 14 zum Schriftsatz vom 12. April 2021) und dem vorgelegten Schriftwechsel im Rahmen der Berufung (zu dem Az. OLG Stuttgart, 2 U 318/21, Anlage AS 14) ein Bezug zu dem Streitdesign schon nicht ergibt. (2) Eine Verzichts- bzw. Löschungsaufforderung vor Stellung des Nichtigkeitsantrags war der Antragstellerin auch im Übrigen weder unzumutbar noch wegen offensichtlicher Aussichtslosigkeit entbehrlich. Mit Sicherheit ohne Erfolgsaussichten und damit offensichtlich aussichtslos ist die Löschungsaufforderung nur dann, wenn nach der objektiven Sachlage davon auszugehen ist, dass der Inhaber des eingetragenen Designs auch bei einer solchen Aufforderung unter substantiierter Darlegung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe an dem betreffenden Design festgehalten hätte, eine entsprechende Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Einwilligung in die Löschung daher von vornherein fruchtlos geblieben wäre (vgl. BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979, Rn. 36 – Schleifscheiben; Meiser, in: Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rdnr. 75). Derartige besondere Umstände für eine Aussichtslosigkeit der Löschungsaufforderung sind vorliegend weder dargetan noch sonst ersichtlich. (2.1.) Soweit die Antragstellerin sinngemäß geltend macht, dass die Antragsgegnerin das Streitdesign in Kenntnis seiner Schutzunfähigkeit eintragen ließ und aufrechterhalten habe, entbindet dies die Antragstellerin nicht von der Notwendigkeit, die Antragsgegnerin vor Erhebung des Nichtigkeitsantrags ordnungsgemäß zur Löschung des Streitdesigns aufzufordern (vgl. BPatGE 18, 185, 188; Hall/Nobbe in: Benkard, aaO., § 82 PatG, Rn. 31). - 19 - Das Vorbringen der Antragstellerin, die Antragsgegnerin bzw. deren Gesellschafter hätten das Muster des Streitdesigns selbst im Jahr 2015 vorab veröffentlicht und daher um die fehlende Neuheit und Eigenart gewusst, ist daher rechtlich unerheblich. Dasselbe gilt für ihre Argumentation, der Antragsgegnerin seien die im Nichtigkeitsantrag vom 15. Dezember 2020 geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit und Eigenart sowie der unberechtigten Verwendung eines prioritätsälteren Zeichens mit Unterscheidungskraft bereits aus markenrechtlichen Streitigkeiten sowie aufgrund des Schreibens der Antragstellerin vom 23. Januar 2020 (unter Übersendung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 7. März 2019, I ZR 61/18 in einem Markenverletzungsverfahren) bekannt gewesen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Gesellschafter der Antragsgegnerin aufgrund der dargelegten Umstände tatsächlich um die Schutzunfähigkeit ihres Designs wussten oder hätten wissen müssen. Denn die im kontradiktorischen Design-Nichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbare Vorschrift des § 93 ZPO beruht auf dem Rechtsgedanken, unnötige Prozesse bzw. Verfahren zu vermeiden und soll den Antragsteller anhalten, sein Recht zunächst ohne Inanspruchnahme staatlicher Hilfe zu suchen (vgl. Flockenhaus, in Musielak/Voit, ZPO, 22. Aufl. 2025, § 93 Rn. 1; Schulz, in MüKoZPO, 7. Aufl. 2025, § 93 Rn. 1; BPatGE 2, 211, 214; 8, 47, 49; BPatG Mitt 2011, 565 = BeckRS 2010, 25658). Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Schutzrechtsinhaber durch die begründete Verzichts- bzw. Löschungsaufforderung noch einmal die Gelegenheit erhält, selbst zu prüfen und ggf. freiwillig zu verzichten (BPatG Mitt 2011, 565 = BeckRS 2010, 25658). Aus diesem Grunde gibt ein Schutzrechtsinhaber nicht schon deshalb gemäß § 93 ZPO Veranlassung zur Einreichung eines Nichtigkeitsantrags, wenn er ein löschungsreifes Schutzrecht zur Eintragung bringt und es in Kenntnis der Schutzunfähigkeit aufrechterhält, sondern erst dann, wenn er der ordnungsgemäßen Löschungsaufforderung innerhalb einer angemessenen Frist nicht nachkommt (BPatG 5 W (pat) 3/76, juris = BPatGE 18, 185, 188). Im Übrigen lässt das Eintragenlassen und Aufrechterhalten eines - 20 - Schutzrechts in Kenntnis seiner Schutzunfähigkeit nicht ohne Weiteres darauf schließen, dass der Inhaber eines derart eingetragenen Rechts sich später dem ausdrücklichen Löschungsverlangen eines Dritten nicht fügen werde. Vielmehr liegt es, wie auch die Designabteilung zutreffend ausgeführt hat, umgekehrt nahe, dass gerade die mangelnden Erfolgsaussichten der Rechtsverteidigung gegen einen Design-Nichtigkeitsantrag einen Designinhaber veranlassen werden, der vorherigen Löschungsaufforderung freiwillig nachzukommen und die Einwilligung in die Löschung zu erklären (vgl. so auch schon BPatG 5 W (pat) 3/76, juris = BPatGE 18, 185, 188). Vorliegend hätte dies zudem für eine vorherige Löschungsaufforderung umso näher gelegen, weil die Antragstellerin die Neuheitsschädlichkeit im Nichtigkeitsantrag zusätzlich darauf stützte, dass auch Dritte die Form des Streitdesigns bereits vor dem Anmeldezeitpunkt nutzten. (2.2) Mit der Designabteilung ist ferner festzustellen, dass der Akteneinsichtsantrag der Antragstellerin das Erfordernis einer vorherigen Löschungsaufforderung nicht entfallen lässt. Der Akteneinsichtsantrag ermöglicht lediglich die Kenntnisnahme von der Anmeldung des Streitdesigns. Er erlaubt jedoch keine Rückschlüsse darauf, ob der Inhaber des eingetragenen Designs bei Darlegung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, verbunden mit einer Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Einwilligung in die Löschung, an dem betreffenden Design festgehalten hätte (zum vergleichbaren Fall einer Berechtigungsanfrage siehe BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979 – Schleifscheiben; Meiser, in Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 34a Rn. 76). Daher ist es auch in diesen Fällen grundsätzlich erforderlich, dass ein Antragsteller den Inhaber des Schutzrechts vor Erhebung des Nichtigkeitsantrags unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht bzw. zur Einwilligung in die Löschung aufgefordert hat. Erst dann kann von einer Veranlassung zum Stellen eines Nichtigkeitsantrags ausgegangen werden. - 21 - Die Antragsgegnerin musste daher allein wegen des Akteneinsichtsantrags der (späteren) Antragstellerin nicht damit rechnen, ohne entsprechende Vorwarnung mit einem Nichtigkeitsantrag überzogen zu werden. Dementsprechend durfte die Antragstellerin alleine aufgrund dieses Akteneinsichtsantrags nicht annehmen, dass eine Aufforderung zum Verzicht auf das Design bzw. zur Einwilligung in die Löschung von vorneherein aussichtslos war (vgl. BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979, Rn. 40 – Schleifscheiben). (2.3.) Auch die Gesamtschau der von der Antragstellerin vorgetragenen Umstände lässt nach alldem nicht die hinreichend sichere Schlussfolgerung zu, dass die Antragsgegnerin bei einer vorherigen Löschungsaufforderung unter substantiierter Darlegung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe an dem betreffenden Design festgehalten hätte. Da sich mithin nicht feststellen lässt, dass eine entsprechende Aufforderung zum Verzicht bzw. zur Einwilligung in die Löschung von vornherein fruchtlos geblieben wäre, hat die Antragsgegnerin keine Veranlassung zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gegeben. 4. Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91a Abs. 1, 93 ZPO zu Lasten der Antragstellerin. Für ein abweichendes Ergebnis unter Billigkeitserwägungen bleibt kein Raum. Soweit die Antragstellerin allgemein auf das Verhalten der Antragsgegnerin im Vorfeld des Nichtigkeitsverfahren und die vorgebrachten wiederholten und andauernden Rechtsverletzungen von Schutzrechten der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin verweist, betreffen die markenrechtlichen und sonstigen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten bereits nicht den Sach- und Streitstand des hiesigen Design-Nichtigkeitsverfahrens. Sofern die Antragstellerin dagegen sinngemäß unter Billigkeitsgesichtspunkten eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Anmeldung des Streitdesigns i. S. v. § 9 Abs. 2 Satz 2 - 22 - DesignG geltend machen möchte, wäre dies bereits deshalb ohne Belang, da es sich hierbei nicht um einen Nichtigkeitsgrund nach § 33 DesignG handelt und dementsprechend auch keine Veranlassung zur Stellung eines Nichtigkeitsantrags geben kann (vgl. so schon BPatG 30 W (pat) 803/19, GRUR-RS 2021, 3979, Rn. 44 – Schleifscheiben). In diesem Zusammenhang ist schließlich noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Regelung des § 93 ZPO auf dem Rechtsgedanken beruht, unnötige Verfahren zu vermeiden (Flockenhaus, in Musielak/Voit, ZPO, 22. Aufl. 2025, § 93 Rn. 1; Schulz, in MüKoZPO, 7. Aufl. 2025, § 93 Rn. 1; BPatGE 2, 211, 214; 8, 47, 49). Da vorliegend, wie dargelegt, auch kein besonderes Eilbedürfnis für den Nichtigkeitsantrag ersichtlich ist, erscheint es angebracht und zumutbar, dass die Antragstellerin sich zunächst mit einer ordnungsgemäßen Aufforderung zur freiwilligen Einwilligung in die Löschung an die Antragsgegnerin als Designinhaberin wendet, bevor sie beim DPMA den Design-Nichtigkeitsantrag stellt. Unterlässt sie dies, sondern beantragt ohne vorherige Ankündigung sofort die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit des Designs, so hat sie bei sofortigem Anerkenntnis durch die Designinhaberin nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO die Kosten des Design-Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, weil das Verfahren und die hiermit verbundenen Kosten den Umständen nach hätte vermieden werden können. 5. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. III. Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen. - 23 - IV. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht der Antragstellerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Meiser Merzbach Weitzel Beglaubigt … Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle