19 W (pat) 13/24

ECLI:DE:BPatG:2025:170325B19Wpat13.24.0 BUNDESPATENTGERICHT 19 W (pat) 13/24 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 102 25 409 … - 2 - hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Musiol, der Richterin Dorn, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Haupt sowie der Richterin Dipl.-Ing. Hackl beschlossen: Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf die am 7. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Nummer 102 25 409 (Streitpatent) am 19. März 2020 veröffentlicht worden. Es trägt die Bezeichnung „Stromkompensierte Drossel und Schaltungsanordnung mit der stromkompensierten Drossel“. Gegen das Patent hat die Einsprechende am 12. November 2020 Einspruch erhoben mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, ferner gehe er über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Nachdem das Streitpatent im Laufe des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA durch Zeitablauf am 7. Juni 2022 (ex nunc) erloschen ist, hat die Patentinhaberin eine Freistellungserklärung vom 22. Juni 2023 vorgelegt, mit welcher sie die Einsprechende (einschließlich der mit ihr im Konzern verbundenen Unternehmen) sowie deren Abnehmer von sämtlichen Ansprüchen aus dem Streitpatent auch aus der Vergangenheit freigestellt hat. Die Einsprechende hat vor dem DPMA weiterhin die Fortführung des Einspruchsverfahrens beantragt, da die o. g. Freistellungs- - 3 - erklärung sich nicht auf ihre Lieferanten beziehe, so dass der Schutzbereich des Streitpatents im Interesse der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit, die auch die Lieferanten der Einsprechenden umfasse, verbindlich festgestellt werden müsse. Mit am Ende der Anhörung vom 31. Januar 2024 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 37 des DPMA das Einspruchsverfahren nach § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG für beendet erklärt. In der Beschlussbegründung ist ausgeführt, dass ein Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden an der Fortsetzung des Einspruchs- verfahrens aufgrund der Freistellungserklärung der Patentinhaberin vom 22. Juni 2023 nicht mehr gegeben sei. Ein solches Rechtsschutzbedürfnis bestünde auch nicht deshalb fort, weil die Freistellungerklärung sich nicht auch auf die Lieferanten der Einsprechenden – wie von dieser gefordert – erstrecke, da eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit, zu der u. a. die Lieferanten der Einsprechenden gehörten, nach ständiger Rechtsprechung nicht in Betracht komme. Hiergegen richtet sich die am 26. Februar 2024 eingelegte Beschwerde der Einsprechenden. Sie vertritt auch im Beschwerdeverfahren die Auffassung, dass es im Interesse der Allgemeinheit liege und auch aus Gründen der Rechtssicherheit geboten sei, eine Entscheidung über den Schutzbereich potentiell nicht rechtsbeständiger Patente, aus denen ein Patentinhaber noch Ansprüche gegen Dritte – wie hier gegen Lieferanten der Einsprechenden – geltend machen könnte, auch nach deren Erlöschen im Einspruchsverfahren zu treffen bzw. das erloschene Patent mit Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen. Die Einsprechende beruft sich in diesem Zusammenhang ferner auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 2011 – 7 W (pat) 332/09. Ohne eine entsprechende Freistellungserklärung der Patentinhaberin, die auch die Lieferanten der - 4 - Einsprechenden einbeziehe, sei eine Beendigung des Einspruchsverfahren vorliegend daher nicht akzeptabel. Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt zuletzt, den Beschluss der Patentabteilung 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2024 aufzuheben und das Patent 102 25 409 in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise, die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Weiter hilfsweise beantragt sie, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen. II. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig. Insbesondere ist die Einsprechende durch den angefochtenen Beschluss des DPMA – ungeachtet der Verzichtserklärung der Patentinhaberin – beschwert, da die Patentabteilung dem auf Widerruf des Streitpatents gerichteten Begehren der Einsprechenden nicht entsprochen und das Einspruchsverfahren stattdessen wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis für beendet erklärt hat. Ob die Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hat, ist keine Frage der Beschwer im Beschwerdeverfahren, - 5 - sondern eine Frage der Begründetheit des Rechtsmittels (vgl. BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012 – X ZB 4/11, GRUR 2012, 1071 – Sondensystem, juris Rn. 3 - 6. m. w. N.). 2. Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Patentabteilung zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist und damit dessen Beendigung nach § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG festzustellen war. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und herrschender Meinung, der sich auch der erkennende Senat anschließt, führt das nur für die Zukunft wirksame Erlöschen des Streitpatents nach §§ 16 und 20 PatG – sei es infolge Zeitablaufs, Verzichts oder Nichtzahlung der zuletzt fälligen Jahresgebühr – grundsätzlich zu einer Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache. Es wird nur fortgesetzt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges eigenes Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents dartun kann (vgl. BGH, Beschluss vom 12. März 1981 – X ZB 16/80, GRUR 81, 515 – Anzeigegerät; BGH, Beschluss vom 17. April 1997 – X ZB 10/96, BPatGE 38, 286 – Vornapf, juris Rn. 14; BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2007 – X ZB 18/06, GRUR 2008, 279, Rn. 13 – Kornfeinung; BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012 – X ZB 4/11, BPatGE 53, 299 – Sondensystem, juris Rn. 8; Benkard/ Schwarz, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 185; Schulte, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 213 und § 59 Rn. 244). Dies kann in der begründeten Gefahr bestehen, dass der Einsprechende (oder seine Abnehmer) noch für die Vergangenheit aus dem Patent in Anspruch genommen werden (BGH, Urteil vom 9. September 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 10, 1084, Rn. 10 – Windenergiekonverter, betr. Nichtigkeitsverfahren; Schulte, a. a. O., § 59 Rn. 244). Den Einsprechenden trifft hierfür die Darlegungs- und Beweislast (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 – X ZB 19/94, GRUR 1995, 342f. – Tafelförmige Elemente; BPatG, Beschluss vom 4. Dezember 2012 – 8 W (pat) 701/10, BPatGE 54, 34 – Verfahren zur Herstellung von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten, juris Rn. 26). - 6 - Ein möglicherweise vorhandenes Rechtsschutzinteresse entfällt wiederum, wenn der Patentinhaber gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen diesen (und seine Abnehmer) aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (vgl. BGH a. a. O. – Vornapf, BGH a. a. O. – Sondensystem; BGH, a. a. O. – Windenergiekonverter, betr. Nichtigkeitsverfahren; BGH, Urteil von 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 – Schaltungsanordnung III, juris Rn. 7, betr. Nichtigkeitsverfahren; Benkard/Schwarz, a. a. O., § 59 Rn. 185; Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 213 und § 59 Rn. 244). b) Vor diesem Hintergrund ist ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden an einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des Streitpatents vorliegend nicht mehr gegeben. aa) Unabhängig von der Frage, ob die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Einsprechende ein eigenes, schutzwürdiges Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens im vorliegenden Verfahren überhaupt hinreichend dargetan hat, ist durch die wirksame Freistellungserklärung vom 22. Juni 2023, mit welcher die Patentinhaberin die Einsprechende (einschließlich der mit ihr im Konzern verbundenen Unternehmen) sowie deren Abnehmer von sämtlichen Ansprüchen aus dem Streitpatent auch aus der Vergangenheit freigestellt hat, gewährleistet, dass die Einsprechende und auch ihre Abnehmer – als mögliche Anspruchsteller von Regressforderungen gegenüber der Einsprechenden – nicht mehr mit einer Inanspruchnahme aus dem Patent rechnen müssen. Damit ist ein möglicherweise vorhandenes Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden jedenfalls wieder entfallen. bb) Das Vorbringen der Einsprechenden, dass sich die Freistellungserklärung auch auf ihre Lieferanten erstrecken müsse, weil ein Interesse der Allgemeinheit – zu der auch die Lieferanten zählten – an der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit auch bereits erloschener Patente bestehe, vermag nicht zu überzeugen. Denn nach dem - 7 - Erlöschen des Patents kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens allein wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht in Betracht, so dass es eines über die o. g. Freistellungserklärung hinausgehenden Verzichts gegenüber beliebigen Dritten bzw. Lieferanten nicht bedarf (BGH, a. a. O. – Vornapf; BGH, a. a. O. – Sondensystem, juris Rn. 9; vgl. auch Benkard/Schwarz, a. a. O., § 59 Rn. 191 i. V. m. Rn. 189). Vielmehr obliegt es den Lieferanten selbst sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht unter den Patentschutz Dritter fallen. Im Übrigen haben sie die Möglichkeit, bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen dem Einsprechenden als Streithelfer zum Zwecke seiner Unterstützung im Einspruchsverfahren beizutreten (§ 99 Abs. 1 PatG, § 66 ZPO). cc) Soweit sich die Einsprechende in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 2011 – 7 W (pat) 332/09 – bezieht, die sich in den Gründen im Wesentlichen auf den vorangegangenen Beschluss des 7. Senats vom 20. Oktober 2010 – 7 W (pat) 333/06 – stützt, vermag dies ebenfalls keine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen. Der 7. Senat hat in den o. g. Entscheidungen die Auffassung vertreten, dass das Erlöschen des Streitpatents nur dann zu einer (vollständigen) Erledigung der Hauptsache führe, wenn aufgrund konkreter Feststellungen im jeweiligen Einzelfall feststehe, dass es über das bloße, nur für die Zukunft geltende Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen sei, dass für die Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents noch Ansprüche aus diesem gegenüber (irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden könnten. Nach dieser Auffassung hat das Erlöschen des Streitpatents also unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden keine Auswirkungen, solange nicht das Allgemeininteresse an der rückwirkenden Beseitigung der Wirkungen der Patenterteilung auch für die Vergangenheit konkret ausgeschlossen wurde (vgl. BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010 – 7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum - 8 - Heißluftnieten, juris Rn. 17ff.; BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2011 – 7 W (pat) 332/09 – Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst, juris Rn. 15). Unter dieser Annahme sei das Einspruchsverfahren jedenfalls dann beendet, wenn der Patentinhaber – über das bloße Erlöschen des Patents nach § 20 PatG hinaus – (jedwede) Dritte von allen möglichen Ansprüchen aus dem Streitpatent auch für die Zeit vor dessen Erlöschen ausdrücklich freigestellt habe, da infolgedessen sowohl das Allgemeininteresse als auch jegliches eigene Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden entfallen sei (vgl. BPatG, a. a. O. – Vorrichtung zum Heißluftnieten, juris Rn. 33; BPatG, a. a. O. – Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst, juris Rn. 15). Dieser Auffassung des 7. Senats ist der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung a. a. O. – Sondensystem ausdrücklich nicht gefolgt und hat nochmals (wie u. a. auch schon in BGH a. a. O. – Vornapf) festgestellt, dass eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents (allein) wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit nicht in Betracht kommt, hierfür vielmehr ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden am Widerruf erforderlich ist. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass das Einspruchsverfahren zwar auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem Widerruf zu Unrecht erteilter Patente diene, was sich u. a. darin äußere, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG a.F. (nunmehr § 61 Abs. 1 Satz 3 PatG) nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen sei. Wie vom X. Senat des Bundesgerichtshofs bereits mehrfach entschieden, würden diese Grundsätze jedoch nur gelten, solange das Patent in Kraft sei. Auch wenn das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen sei, werde ein Einspruch unzulässig, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf habe. Auch eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen sei nur zulässig, - 9 - solange das Patent noch bestehe (BGH, a. a. O. – Sondensystem, juris Rn. 9). Der Bundesgerichtshof hat auch in einer zuletzt ergangenen Entscheidung zu der streitgegenständlichen Frage (betr. Nichtigkeitsverfahren) nochmals bestätigt, dass ab dem Erlöschen des Streitpatents ein Angriff hierauf nicht mehr mit Allgemeininteressen gerechtfertigt werden kann, vielmehr ein Rechtsschutzbedürfnis dargelegt werden muss (BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 110/21, GRUR 2022, 1628 – Stammzellengewinnung, juris Rn. 15). Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, dass die genannten Grundsätze als gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung weiterhin anzuwenden sind (vgl. auch BPatG, a. a. O. – Verfahren zur Herstellung von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten, juris Rn. 20 und 22; so im Ergebnis auch Benkard/Schwarz, a. a. O., § 59 Rn. 185-191 samt ausführlicher Darlegung zum aktuellen Meinungsstand bei Erlöschen des Streitpatents). Überzeugende Gründe, von dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung abzuweichen, wurden von der Einsprechenden nicht dargelegt und sind auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere das – von der bisherigen Argumentation teilweise abweichende – Vorbringen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zwar ist ihr darin zuzustimmen, dass in keiner der oben genannten höchstrichterlichen Entscheidungen zu der streitgegenständlichen Frage explizit erwähnt wird, ob Lieferanten eines Einsprechenden zur Allgemeinheit zu zählen sind oder nicht. Dies lässt zur Überzeugung des Senats aber nicht auf eine Lücke in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (betreffend die Lieferanten eines Einsprechenden) schließen, sondern kann nur so verstanden werden, dass alle (sonstigen) Dritten – wozu auch die Lieferanten des Einsprechenden zählen – zur Allgemeinheit gehören und damit nicht von einer, das Rechtsschutzbedürfnis entfallen lassenden Freistellungserklärung des Patentinhabers umfasst sein müssen. Eine andere Auslegung würde im Übrigen zu unsachgemäßen Ergebnissen führen, zumal Lieferanten eines Einsprechenden ihre Produkte - 10 - regelmäßig nicht nur an diesen, sondern an eine Vielzahl weiterer Unternehmen liefern und abgesehen davon – wie oben bereits erwähnt – selber dafür Sorge zu tragen haben, dass ihre Produkte nicht unter den Patenschutz Dritter fallen. Jedenfalls insoweit besteht eine Asymmetrie zwischen dem Verhältnis eines Unternehmens zu seinen Abnehmern (die vorliegend freigestellt wurden) und zu seinen Lieferanten. Da mit dem Erlöschen des Streitpatents ein etwaiges Interesse der Allgemeinheit an einer Entscheidung über dessen Schutzbereich bzw. dessen Beseitigung entfallen ist, entfällt auch der Grund, jedermann ohne eigenes Rechtsschutzinteresse als Vertreter der Allgemeinheit zur Fortsetzung des Verfahrens zuzulassen. Das demnach für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche schutzwürdige eigene Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des erloschenen Patents hat die Einsprechende vorliegend jedoch nicht dargelegt bzw. ist ein solches durch die wirksame Freistellungserklärung der Patentinhaberin jedenfalls wieder entfallen. Nach alledem war die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen. 3. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG war nicht veranlasst. Zwar weicht der erkennende Senat aus o. g. Gründen hinsichtlich der Anforderungen für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents von den Entscheidungen des 7. Senats (Beschluss vom 20. Oktober 2010 – 7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum Heißluftnieten; Beschluss vom 28. Januar 2011 – 7 W (pat) 332/09 – Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedien- einrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst) ab. Der Bundesgerichtshof ist jedoch in seiner Entscheidung vom 26. Juni 2012 (X ZB 4/11 – Sondensystem) der Auffassung des 7. Senats ausdrücklich nicht gefolgt, so dass eine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage bereits vorliegt. - 11 - Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG ist hier ebenfalls nicht zu entscheiden, denn die Lieferanten eines Einsprechenden sind aufgrund der oben dargelegten einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich der Allgemeinheit zuzurechnen. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG). Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG): 1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt. 2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war. 3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt. 4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat. 5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind. 6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen. Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines - 12 - Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Musiol Dorn Dr. Haupt Hackl - 13 - Bundespatentgericht 19 W (pat) 13/24 (Aktenzeichen) Verkündet am 17. März 2025 …