35 W (pat) 12/24

ECLI:DE:BPatG:2025:170325B35Wpat12.24.0 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 12/24 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 101 156.3 (hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17 März 2025 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Ei- senrauch und Dr. Nielsen beschlossen: 1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen. 2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. G r ü n d e I. Die Verfahrensbeteiligten streiten nach der Teillöschung eines Gebrauchsmusters und der bestandskräftigen Entscheidung über die Kosten des amtlichen Löschungs- verfahrens dem Grunde nach zuletzt noch um die Höhe des Kostenerstattungsan- spruchs für das amtliche Löschungsverfahren. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2015 101 156 (Streitgebrauchsmuster), das am 16. März 2015 eingetragen worden war. Der An- tragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17. Februar 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Mit Schreiben vom 17. März 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 19. März 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Ansprüche zu den Akten und erklärte, dass sie - 3 - sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche geltend mache (sog. „Scherbeneis“- Erklärung). Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 19. März 2021 im Register vermerkt. Mit Schreiben vom 13. April 2021 beantragte der Antragsteller beim DPMA die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters. Nach Zustellung des Teillöschungsantrags erklärte die Antragsgegnerin gegenüber dem DPMA, dass dem Teillöschungsantrag zugestimmt werde. Das Streitgebrauchsmuster war daraufhin im beantragten Umfang teilweise gelöscht worden. Nach einer isolierten Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterstelle und der Erledigung eines sich an- schließenden Beschwerdeverfahrens, mit dem die Kosten des Löschungsverfah- rens dem Antragsteller auferlegt worden waren (Az. 35 W (pat) 18/21), ist die Kos- tengrundentscheidung am 1. Dezember 2023 in Bestandskraft erwachsen. Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 11. April 2024 den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens - ausgehend von einem Gegenstandswert des amtli- chen Löschungsverfahrens in Höhe von 125.000 € - auf 3.838,00 € festgesetzt (Az. 35 W (pat) 18/21, KoF 144/23). Dieser Beschluss ist im April 2024 in Bestands- kraft erwachsen. Mit ihrem am 14. November 2023 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungs- antrag hat die Antragsgegnerin beantragt, die ihr zu erstattenden Kosten in Höhe von insgesamt 2.293,70 € festzusetzen. Die Antragstellerin machte hierbei die Kos- ten eines Patentanwalts auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 125.000 € aus einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr zu 2.273,70 € nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG nebst einer Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20,00 € geltend. Außerdem hat sie die Verzinsung des Erstattungsbetrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Antragstellung beantragt. Der Antragsteller ist dem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. Er vertritt die Auffassung, dass der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens mit 0 € (in Worten: „null“) zu bemessen sei. - 4 - Der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Kostenfest- setzungsbeschluss vom 28. August 2024 die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 1.769,00 € festgesetzt. Ferner hat er auf der Grundlage von § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO antragsgemäß die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit fünf Prozent- punkten über dem Basiszinssatz ab dem 1. Dezember 2023 (vollständiger Eingang des Kostenfestsetzungsantrages beim DPMA) ausgesprochen. Bei dem festgesetz- ten Betrag ist die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgegangen, dass die Kosten für den patentanwaltlichen Vertreter auf Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 125.000 € erstattungsfähig seien, wobei nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe eines 1,0-fachen Satzes anzuerkennen sei. Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen - wie folgt - zusammen: Gebührentatbestand (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000 €) RVG VV Nr. Satz Betrag § 13 RVG Geschäftsgebühr 2300 1,0 1.749,00 € Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 7002 20,00 € Summe von I.: 1.769,00 € ========= Gegen diesen Beschluss, der dem anwaltlichen Vertreter des Antragstellers am 5. September 2024 zugestellt worden war, hat dieser am 19. September 2024 Be- schwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. - 5 - Der Antragsteller führt aus, dass die Kosten des Löschungsverfahrens auf Grund- lage einer Geschäftsgebühr von 1,0 und eines Gegenstandswerts von 0,00 € fest- zusetzen seien, zuzüglich der Pauschale nach Nr. 7002. Die Antragsgegnerin habe nämlich schon am 19. März 2021 und somit vor der Stellung des Löschungsantrags neue Schutzansprüche zur Akte gereicht und erklärt, sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Gebrauchsmuster nur im Umfang dieser nachgereich- ten Schutzansprüche geltend machen zu wollen. Wegen dieser sog. „Scherbeneis- Erklärung“ habe bereits im Zeitpunkt der Löschungsantragsstellung gar kein Behin- derungspotential des angegriffenen Streitgebrauchsmusters mehr bestanden. Es entspreche aber ständiger Rechtsprechung, dass es für die Berechnung des Ge- genstandswerts des amtlichen Löschungsverfahrens auf das Behinderungspoten- tial des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Antragstellung ankomme. Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt, den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. August 2024 dahinge- hend abzuändern, dass als zu erstattende Kosten 20 € nebst Zin- sen festgesetzt werden. Die Antragsgegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, dass die Beschwerde bereits unzulässig sei, weil kein konkreter Antrag gestellt worden sei. Mit dem Begehr, den Gegenstands- wert des Löschungsverfahrens mit 0 € festzusetzen, werde lediglich eine Neube- rechnung der Kosten gefordert. Im Streit um die Kostenfestsetzung sei der Gegen- standswert nicht selbständig beschwerdefähig. Im Übrigen sei der Gegenstands- - 6 - wert des Löschungsverfahrens nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Lö- schung des Gebrauchsmusters zu bemessen, wobei hierbei - in Ermangelung kon- kreter Anhaltspunkte - regelmäßig ein Gegenstandswert von 125.000 € festgesetzt werde. Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Ak- teninhalt verwiesen. II. 1. Die am 19. September 2024 vom Antragsteller eingelegte Beschwerde ist zu- lässig. Der Antragsteller hat seine Beschwerde innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA erhoben. Innerhalb dieser Frist hat er auch die tarifmäßige Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der Antragsteller und Beschwerdeführer keinen konkret bezifferten Antrag gestellt hat. Die Beschwerde und die Beschwerdebegründung reichen aus, um den Antrag des Beschwerdefüh- rers im Wege der Auslegung gemäß § 133 BGB zu ermitteln. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht auch die Bestandskraft des Beschlusses des erkennenden Senats vom 11. April 2024 (Az. 35 W (pat) 18/21, KoF 144/23) nicht entgegen, mit dem über den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahren entschie- den worden war. Bei dem Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens und dem Gegenstandswert des amtlichen Löschungsverfahrens handelt es sich um unter- schiedliche Beschwerdegegenstände. An der formellen Bestandskraft des genann- ten Beschlusses nimmt daher der hier beschwerdegegenständliche Anspruch nicht teil. - 7 - 2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. a) Zum einen steht bereits die materielle Bestandskraft des Beschlusses vom 11. April 2024 einer abweichenden Entscheidung des Senats in Bezug auf den Ge- genstandswert des amtlichen Löschungsverfahrens entgegen. Der Beschluss des erkennenden Senats vom 11. April 2024 hat zwar im Tenor le- diglich ausgesprochen, dass der Gegenstandswert des gerichtlichen Beschwerde- verfahrens auf 3.838,00 € festgesetzt werde, so dass - wie oben dargelegt - keine entgegenstehende formelle Bestandskraft gegeben ist. Der Senat hat aber den genannten Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf Grundlage des Gegenstandswertes des amtlichen Löschungsverfahrens be- stimmt und diesen in den Entscheidungsgründen in Höhe von 125.000 € festge- setzt. Von diesem Präjudiz kann der Senat nicht abweichen. Die Bestimmung des Gegenstandswertes des amtlichen Löschungsverfahrens ist nicht lediglich ein Ele- ment der Entscheidungsbegründung, sondern der bestimmende bzw. ausschlagge- bende Entscheidungsgrund. Die Bestimmung des Gegenstandswertes ist damit präkludiert und nimmt an der materiellen Bestandskraft des genannten Beschlusses teil (vgl. Zöller, ZPO, 35. Aufl., vor § 322 Rn. 22 – 24). Zur Tatsachenpräklusion in einem Folgeprozess hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die tatsächlichen Feststellungen in einem Urteil insoweit zwar nicht in Rechtskraft erwachsen. Die Rechtskraft der Entscheidung über den im Vorprozess erhobenen Anspruch darf jedoch nicht mit dem Vorbringen ausgehöhlt werden, das rechtskräftige Urteil gründe sich auf unrichtige tatsächliche Feststellungen (BGH, Urteil vom 7. Juli 1993 - VIII ZR 103/92, BGHZ 123, 137, 140). Hat ein Gericht den Streitgegenstand eines rechtskräftig entschiedenen Vorprozesses erneut zu prüfen, hat es deshalb seinem Urteil den Inhalt dieser Entscheidung zugrunde zu legen (BGH, Urteil vom 30. Juni 2017 – V ZR 134/16 Rn. 8, NJW 2017, 3438; BGH, Beschluss vom 22. September 2016 - V ZR 4/16, NJW 2017, 893 Rn. 17; BGH, Urteile vom 24. Juni 1993 - III ZR - 8 - 43/92, NJW 1993, 3204, 3205 und vom 16. Januar 2008 - XII ZR 216/05, NJW 2008, 1227 Rn. 23). b) Zum anderen ist der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung auch in der Sache nicht zu beanstanden. Denn die vom Antragsteller beanstandete Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten in Höhe einer 1,0-fachen Geschäftsge- bühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG unter Zugrundelegung eines Gegenstand- wertes in Höhe von 125.000 € ist in der Sache gerechtfertigt und lässt insbesondere keinen Ermessensfehler erkennen. aa) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchsmusterlö- schungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. Büh- ring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 126). Der Gegenstandswert ist hiernach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtge- mäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streit- gebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., Rn. 65 zu § 17 GebrMG i. V. m. Rn. 67 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmus- ter - seine Rechtsbeständigkeit unterstellt - entfaltet hätte (vgl. Eisenrauch in: Fitz- ner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 35; BPatGE 26, 208, 218; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 130). Vor diesem Hintergrund erscheint der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, der einen massenhaft pro- duzierten Verbrauchsartikel für Staubsauger betrifft, mit eines Regelgegenstand- wertes in Höhe von 125.000°€ bereits angemessen (niedrig) bemessen. bb) Der Vortrag des Antragstellers geht insoweit fehl, als er meint, auch eine Schät- zung eines Gegenstandswertes auf 0.00 € könne ohne weiteres billigem Ermessen entsprechen. Diese Auffassung steht im Widerspruch zur Regelung des § 23 Abs. 3 - 9 - Satz 2 RVG, wonach eine Schätzung in Ermangelung genügender tatsächlicher An- haltspunkte grundsätzlich die Untergrenze von 5.000 € zu beachten hat. Strebt ein Beteiligter die Festlegung eines noch weiter unter diesem Grenzwert liegenden Ge- genstandswertes an, so muss dieser tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. Büh- ring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 131). Dies hat der Antragsteller ersicht- lich nicht getan. cc) Nicht gefolgt werden kann dem Antragsteller auch in der Auffassung, dass mit Rücksicht auf eine neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts der zu schät- zende Gegenstandswert des vorliegenden Löschungsverfahrens notwendigerweise unter dem Regelgegenstandswert in Höhe von 125.000 € liegen müsse, den der erkennende Senat im Beschluss vom 11. April 2024 zu Grunde gelegt hat. Dem Antragsteller ist zwar zuzugestehen, dass mit dem Einreichen neuer Schutzansprü- che nebst einer „Scherbeneis“-Erklärung im Vorfeld eines Löschungsverfahren eine Beschränkung verbunden sein kann, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung über einen (Teil-) Verzicht auf das Gebrauchsmuster hinausgeht. Diese Klarstellung be- ruht auf der neueren, höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2023, 1526, 1531 - „Tischgrill“). Allerdings ist zu beachten, dass sich der Gegen- standswert, der einem späteren Löschungsverfahren zu Grunde zu legen ist, nicht notwendigerweise dadurch verringert haben muss, dass der Gebrauchsmusterinha- ber in dessen Vorfeld Handlungen nach den Grundsätzen der „Scherbeneis“-Ent- scheidung des BGH (vgl. GRUR 1997, 910 ff.) vorgenommen hat. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn es sich beim Gegenstand, der mit den neuen Schutzansprüchen ver- teidigt wird, gerade um den wirtschaftlich interessanten Kern der Erfindung handelt und das „Behinderungspotential“ deshalb letztlich unverändert geblieben ist. Hierfür spricht im vorliegenden Fall, dass der Antragsteller trotz des zwischenzeitlich geän- derten Sach- und Streitstandes gerade nicht von seinem Vorhaben, das Streitge- brauchsmuster anzugreifen, Abstand genommen hat. - 10 - 3. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG iVm § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbrin- gen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, wei- tere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. 4. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 91 ZPO, die auch bei Ne- benentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitma- yer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). - 11 - III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen. Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch