35 W (pat) 1/25

ECLI:DE:BPatG:2025:280725B35Wpat1.25.0 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 1/25 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 011 517 (hier: Akteneinsichtsgesuch) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2025 durch den Richter Eisenrauch als Vorsitzenden, den Richter Dr. Nielsen und die Richterin Dr. Rupp-Swienty beschlossen: Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Ge- brauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2024 wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Das Beschwerdeverfahren betrifft ein teilweise zurückgewiesenes Akteneinsichts- gesuch vor dem Hintergrund eines amtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfah- rens. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Gebrauchsmus- terstelle vom 2. Oktober 2024. Unter dem Aktenzeichen 35 W (pat) 15/24 wird beim Bundespatentgericht ein paralleles Beschwerdeverfahren geführt, das sich gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 2. Oktober 2024 richtet. Die dortige Beschwerde betrifft gleichfalls einen Antrag auf Akteneinsicht in die be- schwerdegegenständliche Gebrauchsmusterakte, der in gleichem Umfang wie der hier vorliegende Antrag teilweise zurückgewiesen worden ist. - 3 - Das Gebrauchsmuster 20 2014 011 517 mit der Bezeichnung „Schranknivelliervor- richtung“ (Streitgebrauchsmuster) hat durch Abzweigung aus der europäischen Pa- tenanmeldung EP 14 81 5452 als Anmeldetag den 8. Oktober 2014 erhalten und ist nach Ablauf der Höchstschutzdauer am 31. Oktober 2024 erloschen. Ein Lö- schungsantrag ist seit 18. März 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) anhängig, einen weiteren hat die Antragstellerin am 11. November 2022 nachgeschoben. Der Schutzgegenstand des Streitgebrauchsmusters ist streitig und war Gegenstand eines ersten beim Bundespatentgericht anhängigen Beschwerdeverfahrens. Die- sem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die am 16. August 2021 eingereichten Anmeldeunterlagen umfassten 68 Seiten Beschreibung, 21 Seiten mit 96 Schutz- ansprüche sowie 18 Blatt Zeichnungen. Zusätzlich waren weitere Anmeldeunterla- gen eingereicht worden, die in der Kopfzeile den Aufdruck „Einzutragende Fassung“ aufwiesen und zusätzliche 12 Seiten mit 33 Schutzansprüchen enthielten. Nach- dem die Eintragung des Streitgebrauchsmusters durch die Gebrauchsmusterstelle verfügt worden war, wurde dieses am 28. Oktober 2021 mit 96 Schutzansprüchen eingetragen. Am 9. Dezember 2021 erfolgte die Bekanntmachung des Gebrauchs- musters im Patentblatt und die Herausgabe der entsprechenden Gebrauchsmuster- schrift (U1-Schrift). Mit Eingabe vom 28. April 2022 wandte sich die Gebrauchsmus- terinhaberin an das DPMA und bemängelte, dass die Eintragung nicht in Überein- stimmung mit dem Eintragungsantrag erfolgt sei, nämlich nicht mit den eigentlich beantragten 33 Schutzansprüchen. Die Gebrauchsmusterstelle beschloss darauf- hin mit Berichtigungsbeschluss vom 5. Mai 2022, dass die Eintragung vom 28. Ok- tober 2021 dahingehend berichtigt werde, dass die Unterlagen gemäß der einzutra- genden Fassung zu verwenden seien. In Umsetzung dieses Beschlusses erfolgte am 9. Juni 2022 eine entsprechende Veröffentlichung im Patentblatt sowie die Her- ausgabe einer berichtigten Gebrauchsmusterschrift (U9-Schrift). - 4 - Mit ihrer Beschwerde vom 17. Juli 2022 wandte sich die Antragstellerin gegen den Berichtigungsbeschluss und beantragte, diesen aufzuheben. Der erkennende Se- nat verwarf die Beschwerde mit Beschluss vom 16. Mai 2023 als unzulässig (Az. 35 W (pat) 11/22 - „Schranknivelliervorrichtung“). Zur Begründung ist ausgeführt, dass ein Dritter, der am Eintragungsverfahren nicht beteiligt war, einen Berichti- gungsbeschluss nicht mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht anfechten könne. Die Überprüfung, welche Fassung eines Gebrauchsmusters eingetra- gen und Gegenstand des Löschungsverfahrens sei, müsse im Rahmen des ge- gen das Gebrauchsmuster gerichteten Löschungsverfahrens geklärt werden. Den oben genannten Berichtigungsbeschluss vom 5. Mai 2022 nahm die Beschwer- deführerin u. a. zum Anlass, mit Eingabe vom 11. November 2022 ihren zweiten weiteren Löschungsantrag einzureichen, der sich gezielt gegen die Fassung des Streitgebrauchsmusters in der U9-Schrift richtet. Die Löschungsanträge werden beim DPMA unter den Aktenzeichen GP03-01 und GP03-03 geführt. Die Ge- brauchsmusterinhaberin widersprach beiden Löschungsanträgen. Mit Zwischenbe- scheid vom 26. Juli 2023 wies die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Ver- fahrensbeteiligten auf seine derzeitige Einschätzung der Erfolgsaussichten der Lö- schungsanträge hin, wobei sie u. a. feststellte, dass Gegenstand des Löschungs- verfahrens das Streitgebrauchsmuster in seiner ursprünglich eingetragenen, nicht berichtigten Fassung sei. Am 1. Juli 2022 hatte die Antragstellerin bei der Gebrauchsmusterstelle des DPMA eine Akteneinsicht beantragt. Die Akteneinsicht wurde nach Rücksprache mit den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am 6. Juli 2022 im Wege der Über- sendung einer Kopie der Akte gewährt. Am 27. Juli 2023 beantragte die Antragstellerin erneut Akteneinsicht. Noch bevor über den Antrag entschieden worden war, lehnte die Antragstellerin mit Schriftsatz - 5 - vom 7. August 2023 neben vier namentlich genannten Mitarbeitern und Bedienste- ten auch alle weiteren am Zwischenbescheid vom 26. Juli 2023 mitwirkenden Mit- arbeiter und Bediensteten des DPMA wegen der Besorgnis der Befangenheit ab. Der Antrag bezog sich auf beide Löschungsverfahren (Az. GP03-01 und GP03-03). Zur Begründung führte die Antragstellerin u. a. aus, dass die von ihr beantragte Ak- teneinsicht nicht vollständig gewährt worden sei. Nach der Einholung dienstlicher Stellungnahmen verwarf die Gebrauchsmusterabteilung die Befangenheitsanträge mit Beschluss vom 12. Februar 2024 als teilweise unzulässig und wies sie im Übri- gen als unbegründet zurück. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen diesen Beschluss wurde vom erkennen- den Senat mit Beschluss vom 30. April 2025 (Az. 35 W (pat) 1/24) als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass eine Ver- fahrensführung, die der ständigen Praxis des DPMA entspreche und stets gleich und unabhängig von den jeweiligen Verfahrensbeteiligten in der beanstandeten Art und Weise erfolge, eine Besorgnis der Befangenheit nicht begründen könne. Soweit die Ablehnung auf die verzögerte Gewährung von Akteneinsicht gestützt worden war, hat der Senat dem entgegengehalten, dass der namentlich abgelehnte Sach- bearbeiter in seiner dienstlichen Stellungnahme dargelegt hatte, dass er sich wegen des Befangenheitsantrags nicht mehr als berechtigt angesehen habe, das noch nicht erledigte Akteneinsichtsgesuch zu bearbeiten. Aus Sicht des Senats war das Handeln des Sachbearbeiters zumindest nachvollziehbar. Mit ihrem Antrag auf Akteneinsicht vom 27. Juli 2023 regte die Antragstellerin an, die nach ihrer Auffassung lückenhafte elektronische Akte zu vervollständigen. Nach der Kenntnisnahme des Zwischenbescheids vom 26. Juli 2023 wiederholte die An- tragstellerin mit Schriftsatz vom 7. August 2023 den Antrag auf Akteneinsicht in Form der Einsichtnahme der vollständigen Originalakte. Beide Akteneinsichtsgesu- che wurden - wie oben dargestellt - zunächst nicht beantwortet. Erst am 22. April 2024 teilte das DPMA mit, dass aufgrund der elektronischen Aktenführung zwei - 6 - Möglichkeiten der Akteneinsicht gebe, nämlich die Übersendung von Papierkopien oder die elektronische Einsichtnahme mittels eines Computerbildschirms in den Räumlichkeiten des DPMA in München. Die Antragstellerin beantragte jedoch wei- terhin, eine elektronische Kopie zu übersenden, z.B. per USB-Stick, und eine voll- ständige Einsicht in die Originalakten zu gewähren. Lediglich hilfsweise beantragte die Antragstellerin die Übersendung von Fotokopien. Mit Bescheid vom 12. August 2024 wies die Gebrauchsmusterstelle des DPMA da- rauf hin, dass die Akte ausschließlich elektronisch geführt werde. Eingänge in Pa- pier würden gescannt und als elektronische Kopien zur Akte genommen. Die Erstel- lung einer elektronischen Kopie der Akte mittels USB-Stick sei nicht möglich, da die Computer im Recherchesaal des DPMA über keine entsprechende Schnittstelle verfügten. Die Vollständigkeit der Akteneinsicht werde durch ein Ordnersystem ge- währleistet. Eine andere Form der Akteneinsicht sei nicht möglich. Mit Schriftsatz vom 20. September 2024 beantragte die Antragstellerin weiterhin die Übersendung von Papierkopien aller Dokumente der Gebrauchsmusterakte. Wei- terhin beantragte sie Einsicht in weitere Original-Bestandteile, sollte die Akte solche enthalten. Soweit Bestandteile der Akte von der Akteneinsicht ausgeschlossen wer- den sollten, werde beantragt, diese Dokumente durch entsprechend bezeichnete Leerblätter kenntlich zu machen. Im Übrigen werde der Erlass einer beschwerdefä- higen Entscheidung zur Ablehnung der Akteneinsicht in die Originalakte beantragt. Mit Beschluss vom 2. Oktober 2024 wies die Gebrauchsmusterstelle des DPMA den Antrag auf Einsichtnahme in die „Originalakte“ zurück. Zur Begründung ist ausge- führt, dass es neben den Dokumenten, bezüglich derer die Akteneinsicht im Wege der Übersendung von Fotokopien bereits erfolgt sei, keine weiteren Aktenbestand- teile gebe. Eine andere Form der Akteneinsicht als vom DPMA bereits angeboten, sei nicht möglich. - 7 - Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 9. Oktober 2024 zugestellt wurde, richtet sich deren am 8. November 2024 beim DPMA eingelegte Be- schwerde. Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass sie gemäß § 22 Abs. 2 DPMAV An- spruch auf die Einsicht in die Originalakte habe. Dies gelte umso mehr, als es im Zusammenhang mit den Löschungsanträgen zu undurchsichtigen Vorgängen sei- tens des DPMA gekommen sei. Insoweit sei auf die „Berichtigung“ der Gebrauchs- musteranmeldung und auf den rechtswidrigen Zwischenbescheid vom 26. Juli 2023 zu verweisen. Das DPMA habe zudem nicht ausreichend begründet, warum die Übersendung einer elektronischen Aktenkopie nicht möglich sei bzw. gar nicht be- gründet, warum dies auch für andere Formen der der Akteneinsicht gelte. Ergänzend merkt die Antragstellerin an, dass die mehrere tausend Seiten starke Akte nur chronologisch sortiert und nicht paginiert sei. Das Inhaltsverzeichnis sei größtenteils so allgemein gehalten, dass es kaum Orientierung biete. Teilweise sei das Inhaltsverzeichnis auch unzutreffend. In der Akte fehlten zudem offenkundig Aktenteile, so dass die gewährte Akteneinsicht nicht vollständig sei. So fehlten die Dokumente betreffend die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss. Selbst wenn man das Beschwerdeverfahren nicht als Teil der Gebrauchsmusterakte beim DPMA ansehen wollte, sei zumindest die Beschwerdeschrift als solche an das DPMA gerichtet und müsse sich in dessen Akte finden. Ebenso fänden sich keine Vermerke zur Berichtigung der Eintragung des Streitgebrauchsmusters. Weiterhin fehlten Aktenbestandteile betreffend den Befangenheitsantrag, die diesbezügliche Beschwerde, die Erstellung des Zwischenbescheids und das Zurückhalten von Un- terlagen. Gegenstand der Akteneinsicht seien nämlich auch Aktenvermerke und Notizen. Vorliegend habe es nachweislich Telefonate mit Dritten zur „Berichtigung“ des Gebrauchsmusters gegeben. Entsprechende Telefonnotizen lägen jedoch nicht vor. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör werde deswegen nur bei der Gewährung der Einsicht in die Originalakte genüge getan. - 8 - Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt, den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 2. Oktober 2024 in- soweit aufzuheben, als der Antrag auf vollständige Einsicht in die Originalakte 20 2014 011 517.6 zurückgewiesen wurde. Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Gebrauchsmusterinhaberin entgegnet, dass das DPMA auf seiner Homepage des DPMA darauf hinweise, dass die Einsichtnahme in die Akten in einer der drei Dienststellen des DPMA in München, Jena oder Berlin vorgenommen werden könne, beziehungsweise (gegen Erstattung der Auslagen) auch Fotokopien über- sandt werden könnten. Die Überlassung von Dokumenten per USB-Stick sei dage- gen nicht vorgesehen. Das Vorgehen des DPMA im beschwerdegegenständlichen Löschungsverfahren entspreche damit sowohl den üblichen Gepflogenheiten als auch den gesetzlichen Vorgaben. Die Beanstandung, der zufolge das DPMA die Einsicht in die Originalakte ohne nähere Begründung verweigert habe, sei unzutref- fend. Nach § 22 Abs. 2 DPMAV werde die Einsicht in das Original der Akten in den Dienstgebäuden des Deutschen Patent- und Markenamts gewährt, soweit die Akten nicht elektronisch geführt würden. Nachdem die beschwerdegegenständliche Akte elektronisch geführt werde, sei die Einsicht in das Original der Akte gerade nicht vorgeschrieben. Im Übrigen könne die Einsicht in die Akte nur so gewährt werden, wie diese bestehe, so dass es auf etwaige Mängel, wie z.B. eine fehlende Paginie- rung oder eine etwaige Unvollständigkeit, nicht ankomme. Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 9 - II. 1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG zulässig. Die Antragstellerin hat innerhalb der einmonatigen Frist nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG die Beschwerde beim DPMA eingelegt. Innerhalb dieser Frist hat sie auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,00 € (Nr. 401 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt. Die Beschwerdeführerin kann trotz des Parallelverfahrens 35 W (pat) 15/24, mit dem sie materiell dasselbe Begehr verfolgt, ein Rechtsschutzbedürfnis geltend ma- chen. Auch wenn die angegriffenen Beschlüsse inhaltlich übereinstimmen und die Akteneinsicht in dieselbe Gebrauchsmusterakte betreffen, ist die Anfechtung beider Beschlüsse des DPMA aus Sicht der Antragstellerin schon aus Gründen der Rechtssicherheit angezeigt. 2. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Gebrauchsmusterstelle hat der Antragstellerin in der rechtlich zutreffenden Form Einsicht in die Gebrauchsmusterakte gewährt, § 8 Abs. 5 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 22 DPMAV. Die Gebrauchsmusterstelle hat den Vorgaben des § 22 DPMAV folgend der Antragstellerin angeboten, die Akteneinsicht entweder durch die Übersendung von Fotokopien oder durch eine elektronische Einsichtnahme in den Räumen des DPMA vorzunehmen. Dagegen hat die Antragstellerin keinen An- spruch darauf, einen elektronischen Datenträger zu erhalten, auf den der Inhalt der Akte kopiert wurde. Die von der Antragstellerin begehrte Einsichtnahme in die phy- sische „Originalakte“ ist bei einer elektronischen Akte faktisch nicht möglich. - 10 - 2.1 Die Einsicht in Akten, die elektronisch geführt werden, wird durch die Ertei- lung von Ablichtungen oder Ausdrucken der gesamten Akte oder von Teilen der Akte gewährt, § 22 Abs. 2 Satz 2 DPMAV. Alternativ kann die Akte an elektronischen Leseplätzen in den Recherchesälen des DPMA erfolgen (vgl. zur Akteneinsicht in Patentverfahren: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 31 Rn 73). Diesen Vor- gaben entsprach die von der Gebrauchsmusterstelle angebotene und später in Form der Übersendung von Fotokopien durchgeführte Akteneinsicht. Soweit die An- tragstellerin bemängelt, dass ihr Begehren, die Kopie der Akte auf einem Datenträ- ger zu erhalten, ohne nähere Begründung zurückgewiesen worden sei, ist auf das Gesetz zu verweisen, dass eine solche Form der Akteneinsicht schlicht nicht vor- sieht. 2.2 Die von der Antragstellerin begehrte Einsicht in die „Originalakte“ ist faktisch nicht möglich. Da die beschwerdegegenständliche Gebrauchsmusterakte elektro- nisch geführt wird, gibt es kein „physisches Original“. Das „Original“ ist vielmehr die elektronische Akte selbst. Wenn zu einer elektronisch geführten Akte physische Schriftstücke eingehen, werden diese gescannt und zur elektronischen Akte ge- nommen, wodurch sie Aktenbestandteil werden. Die von der Antragstellerin als „Ori- ginalakte“ bezeichneten physischen Schriftstücke werden dagegen kein Aktenbe- standteil. Elektronische Akten und Papierakten werden nicht nebeneinander ge- führt. Physische Schriftstücke, die zur elektronischen Akte eingehen, werden nach dem Scannen nicht aktenmäßig aufbewahrt. Die von der Antragstellerin begehrte Form der Akteneinsicht ist daher schon rein faktisch nicht möglich. Ein entsprechen- der Anspruch auf Akteneinsicht besteht deswegen nicht (ultra posse nemo obliga- tur). 2.3 Das Vorbringen der Antragstellerin zu möglichen Mängeln bei der Aktenfüh- rung ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren ohne Relevanz. Selbst wenn als richtig unterstellt wird, dass die elektronische Akte Lücken aufweist, hat die Ge- - 11 - brauchsmusterinhaberin zutreffend eingewandt, dass der Anspruch auf Aktenein- sicht zwar die gesamte Akte betrifft, jedoch nur „so, wie sie ist“. Hierzu hat das DPMA im angegriffenen Beschluss vom 2. Oktober 2024 ausdrücklich klargestellt, dass es neben den Aktenbestandteilen, in die Einsicht gewährt wurde, keine weite- ren Aktenbestandteile gibt. Es mag also sein, dass Bedienstete des DPMA mit der einen oder anderen Verfahrensbeteiligten Telefongespräche geführt haben, ohne deren Inhalt in Form einer Telefonnotiz zu den Akten zu geben. Ein solches Ver- säumnis hätte aber im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Akteneinsicht keine Rechtsfolgen. Wenn vorliegend bestimmte Unterlagen - aus welchem Grund auch immer - nicht zur Akte gelangt sind, steht das der Rechtmäßigkeit der gewährten Akteneinsicht nicht entgegen. 3. Für eine Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Beschwer- deführerin oder die Gebrauchsmusterinhaberin hat der erkennende Senat keinen Raum gesehen. Der erkennende Senat lässt es offen, ob hier überhaupt von einem zweiseitigen Beschwerdeverfahren auszugehen wäre und deshalb die Notwendig- keit einer Kostengrundentscheidung bestünde. Da sich die vorliegende Beschwerde jedoch nicht gegen eine Entscheidung richtet, die im Löschungsverfahren ergangen ist, würde sich die Frage, ob ein Kostenauferlegung zu erfolgen hätte, nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 1 PatG beantworten (vgl. BPatGE 47, 23, 28 - „Papierauflage“). Hiernach entspräche es aber der Billigkeit weder die eine noch die andere Verfahrensbeteiligte mit den Kosten des vorliegenden Beschwer- deverfahrens zu belasten. 4. Für die Entscheidung über die Beschwerde war der Gebrauchsmuster-Be- schwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern berufen. Der Senat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Lö- schungsanträge handelt. Mit der vorliegenden Beschwerde wurde jedoch nicht eine - 12 - Sachentscheidung über einen Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich die Entscheidung über ein Akteneinsichtsgesuch; somit war keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halb- satz, GebrMG gegeben. Für die Besetzung war daher die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend. III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus- übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset- zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergan- gen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Ver- fahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 13 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen. Eisenrauch Dr. Nielsen Dr. Rupp-Swienty