4b O 476/04

Mittel zur FISH-basierten Translokationsnachweisführung: mittelbare Patentverletzung durch Angebot und Vertrieb • Angebot und Vertrieb von FISH-Sonden, Kits und Hybridizern können eine mittelbare Patentverletzung gemäß Art.64 EPÜ i.V.m. §10 PatG begründen, wenn die Mittel sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und deren Eignung und Bestimmung zur Durchführung des patentierten Verfahrens für den Dritten erkennbar ist. • Die im Patentanspruch geforderte Sondenkomplexität (50 kb–10 Mb) kann durch moderne, computergestützte Methoden wie RepeatMasker bestimmt werden; die Nennung der Reassoziationsmethode von Britten et al. in der Patentschrift stellt keine ausschließliche Messvorschrift dar. • Bei Vorhandensein patentfreier Anwendungsmöglichkeiten (z.B. Metaphasennachweis) ist statt eines generellen Vertriebsverbots ein eingeschränktes Unterlassungsgebot mit konkret formulierter Hinweispflicht zulässig. • Eine zwischenzeitig anhängige Nichtigkeitsklage begründet nicht ohne weiteres eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens; die Interessenabwägung und Vorverfahrenssituation sind entscheidend. Die Klägerinnen sind Patentinhaberin beziehungsweise ausschließliche Lizenznehmerin eines europäischen Patents zum Färben chromosomalen Zielmaterials mittels FISH-Sonden hoher Komplexität zum Nachweis genetischer Translokationen in Interphasenzellen. Die Beklagten sind Hersteller und Vertriebsgesellschaften, die in Deutschland diverse FISH-Sonden (Split-Signal-Typ), Kits mit Reagenzien und einen automatisierten Hybridizer anbieten und liefern. Die Klägerinnen behaupten, diese Mittel seien geeignet und bestimmt, das patentgeschützte Verfahren mittelbar zu verwirklichen, und verlangen Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung von Schadenersatzansprüchen. Die Beklagten bestreiten Verletzung, vor allem die geforderte Komplexität der Sonden und die Auslegung des Anspruchs, rügen fehlende Zuständigkeit und verlangen Aussetzung des Verfahrens wegen laufender Verfahren in Italien und einer Nichtigkeitsklage. Das Gericht hat Beweis durch Sachverständigengutachten erhoben und die Klage teils stattgegeben und teils abgewiesen. • Zuständigkeit: Landgericht Düsseldorf ist international und örtlich zuständig; Beklagte zu 2) ist als Mittäterin anzusehen (§830 BGB) wegen Vertriebshandlungen über die inländische Tochter. • Patentgegenstand und Anspruchsauslegung: Anspruch 1 schützt ein Verfahren zur Färbung chromosomalen Materials mittels in-situ-Hybridisierung mit Sondenkomplexität 50 kb–10 Mb zum Nachweis von Translokationen in Interphasenzellen; der Anspruch umfasst sowohl Fusions- als auch Split-Signal-Strategien. • Mittelbezug und objektive Eignung: Die angegriffenen Sonden, Kits und Hybridizer beziehen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung und sind objektiv dazu geeignet, alle Merkmale des Anspruchs zu verwirklichen; Kits und Hybridizer sind als funktional in Verbindung mit dem beanspruchten Element ebenfalls wesentlich. • Komplexitätsbestimmung: Die im Patent genannte Reassoziationsmethode ist nicht als bindender Messstandard auszulegen; moderne direkte, computergestützte Verfahren (insbesondere RepeatMasker) sind zur Bestimmung der Sondenkomplexität heranziehbar und liefern objektive Werte. • Beweiswürdigung: Gutachten und Untersuchungen (RepeatMasker-Auswertungen) belegen bei den angegriffenen Sonden jeweils eine Komplexität >50 kb; die von den Beklagten vorgelegene Reassoziationsauswertung war nicht nachvollziehbar und überwand die Gegenbeweise nicht. • Subjektive Voraussetzungen: Die Beklagten machten in ihren Werbematerialien deutlich, dass Einsatzgebiet und Verfahrensführung (FISH, Interphase) übereinstimmen; daher war Offensichtlichkeit der bestimmungsgemäßen Verwendung und damit Wissen/nahezu Wissen im Sinne des §10 PatG gegeben. • Schutzumfang und Rechtsfolge: Wegen patentfreier Einsatzmöglichkeiten der Produkte (z.B. Metaphaseanwendungen) kam kein vollständiges Verbot in Betracht; stattdessen wurde eine eingeschränkte Unterlassungsverurteilung mit konkretisiertem Hinweis-/Warnpflichtvorbehalt angeordnet; Vertragsstrafenverpflichtung wurde nicht angeordnet, da keine Anhaltspunkte, dass ein Hinweis nicht genügt. • Schaden und Auskunft: Die Beklagten haften gesamtschuldnerisch für den eingetretenen und noch entstehenden Schaden; der genaue Schaden ist noch nicht bezifferbar, daher besteht Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht mit Wirtschaftsprüfervorbehalt für nichtgewerbliche Abnehmer. • Aussetzung: Eine Aussetzung des Verfahrens wegen der italienischen Feststellungsklage oder der Nichtigkeitsklage war nicht gerechtfertigt; die hiesige Klage war zeitlich vorrangig und die im Nichtigkeitsverfahren angeführten Druckschriften waren überwiegend bereits im Einspruchsverfahren berücksichtigt worden. Das Landgericht hat der Klage in dem im Tenor aufgeführten Umfang überwiegend stattgegeben. Die Beklagten wurden verpflichtet, das in der Tenorformel konkret bezeichnete, eingeschränkte Angebot- und Lieferungsverhalten zu unterlassen und einen konkret formulierten Warnhinweis bei Angebot und Lieferung beizufügen; ein generelles Schlechthinverbot wurde abgelehnt. Ferner wurde festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch zum Ersatz des den Klägerinnen entstandenen und noch entstehenden Schadens verpflichtet sind; die genaue Schadenshöhe steht noch aus, weshalb Auskunft und Rechnungslegung samt Wirtschaftsprüfervorbehalt angeordnet wurden. Die Klage wurde insoweit abgewiesen, als die Klägerinnen weitergehende Verfügungen, insbesondere eine Verpflichtung zur Vereinbarung von Vertragsstrafen ohne weitere Darlegungsgrundlagen, begehrten. Eine Veranlassung zur Aussetzung des Verfahrens bestand nicht. Die Kostenentscheidung und die vorläufige Vollstreckbarkeit wurden ebenso geregelt wie der Streitwert.