2a O 281/13

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche, durch den Vertrieb der mit der Marke „ROADSIGN australia“ gekennzeichneten Schuhwaren über den Discounter „Q1“, seit dem 01.01.2011 entstandenen und noch entstehenden Schäden zu ersetzen. 2. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Menge der ausgelieferten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren bezahlt wurden, im Hinblick auf den Vertrieb der mit dem Kennzeichen „ROADSIGN australia“ versehenen Waren gemäß Ziffer 1. 3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 4. Die Kosten des Rechtsstreits sind von der Klägerin zu 5/6 und von den Beklagten zu 1/6 zu tragen. 5. Das Urteil J vorläufig vollstreckbar, zu Ziffer 2. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,- €, im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. T a t b e s t a n d: Die Klägerin entwickelt Marken und lizenziert diese. Unter anderem J sie Inhaberin der nachfolgend abgebildeten Unionsbildmarke „ROADSIGN australia“ (Nr. #####/####), die mit Priorität vom 27.06.2003 für Waren der Klassen 18, 24 und 25, darunter Schuhwaren, geschützt J: Die Beklagte zu 1) J eine der führenden Schuhimporteure Deutschlands. Der Beklagte zu 2) J ihr Geschäftsführer. Bis zum 31.12.2010 war die Beklagte zu 1) Inhaberin einer Lizenz an der Klagemarke (Anlage K 4), wobei Lizenzgeberin eine mit der Klägerin verbundene Firma, die M aus Frankreich, war. Der Lizenzvertrag sah vor, dass die Beklagte zu 1) unter der Klagemarke die Ware selber herstellen bzw. herstellen lassen und vertreiben sollte. Zudem wurde ihr das Recht eingeräumt, unter der Klagemarke eine eigene Kollektion zu entwerfen und herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Ein Muster der Kollektion musste jeweils im Voraus vor der Herstellung von der Klägerin genehmigt werden (Ziffer I. Lizenzvertrag, Anlage K 4). Unter Ziffer V.1. des Lizenzvertrages war Folgendes geregelt: „Der Vertrieb wird vom Lizenznehmer nur über den stationären Handel und über den Versandhandel erfolgen. Ausgeschlossen sind Lebensmitteldiscounter (Ausnahmen müssen mit dem Lizenzgeber abgesprochen und schriftlich bestätigt werden) sowie L und O.“ Ferner war in Ziffer X.4. vereinbart, dass der Vertrag ausschließlich französischem Recht unterliegt. Mit Schreiben vom 17.09.2010 räumte die Lizenzgeberin der Beklagten zu 1) für die Zeit nach Vertragsbeendigung eine Aufbrauchfrist bis zum 31.12.2011 für die bis zum 31.12.2010 hergestellte Ware ein. Die streitgegenständlichen Schuhe wurden im Auftrag der Beklagten zu 1) in China produziert und von ihr sodann an verschiedene Kunden/Abnehmer verkauft. In den Kaufverträgen gewährte sie ihren Abnehmern teilweise Retourrechte, z.B. für den Fall eines nicht vollständigen Abverkaufs. Nachdem die Abnehmer teilweise von ihrem vertraglich vorgesehenen Rückgaberecht Gebrauch gemacht hatten, nahm die Beklagte zu 1) einen Teil der bis Ende 2010 verkauften Schuhe in der Folgezeit wieder zurück. Sie verkaufte die Schuhe sodann im Jahr 2012 an die S AG, wobei diese für verschiedene Unternehmen der S-Gruppe als Einkäuferin tätig J. Zu den von der S AG gesteuerten Unternehmen gehören neben Baumärkten U und Reiseanbietern (J, U1, K) auch Lebensmittelläden (S) und Lebensmitteldiscounter (Q1). Im Juni 2012 erlangte die Klägerin Kenntnis davon, dass der Discounter Q1 in einer ab dem 04.06.2012 laufenden Aktion Schuhe unter dem Klagekennzeichen für 9,99 € anbot (Anlage K 6). Mit Anwaltsschriftsatz vom 08.06.2012 mahnte die Klägerin die Beklagte zu 1) ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Diese wies die geltend gemachten Ansprüche mit anwaltlichem Schreiben vom 15.06.2012 zurück. Nachdem das Landgericht Köln in dem vorangegangenen Verfügungsverfahren (Az. 81 O 90/12) die seitens der Klägerin beantragte einstweilige Verfügung unter dem 28.06.2012 erlassen und auch nach Widerspruch bestätigt hatte, wies das Oberlandesgericht Köln (Az. 6 U 7/13) den Antrag auf Erlass der Verfügung zurück. Es begründete seine Entscheidung damit, dass Erschöpfung im Hinblick auf die streitgegenständlichen Schuhe eingetreten sei. Die Klägerin stützt ihre Klage in erster Linie auf vertragliche Ansprüche, hilfsweise macht sie Ansprüche aus der Klagemarke geltend. Sie J der Ansicht, dass sich aus dem Lizenzvertrag und aus dessen Nachtrag zur Aufbrauchfrist eine nachvertragliche Unterlassungspflicht im Hinblick auf den Vertrieb der mit der Klagemarke gekennzeichneten Schuhe nach Ablauf der Aufbrauchfrist ergebe. Zudem hätten die Beklagten gegen das in Ziffer V.1. des Lizenzvertrages statuierte Verbot der Lieferung an Lebensmitteldiscounter verstoßen. Insoweit behauptet sie, die Beklagten hätten gewusst, dass die an die S-Gruppe verkauften Schuhe über den Lebensmitteldiscounter Q1 vertrieben werden sollten. Mit Schreiben vom 01.07.2014 haben die Beklagten ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben (Anlage B 34). Daraufhin haben die Parteien den Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch übereinstimmend für erledigt erklärt und sich im Übrigen auf die Anwendung deutschen Rechts geeinigt. Die Klägerin hat ihren Auskunftsanspruch hinsichtlich der zu erteilenden Angaben beschränkt und beantragt nunmehr, 1. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihr sämtliche durch die Benutzung der Marke „ROADSIGN australia“ seit dem 01.01.2011 entstandenen und noch entstehenden Schäden zu ersetzen; 2. die Beklagten zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über den Vertriebsweg der mit dem Kennzeichen „ROADSIGN australia“ widerrechtlich gekennzeichneten Waren unter Angabe von Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, über die Menge der ausgelieferten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden; 3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 2.687,60 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 28.12.2013 zu zahlen. Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen. Sie behaupten, alle streitgegenständlichen Schuhe seien während der Vertragslaufzeit in China produziert und auch an sie ausgeliefert worden. Sie sind der Ansicht, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs der Schuhe an die S Gruppe im Jahr 2012 keine vertraglichen Pflichten mehr bestanden hätten, insbesondere könnten keine nachvertraglichen Pflichten aus dem Lizenzvertrag hergeleitet werden. Im Hinblick auf die angegriffenen Schuhe seien die Markenrechte der Klägerin jedenfalls erschöpft. X2 des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: Die Klage J teilweise begründet. A. Die Parteien haben sich entsprechend Artikel 3 Abs. 2 Verordnung Rom I auf die Anwendung deutschen Rechts geeinigt. Damit sind die Ansprüche der Klägerin unter Anwendung deutschen Rechts zu prüfen. B. I. Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 280 BGB in Verbindung mit dem Lizenzvertrag, soweit die Beklagten die gekennzeichneten Schuhe an die S AG verkauft haben und diese sodann über den Discounter Q1 vertrieben wurden. Denn dadurch haben die Beklagten ihre Pflichten aus dem Lizenzvertrag schuldhaft verletzt. 1. Die Parteien haben unter Ziffer V.1. des Lizenzvertrages vereinbart, dass der Vertrieb der Schuhe seitens der Beklagten zu 1) nur über den stationären Handel und über den Versandhandel erfolgt, insbesondere der Vertrieb über Lebensmitteldiscounter ausgeschlossen J. Demnach bestand die vertragliche Verpflichtung der Beklagten, die streitgegenständlichen Schuhe nicht über Lebensmitteldiscounter wie „Q1“ zu vertreiben. Diese Verpflichtung bestand auch als nachvertragliche Pflicht über das Ende des Lizenzvertrages sowie der Aufbrauchfrist hinaus fort. Denn der Klägerin kam es bei Abschluss des Lizenzvertrages erkennbar darauf an, dass im Rahmen des Lizenzvertrages produzierte Ware nicht in Discountern vertrieben wird. Nachdem die Beklagten die streitgegenständlichen Schuhe unter Geltung des Lizenzvertrags hergestellt haben, müssen auch für Retouren hinsichtlich dieser Schuhe die gleichen (vertraglichen) Regelungen gelten. Demnach wirkt diese nachvertragliche Verpflichtung auch im Hinblick auf den erneuten Verkauf der retournierten Schuhe fort. 2. Die Beklagten haben ihre Verpflichtung auch schuldhaft verletzt. Selbst wenn sie keine positive Kenntnis davon hatten, dass die S AG die Schuhe über Q1 vertreiben würde, wussten sie zumindest, dass die S AG auch den Lebensmitteldiscounter „Q1“ belieferte. Es lag mithin nahe, dass diese die Schuhe über Q1 vertreiben würde, denn die im Übrigen von der S AG gesteuerten Unternehmen waren u.a. Baumärkte, Reiseanbieter oder Lebensmittelketten wie S. Hierüber bot sich der Vertrieb der Schuhe nicht an. Damit haben die Beklagten ihre Sorgfaltsplichten zumindest fahrlässig verletzt, da sie jedenfalls hätten erkennen können und müssen, dass diese naheliegende Möglichkeit gegeben war. Es hätte ihnen daher oblegen, durch eine entsprechende Vereinbarung mit der S AG Sorge dafür zu tragen, dass der Vertrieb der Schuhe nicht über einen Lebensmitteldiscounter erfolgt. Dem können die Beklagten auch nicht entgegen setzen, dass sie bei dieser Vertragsauslegung schlechter stünden als Dritte, die erschöpfte Ware weiterverkauften. Denn dies J keine Frage der Erschöpfung, auf welche sich die Beklagten im Übrigen auch berufen können (s.u.). Die Beklagten stehen vielmehr aufgrund des Lizenzvertrages in einer schuldrechtlichen Beziehung zu der Klägerin, die ihnen nicht nur Rechte einräumt, sondern auch Verpflichtungen auferlegt. Damit handelt es sich bei den Beklagten gerade nicht um beliebige „Dritte“. 3. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch der Klägerin besteht nicht. a. Der Klägerin steht entgegen ihrer Ansicht kein weiterer vertraglicher Schadensersatzanspruch X2 des Vertriebs der gekennzeichneten Schuhe zu. Denn die Beklagten waren aufgrund des Lizenzvertrags sowie der vereinbarten Aufbrauchfrist dazu berechtigt, die gekennzeichneten Schuhe grundsätzlich zu vertreiben. Dies gilt auch für den Zeitraum nach dem 31.12.2011, da die von den Beklagten verkaufte Ware erschöpft war (siehe unter 3.b.). Damit bestand mangels Kennzeichenverletzung weder ein vertraglicher Unterlassungsanspruch noch ein diesbezüglicher Schadensersatzanspruch der Klägerin. b. Die Klägerin hat keine Ansprüche auf Schadensersatz nach Art. 102 Abs. 2 UMV, 14 Abs. 6, 2 MarkenG, da bereits keine Kennzeichenverletzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit a UMV gegeben J. Denn die von den Beklagten an die S AG verkaufte und sodann bei Q1 angebotene Ware war bereits zuvor mit Zustimmung der Klägerin in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden, so dass diese im Zeitpunkt des Verkaufs an die S AG bereits erschöpft war (Art. 13 Abs. 1 UMV). Gemäß Art. 13 Abs. 1 UMV gewährt eine Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Ein Inverkehrbringen i.S.d. Art. 13 UMV liegt vor, wenn der Markeninhaber die rechtliche Verfügungsgewalt über die gekennzeichnete Ware willentlich auf einen Dritten übertragen hat oder dies mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum geschieht (EUGH, GRUR 2005, 507, Rn. 42 - Peak-Holding ; BGH, GRUR 2006, 863, Rn. 15 - ex works ; BGH, GRUR 2011, 820, Rn. 20 f. - Kuchenbesteck-Set ; vgl. auch Eisenführ/Schennen, GMV, 4. Aufl. 2014, Art. 13, Rn. 10). Durch den Verkauf der gekennzeichneten Ware, der dem Markeninhaber erlaubt, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren, werden die durch das Schutzrecht begründeten ausschließlichen Rechte erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2005, 507, 509, Tz. 40 – Peak Holding ). Stellt der Markeninhaber die Ware nicht selber her, sondern erteilt er einem Dritten die Lizenz zur Herstellung der Ware und sitzt dieser Dritte im Gebiet der EU/EWR, so tritt bereits hierdurch Erschöpfung ein. Die für die Erschöpfung notwendige Zustimmung des Markeninhabers liegt bereits in dem Abschluss des Lizenzvertrages. Denn damit erteilt der Markeninhaber dem Hersteller auch die Erlaubnis zum Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 24, Rn. 36 m.w.N.; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 24 Rn. 34; OLG Köln, Urt. v. 16.08.2013, Az. 6 U 7/13). Maßgeblich J, dass der Markeninhaber bereits durch die Lizenzerteilung und die Einnahme entsprechender Lizenzgebühren den wirtschaftlichen Wert seiner Marke realisiert. So liegt der Fall auch hier. Denn die Klägerin hat die mit ihrer Marke gekennzeichnete Ware nicht selber hergestellt und vertrieben, sondern der Beklagten zu 1) wurde seitens der Firma M eine entsprechende Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb der gekennzeichneten Schuhe eingeräumt. Damit hat sich die Klägerin mit Abschluss des Lizenzvertrages bereits der Möglichkeit begeben, den weiteren Vertrieb der Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum zu kontrollieren, denn die Verfügungsgewalt über die Schuhe lag bereits bei der Beklagten zu 1). Es bestand für sie auch kein markenrechtlich schutzwürdiges Interesse mehr daran, den weiteren Vertrieb zu kontrollieren. Denn nach Ziffer I. Abs. 4 des Lizenzvertrages musste die Beklagte zu 1) jeweils ein Muster der von ihr entworfenen Kollektion vor Herstellung seitens der Klägerin genehmigen lassen. Zudem hatte die Klägerin auch bereits den wirtschaftlichen Wert ihrer Markenrechte realisiert. Denn die Lizenzgebühr in Höhe von 14 % des Einkaufspreises wurde vierteljährlich auf der Grundlage der Einkaufsrechnungen der Beklagten zu 1) abgerechnet (Ziffer VI. des Lizenzvertrages). Damit realisierte sie den wirtschaftlichen Wert ihrer Marke bereits in dem Zeitpunkt, in dem die Ware der Beklagten zu 1) in Rechnung gestellt wurde. Damit J Erschöpfung der markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin zu dem Zeitpunkt eingetreten, in dem die Beklagte zu 1) über die Ware verfügen konnte. Die streitgegenständlichen Schuhe wurden im Auftrag der Beklagten zu 1) auch während der Laufzeit des Lizenzvertrages hergestellt. Dies ergibt sich aus den als Anlage B 35 vorgelegten „Royalty Reports“. Aus diesen folgt, dass die letzte Lieferung des chinesischen Herstellers der Beklagten zu 1) am 26.03.2010 in Rechnung gestellt und am gleichen Tag verpackt worden J. Es J davon auszugehen, dass die im März verpackten und in Rechnung gestellten Schuhe auch zeitnah, jedenfalls noch während der Laufzeit des Lizenzvertrages, in den Europäischen Wirtschaftsraum verbracht worden sind. Die Angaben in den „Royalty Reports“ stimmen auch mit den Angaben in der Übersicht bezüglich der seitens der Klägerin abgerechneten Lizenzgebühren (Anlage B 28) überein. Diese hat für das zweite Quartal 2010 letztmalig Lizenzgebühren erhoben. Soweit die Klägerin behauptet, die Beklagte zu 1) habe auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Schuhe herstellen lassen, hat sie dies nicht nachvollziehbar dargelegt. Sie hat weder die von den Beklagten vorgelegten Unterlagen substantiiert bestritten, noch hat sie ihrerseits entsprechende „Royalty Reports“ oder sonstige Unterlagen vorgelegt, die sie sich zumindest über die M hätte beschaffen können. Zudem hat sie auch nicht dargelegt, dass die Beklagten gekennzeichnete Schuhe hergestellt und vertrieben hätten, für die sie keine Lizenzgebühren abgerechnet habe. Der weitere Einwand der Klägerin, es sei lebensfremd, dass die 2012 an die S AG verkauften Schuhe aus den 2010 gelieferten Chargen stammten, kann nicht überzeugen. Die Beklagte hat unter Vorlage diverser Rechnungen (Anlagenkonvolut B 29) sowie Retouren- und Gutschriftenlisten (Anlagenkonvolut B 30 und B 33) dargelegt, dass die an die S AG verkauften Schuhe aus Retouren vorangegangener Verkäufe stammten. Dieser Umstand J eine hinreichende Erklärung für den verhältnismäßig langen Zeitraum zwischen Produktion der Schuhe und Verkauf an die S AG. Auch erscheint es nicht ungewöhnlich, dass Schuhe, die nicht im gleichen Maße dem modischen Wandel wie etwa Bekleidungsstücke unterliegen, selbst zwei Jahre nach ihrer Produktion noch einen Abnehmerkreis finden. II. Die Klägerin hat ferner einen Anspruch auf Auskunft aus § 242 BGB. Soweit die Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung feststeht – siehe unter Ziffer I. – sind sie nach Treu und Glauben auch zur Auskunft verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch auch beziffern zu können. Die Klägerin J auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagten werden durch die verlangte Auskunft nicht unzumutbar belastet. Insbesondere sind die bislang seitens der Beklagten getätigten Angaben nicht ausreichend, um den Auskunftsanspruch zu erfüllen. III. Die Klägerin hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB. Im Kennzeichenrecht sind Abmahnkosten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag erstattungsfähig, wenn die Abmahnung begründet und berechtigt J. Begründet J eine Abmahnung, wenn die geltend gemachten Ansprüche bestehen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, vor §§ 14-19 Rdn 296 ff m.w.N.). Berechtigt J sie, wenn die Abmahnung erforderlich war, um dem Verletzer einen X3 zu weisen, den Verletzten ohne Gerichtsverfahren klaglos zu stellen (vgl. BGH GRUR 2009, 502, 503 – pcb; 2010, 354, 355 - Kräutertee). Vorliegend war die Abmahnung bereits nicht begründet, da die in der Abmahnung geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht bestanden. Die Abmahnung erfolgte im Hinblick auf die markenrechtliche Verletzung und die diesbezüglich geltend gemachten Ansprüche aus dem Markenrecht. Markenrechtliche Ansprüche standen der Klägerin X2 Erschöpfung aber gerade nicht zu, so dass die Abmahnung unberechtigt war (vgl. unter Ziffer I.3.b.). C. I. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus §§ 92 Abs. 1, 91a, 269 Abs. 2 Satz 3 ZPO. Nachdem die Parteien das Verfahren hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs nach Abgabe der Unterlassungserklärung übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war gem. § 91 a Abs. 1 ZPO diesbezüglich nur noch über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand sind die Kosten insoweit nach § 91 a ZPO von der Klägerin zu tragen, da ihr kein Anspruch auf Unterlassung der Kennzeichennutzung zustand (siehe oben unter I.3.b.). Durch Abgabe der Unterlassungserklärung J Erledigung eingetreten, da das Rechtsschutzbedürfnis für den Unterlassungsantrag entfallen J. Anhaltspunkte, die nach billigem Ermessen eine andere Kostenverteilung erforderlich machen, sind nicht ersichtlich. II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. III. Streitwert : Bis zum 27.08.2014: 300.000,00 € (Unterlassungsantrag: 250.000,- €; Feststellungsantrag: 40.000,- €; Auskunftsantrag: 10.000,- €); ab dem 27.08.2014: bis 80.000,- (Feststellungsantrag: 40.000,- €; Auskunftsantrag: 10.000,- €; im Übrigen Kosteninteresse bzgl. erledigtem Unterlassungsantrag).