3-06 O 36/13

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.936,97 € zu zahlen. 2. Die Widerklage wird abgewiesen. 3. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages. I. Die Klage ist zulässig und begründet. Die Umstellung der Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO auf eine materiellrechtliche Bereicherungsklage ist gemäß § 264 Nr. 3 ZPO zulässig. Der Übergang von der Vollstreckungsabwehrklage zur Klage auf Rückgewähr des zur Abwendung der Zwangsvollstreckung geleisteten Betrags ist als „verlängerte Vollstreckungsabwehrklage“ nach § 264 Nr. 3 ZPO nicht als Klageänderung anzusehen (BGH Urteil vom 12.07.2002, Az. V ZR 195/01, Beck RS 2002, 06900, II. 1.). Der Kläger hat auf den Vollstreckungstitel 2.102,55 € gezahlt, wovon 1.936,97 € auf die zu vollstreckende Forderung entfielen und der Vollstreckungstitel wurde an ihn vom Gerichtsvollzieher herausgegeben, so dass die Antragsumstellung auf Rückzahlung des geleisteten Betrages zulässig ist. Dem Kläger steht gegen den Beklagten ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 BGB auf Rückzahlung der auf den Vollstreckungstitel geleisteten 1.936,97 € zu. Die Zahlung auf den Vollstreckungstitel ist rechtsgrundlos, weil der Anspruch durch Aufrechnung bereits erloschen ist, §§ 387, 388, 389 BGB. Die vom Beklagten eingewendete anderweitige Rechtshängigkeit der zur Aufrechnung gestellten Forderung ist nicht gegeben. Insoweit verweist der Beklagte auf das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main Az. 3-08 O 63/13, in dem der Kläger die gleiche Forderung rechtshängig mache. In dem genannten Verfahren erklärt der dortige Beklagte und jetzige Kläger die hilfsweise Aufrechnung mit einer Gegenforderung in Höhe von 859,80 € betreffend einen Anspruch auf Ersatz der Kosten für einen Testkauf einer Ölflasche. Damit ist eine andere Forderung als die in diesem Prozess geltend gemachte betroffen. Ein Aufrechnungsanspruch des Klägers ist nicht gegeben aus § 14 Abs. 6 MarkenG wegen entstandener Kosten eines Testkaufs ausweislich der Rechnung vom 13.8.2012 in Höhe von 1.802,90 €. Der Kläger stützt seinen Anspruch auf eine Verletzungshandlung des Beklagten durch die Benutzung der Bezeichnungen „……………..“ und „…………..“ als MPN (Manufacturer Part Number) in der Anzeige auf der Internetplattform ………….. Insoweit fehlt es jedoch an einer markenmäßigen Verwendung insofern, als die Bezeichnung zur Unterscheidung der Ware hinsichtlich ihrer Herkunft dient. Dabei ist anhand einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung insbesondere der Art der Bezeichnung und ihrer Verwendung festzustellen, ob sie der Verkehr zumindest auch als Herkunftshinweis versteht (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 14 Rn. 196). Im vorliegenden Fall liegt keine markenmäßige Verwendung der Bezeichnungen „………………..“ und „……………..“ vor, da sie in dem ebay-Angebot Bl. 105 nicht verwendet werden zur Beschreibung der Ware, diese lautet vielmehr „Mobile 2,5 to Hebebühne, nur Druckluft benötigt incl. Fahrdeichsel + Hydrauliköl“. Nur unter der Überschrift „Artikelmerkmale“ sind die Bezeichnungen als MPN angegeben. Der Verbraucher wird daher die Bezeichnungen als reine Artikelnummern verstehen und nicht im Sinne einer herkunftsweisenden Verwendung. Zudem fehlt es auch am Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG. Die für den Kläger eingetragene Wort-/Bildmarke lautet „……………-…………..“ (Bl. 103), wobei die grafisch gestalteten, ineinander fließenden Buchstaben „……………..“ um ein mehrfaches größer sind als der Zusatz „…………………………..“. Es ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Eine bildliche Verwechslungsgefahr besteht nicht, da das von dem Beklagten verwendete Zeichen keine bildlichen Elemente enthält. Eine klangliche Verwechslungsgefahr könnte bestehen, wenn die Marke des Klägers durch die Buchstabenfolge „………….“ geprägt wäre. Dann nämlich könnten erhebliche Teile des Verkehrs annehmen, dass es sich bei den Zeichen „………………..“ und „…………….“ um solche des Klägers handele, der unter Weglassung des Bestandteils „…………..“ und Hinzufügung der Bestandteile „5500“ bzw. „5.500“ unter diesem Zeichen Produkte vertreibe. Nach Auffassung des Gerichts bestehen aber Zweifel daran, dass die Marke des Klägers durch die Buchstabenfolge „……..“ geprägt ist. Dass die Abkürzung „…….“ in Fachkreisen allgemein bekannt ist als Abkürzung für „………….“ ist nicht vorgetragen. Vielmehr wird die Buchstabenfolge als Abkürzung für den Bestandteil „…………..“ wahrgenommen. Der Gesamteindruck der Marke wird daher von beiden Bestandteilen bestimmt. Aufgrund der nicht möglichen Trennung von beiden Bestandteilen der Marke kann auch keine schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden. Soweit der Kläger seinen Anspruch alternativ auf § 5 Abs. 1 UWG stützt, ist eine solche alternative Anspruchsbegründung unzulässig. Im Übrigen ist ein solcher Anspruch wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft auch nicht begründet. Dann müsste die Angabe betreffend die Manufacturer Part Number bei dem Verbraucher als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte verstanden werden. Das kann jedoch nicht angenommen werden. Soweit der Kläger hilfsweise seinen Aufrechnungsanspruch auf § 14 Abs. 6 MarkenG wegen entstandener Kosten für die Abmahnung vom 27.08.2012 stützt, ist diese hilfsweise Aufrechnung begründet und hat zum Erlöschen des Anspruchs aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18.10.2012 geführt. Zwar liegt – wie oben ausgeführt – keine Verletzung von Markenrechten vor. Jedoch sind die Kosten der Abmahnung zu erstatten, da dem Beklagten ein Verstoß gegen das UrhG zur Last liegt. Der Beklagte hat der im Rahmen des Testkaufs verkauften Hebebühne eine Betriebsanleitung beigelegt, die der Kläger erstellt hat und die unter die geschützten Werke im Sinne von § 2 Ziff. 7 UrhG fällt. Des Weiteren besteht für den Kläger ein Leistungsschutzrecht betreffend die Lichtbilder nach § 72 Abs. 1 UrhG. Daher steht dem Beklagten durch die unbefugte Nutzung ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 97 Abs. 2 S. 1 UrhG in Höhe entstandenen Anwaltskosten von 2.744,-- € zu. Der vom Beklagten erhobene Einwand nach § 17 Abs. 2 UrhG, wonach der Kläger die Bedienungsanleitung im Inland in den Verkehr gebracht habe, so dass die Weiterverbreitung zulässig sei, greift nicht durch. Die Erschöpfung betrifft nur das jeweilige in den Verkehr gebrachte Werkstück, auch rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke darf der Erwerber ohne Zustimmung des Urhebers demnach nicht vertreiben (Wandtke/Bullinger – Heerma, UrhG, 3. Aufl., § 17 Rn. 16). Aufgrund der vom Beklagten auf der Bedienungsanleitung vorgenommenen Änderungen handelt es sich nicht um eine derjenigen Bedienungsanleitungen, die der Kläger in den Verkehr gebracht hat. Damit konnte keine Erschöpfung eintreten. Soweit sich der Beklagte darauf beruft, dass eine zu kurze Fristsetzung in der Abmahnung gesetzt worden sei, hat dies nicht die Unwirksamkeit zur Folge, vielmehr wird statt der unangemessen kurzen Frist eine angemessene Frist in Lauf gesetzt (Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 12 Rn. 1.20). II. Die Widerklage ist zulässig. Die geltend gemachten Forderungen beruhen auf dem gleichen Lebenssachverhalt wie die Klageforderung. Die Widerklage ist jedoch unbegründet. Dem Beklagten steht gegen den Kläger kein Anspruch auf Zahlung von 2.380,80 € aus § 823 Abs. 1 BGB aufgrund eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in Form einer unberechtigten Schutzrechtverwarnung zu. Die Grundsätze über die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB sind auf die unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnung nicht übertragbar: dem Abgemahnten steht es frei, die Abmahnung zu befolgen, zudem kann er sich durch eine negative Feststellungsklage schützen. Demgegenüber würde das Institut der Abmahnung gefährdet, wenn der Abmahnende lediglich wegen rechtlicher Zweifel die Abmahnung unterlassen müsste (Köhler-Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 4 Rn. 10.166). Dem Beklagten steht kein Anspruch gegen den Kläger auf Freistellung über einen Betrag von 1.752,63 € zu. Die für die Einreichung einer Schutzschrift entstandenen Anwaltskosten sind im Fall eines nachfolgenden einstweiligen Verfügungsverfahrens Kosten dieses Verfahrens, die Gegenstand der Kostenentscheidung nach § 91 ZPO sind. Da im vorliegenden Fall ein solches Verfahren nicht eingeleitet wurde, kann ein materiellrechtlicher Anspruch auf Kostenerstattung nur unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung gegen eine unberechtigte Abmahnung zustehen (Köhler-Bornkamm, a.a.O., § 12 Rn. 3.41). Wie oben dargetan, ist ein solcher Anspruch jedoch nicht gegeben. Die Kostenentscheidung richtet sich nach § 91 Abs. 1 S.1 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils ergibt sich aus § 709 S. 1, 2 ZPO. Der Kläger ist Hersteller und Vertreiber u.a. von Hebebühnen. Er vertreibt eine von ihm entworfene Hebebühne unter der Bezeichnung „…………..“ im deutschen Markt. Er ist ferner Inhaber der unter der Nummer …..am 26.10.2005 eingetragenen Wort-/Bildmarke „………….“ (Bl. 103). Für seine Hebebühne hat der Kläger eine Bedienungsanleitung mit Lichtbildern erstellt. Der Beklagte bot im Internet auf der Plattform ebay eine mobile Hebebühne an unter Angabe folgender MPN (Manufacturer Part Number): „………………“ und „………………..“, auf die Anlage S 5 (Bl. 105) wird Bezug genommen. Herstellerin dieser Hebebühne ist die ………………… and …………………………, die diese Hebebühne für den Kläger herstellt, der sie vertreibt; gemäß dem CE-Zertifikat vom 21.05.2012 (Bl. 62) verwendet die Herstellerin für diese Hebebühne die Artikelnummer „………………………..“. Der Kläger ließ aufgrund eines Verdachts einer Markenverletzung zu seinen Lasten durch seinen Prozessbevollmächtigten …………… am 24.07.2012 einen Testkauf beim Beklagten durchführen und eine mobile PKW-Hebebühne inklusive Hubaggregat und Öl zum Preis von insgesamt 1.788,95 € erwerben. Der Hebebühne lag eine Bedienungsanleitung bei, die vom Kläger erstellt wurde, wobei der Beklagte die Angabe des Klägers als Kontakt handschriftlich durch seine eigene Adresse ersetzte, auf die Abbildung Bl. 83 wird Bezug genommen. Der Beklagte hatte im Jahr 2011 mehrere Hebebühnen vom Kläger erworben, denen Bedienungsanleitungen des Klägers beigefügt waren. Der Kläger ließ den Beklagten durch anwaltliches Schreiben vom 27.8.2012 abmahnen (Bl. 5 ff.). Der Beklagte wies die Abmahnung als unberechtigte Schutzrechtsverwarnung zurück mit anwaltlichem Schreiben vom 29.08.2012 und forderte den Ausgleich des ihm entstandenen Schadens bis zum 17.09.2012. Mit Schreiben vom 04.09.2012 stellte der Prozessbevollmächtigte des Beklagten diesem eine Vergütung in Höhe von 2.833,15 € in Rechnung (Bl. 212). Aufgrund der Abmahnung hinterlegte der Prozessbevollmächtigte in Auftrag des Beklagten insgesamt bei acht möglichen Streitgerichten Schutzschriften für ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Die Parteien streiten in einer Vielzahl von Verfahren betreffend Ansprüche nach dem UWG. Im Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main, Az. 3-06 O 61/12 ist ein Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18.10.2012 ergangen, wonach der Kläger (im dortigen Verfahren sind die Parteirollen umgekehrt) an den Beklagten 1.871,90 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.10.2012 zu erstatten hat. Der Kläger erklärt gegen diesen Anspruch die Aufrechnung mit einer Gegenforderung auf Zahlung von Schadensersatz wegen entstandener Kosten eines Testkaufs ausweislich Rechnung vom 13.8.2012 in Höhe von 1.802,90 € (Bl. 108). Hilfsweise erklärt er die Aufrechnung mit einem Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten in Höhe von 2.744,-- € (Bl. 22). Er ist der Auffassung, dass auch wenn es sich bei den vom Beklagten in den Verkehr gebrachten Bedienungsanleitungen um Originalbedienungsanleitungen handeln würde, dies nicht zulässig sei, da der Beklagte Bedienungsanleitungen des Originalprodukts für baugleiche Produkte verwendet und zudem unberechtigte Änderungen darauf vorgenommen habe. Hinsichtlich seines Vortrags zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke wird auf seinen Vortrag im Schriftsatz vom 06.08.2013 (Bl. 171) Bezug genommen. Der Kläger hat zunächst im Termin vom 23.07.2013 beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18.10.2012, Az. 3-06 O 62/12 für unzulässig zu erklären. Nachdem der Kläger auf den Vollstreckungstitel 2.102,55 € gezahlt hat, wovon 1.936,97 € auf die zu vollstreckende Forderung entfielen und der Vollstreckungstitel an den Kläger seitens des Gerichtsvollziehers herausgegeben wurde, hat der Kläger mit Schriftsatz vom 06.08.2013 seinen Antrag umgestellt. Er begehrt nunmehr die Rückzahlung des geleisteten Betrages, da durch die Aufrechnung bereits die Erfüllung des Anspruchs eingetreten sei. Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an ihn 1.936,97 € zu zahlen. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Widerklagend beantragt der Beklagte, 1. den Kläger zu verurteilen, an ihn einen Betrag in Höhe von 2.380,80 € nebst 8 % Zinsen seit dem 18.09.2012 zu zahlen, 2. den Kläger zu verurteilen, den Beklagten über einen Betrag in Höhe von 1.752,63 € nebst 8 % Zinsen seit Rechtshängigkeit freizustellen. Der Kläger beantragt, die Widerklage abzuweisen. Der Beklagte ist der Auffassung, bei der Angabe „………….“ handele es sich um ein Bestellzeichen bzw. eine Artikelnummer, so dass es an einer markenmäßigen Benutzung fehle. Er erhebt die Einrede der Nichtbenutzung der Marke. Weiter behauptet er, der Kläger habe ihm die Betriebsanleitung zwecks Weiterreichung überlassen, weil beide Produkte baugleich seien. Er habe im Jahr 2011 mehrere Hebebühnen vom Kläger erworben, denen Bedienungsanleitungen beigefügt gewesen seien, die er vom Kläger bekommen habe. Aufgrund der Übergabe der Bedienungsanleitung liege eine Zustimmung des Klägers vor, so dass eine Urheberrechtsverletzung fraglich sei. Zudem sei der Testkauf unnötig gewesen, um eine Rechtsverletzung im Internet zu beweisen. Die Abmahnkosten seien völlig überzogen und die Abmahnung sei mit fachlichen Mängeln behaftet, so dass kein Erstattungsanspruch bestehe. Er ist der Auffassung, ihm stünden die im Wege der Widerklage geltend gemachten Zahlungsansprüche aufgrund einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zu.