312 O 153/16

Leitsatz: 1. Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist.(Rn.24) 2. Voraussetzung ist deshalb, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss der Verkehr ersehen können, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht.(Rn.24) 3. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „elbdock“ für die Vermietung von Geschäftsräumen an Dritte ist zu verneinen, wenn die Verwendung des Zeichens „elbdock“ am Geschäftslokal, auf Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen und Ankündigungen und Werbedrucksachen für die konkret in Streit stehenden Dienstleistungen (Vermietung von Geschäftsräumen an Dritte) im relevanten Zeitraum nicht in ausreichendem Maß festzustellen ist.(Rn.25) 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen. 3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils vollstreckbaren Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. I. Soweit der nicht nachgelassene Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 3.5.2018 neuen Sachvortrag enthält, kann dieser nicht mehr berücksichtigt werden, § 296a ZPO. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist im Streitfall nicht veranlasst. II. Dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG steht ein Zwischenrecht der Beklagten an der Marke „Elbdeck“ nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG entgegen. 1. Gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre, weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können. Eine Löschungsreife wegen Verfalls nach §§ 51 Abs. 4 Nr. 1, 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG setzt voraus, dass die ältere Marke nach dem Tag ihrer Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Dabei ist im Rahmen des § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast § 55 Abs. 3 S. 3 MarkenG entsprechend anzuwenden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Auflage § 22 Rn. 9). Infolgedessen oblag es dem Kläger, darzulegen und zu beweisen, dass die Klagemarke „elbdock“ innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren vor dem 21.6.2013 (Tag der Veröffentlichung der Marke „Elbdeck“) rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt wurde. 2. Zunächst ist zugunsten des Klägers davon auszugehen, dass aufgrund seiner Stellung als Geschäftsführer und Alleingesellschafter der I. S. B. GmbH, welche Komplementärin der I. T. GmbH & Co. KG ist, eine konkludente Lizenzvereinbarung zwischen dem Kläger als Inhaber der Marke „elbdock“ und der I. T. GmbH & Co. KG besteht. 3. Gleichwohl ist eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke in dem Zeitraum bis zum 21.6.2013 durch den Kläger oder die I. T. GmbH & Co. KG nicht festzustellen. a) Die erforderliche Ernsthaftigkeit der Benutzung verlangt eine Ausrichtung der Benutzung auf die Gewinnung oder den Erhalt von Marktanteilen auf dem Absatzmarkt für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2009, 60 - Lottocard). Dabei muss die Benutzung nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entsprechen, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH GRUR 2009, 766 - Stofffähnchen). Zu den hier einschlägigen Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung bei Dienstleistungsmarken hat der BGH ausgeführt (GRUR 2010, 270 - ATOZ III): „Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA).“ b) Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke für die Vermietung von Geschäftsräumen an Dritte vor dem 21.6.2013 zu verneinen. Die Verwendung des Zeichens „elbdock“ am Geschäftslokal, auf Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen und Ankündigungen und Werbedrucksachen für die konkret in Streit stehenden Dienstleistungen ist im relevanten Zeitraum nicht in ausreichendem Maß festzustellen. aa) Die Inhaberschaft des Klägers bezüglich der Domains www.e..de und www.e..com seit 2001 (Anlage K 6) ist kein Beleg für eine entsprechende Benutzung. Denn es wurde nicht vorgetragen, ob und mit welchem Inhalt die Seiten vor dem 21.6.2013 betrieben wurden. Der Vortrag des Klägers, die Klagemarke sei unter der Domain www.e..de seit über 10 Jahren von der I. T. GmbH & Co. KG im streitgegenständlichen Bereich umfangreich beworben und benutzt worden, ist ebenfalls unsubstantiiert. Es wurde nämlich nicht vorgetragen, in welcher Art und Weise die Benutzung erfolgt ist; insoweit liefe eine Beweiserhebung auf eine unzulässige Ausforschung hinaus. bb) Die Behauptung des Klägers, dass die Marke „elbdock“ an dem Gebäude, in dem die I. T. GmbH & Co. KG ihre Geschäftsräume hat, von 2001 bis Ende 2013 mit großem Schriftzug verwendet worden sei, belegt ebenfalls keine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG. Gleiches gilt für den Vortrag des Klägers, im Eingangsbereich der Geschäftsräume sei seit 2001 ein großes Eingangsschild (Anlage K 9) mit dem Schriftzug der Klagemarke verwendet worden. Zum einen fehlt es an Vortrag, dass in dem Zeitraum vor dem 21.6.2013 überhaupt Vermietungsgeschäfte stattgefunden haben. Und zum anderen ist es, wie oben dargelegt, erforderlich, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Dies ist bei einem Unternehmen, welches eine Vielzahl von unterschiedlichen Dienstleistungen erbringt, nicht der Fall (Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rn. 54). Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass unter der Marke „elbdock“ eine Vielzahl von Dienstleistungen, u.a. die einer Werbeagentur angeboten wurden (Anlage B 1). Infolgedessen und aufgrund des Zusatzes „medien beim alten elbtunnel“ hat der Verkehr keine Veranlassung, das Zeichen mit Vermietungsdienstleistungen in Verbindung zu bringen. cc) Auch aus den eingereichten Anzeigen auf der Internetseite www.immobilienscout24.de und diesbezüglichen Rechnungen (Anlagen K 12 bis K 14) ergibt sich keine rechtserhaltende Benutzung. Die Anzeige „Elbdock B. B.“ wurde erst ab dem 9.2.2015 geschaltet und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. In der ab 2011 geschalteten Anzeige wird das Zeichen „elbdock“ nicht zur Kennzeichnung von Dienstleistungen des Klägers verwendet. Dort heißt es lediglich in der Titelzeile, welche das Objekt bezeichnet: „Elbdock für Kreative im Hafen“. Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise wird „Elbdock“ hier im Sinne einer Beschreibung für die zu vermietenden Räumlichkeiten verwendet, nicht jedoch als Marke für Vermietungsdienstleistungen. dd) Auch die Flyer gemäß Anlage K 10 wurden nicht in einem solchen Umfang verbreitet, dass von einer ernsthaften Benutzung der Klagemarke ausgegangen werden kann. Angesichts des Umstandes, dass aufgrund des Vorstehenden die Verteilung von Werbeflyern die einzige Benutzungshandlung im hier relevanten Zeitraum darstellt, genügt die im Rahmen der Vernehmung des Zeugen M. festgestellte Verbreitung von Werbeflyern nicht für eine rechtserhaltende Benutzung. Der Zeuge hat erklärt, dass er den in der Anlage K 10 befindlichen Flyer am 18.11.2011 auf die Facebookseite des Klägers hochgeladen habe. Ferner habe er diesen Flyer u.a. an sieben Hochschulen in Abständen von ungefähr drei Monaten verteilt. Soweit die Möglichkeit bestanden habe, habe er die Flyer ans schwarze Brett gehängt, teilweise habe er die Flyer im Sekretariat abgegeben. Dabei habe es sich jeweils um 20-30 Stück pro Aktion und pro Hochschule gehandelt. Er habe einmal versucht, die Flyer händisch zu verteilen, das habe aber keinen Zweck gehabt, weshalb er direkt zum Sekretariat und zum schwarzen Brett gegangen sei. (1) Die Verbreitung auf der Facebookseite des Klägers stellt keine ausreichende markenrechtliche Benutzungshandlung dar. Zum einen handelt es sich um den privaten Facebook Account des Klägers und zum anderen werden derartige Posts üblicherweise – wenn überhaupt – von anderen befreundeten Facebook Nutzern nur in begrenztem Umfang wahrgenommen, da sie durch neuere Posts nach unten geschoben werden. Es ist auch nicht vorgetragen worden, dass der Post mit dem Flyer z.B. durch eine größere Zahl von „Likes“ eine größere Verbreitung gefunden hat. Jedenfalls ergibt sich aus dem vom Zeugen M. mitgebrachten Ausdruck, dass dieser lediglich von drei Nutzern geteilt wurde, was für eine ernsthafte Benutzung im Rahmen einer Werbung nicht genügt. (2) Auch die festgestellte Verteilung des Werbeflyers an Kunsthochschulen stellt keine Werbemaßnahme dar, die als rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke angesehen werden kann. Der Flyer selbst enthält zwar oben rechts das im Sinne eines Logos hervorgehobene Zeichen „elbdock“, das in diesem Kontext grundsätzlich als Herkunftshinweis auf Vermietungsdienstleistungen geeignet ist. Es ist aufgrund der Vernehmung des Zeugen M. jedoch nicht erwiesen, dass dieser Flyer in einem Umfang dem Verkehr zugänglich gemacht wurde, dass von einer ernsthaften und wirtschaftlich sinnvollen Benutzungshandlung ausgegangen werden kann. Der Zeuge hat nämlich selbst eingeräumt, dass eine händische Verteilung nicht stattgefunden habe und er die Flyer lediglich am schwarzen Brett angeheftet und im Sekretariat abgegeben habe. Bei einer Anbringung eines Flyers an einem schwarzen Brett, an dem jeder Aushänge anbringen kann, ist aufgrund der Vielzahl weiterer Aushänge und der Fluktuation nicht sichergestellt, dass dieser für längere Zeit von einem großen Personenkreis wahrgenommen wurde. Gleiches gilt für die Abgabe von 20-30 Flyern im Sekretariat, wobei unklar ist, was dort mit den Flyern geschehen ist. Nach alledem war die festgestellte Art und Weise der Verbreitung der Flyer keine Werbemaßnahme, die einer ernsthaften und wirtschaftlich sinnvollen Benutzung der Klagemarke entspricht. III. Mangels Unterlassungsanspruchs sind auch die geltend gemachten Annexansprüche nicht gegeben. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Die Parteien streiten um markenrechtliche Ansprüche bezüglich des Zeichens „Elbdeck“. Der Kläger ist Geschäftsführer und Alleingesellschafter der I. S. B. GmbH. Diese ist Komplementärin der I. T. GmbH & Co. KG. Letztere ist im Werft-Bereich des Hamburger Hafens unter der Bezeichnung „Elbdock“ als Werbeagentur tätig und vermietet daneben auch Räumlichkeiten in der von ihr genutzten Immobilie an Dritte. Der Kläger ist Inhaber der deutschen Wortmarke... „elbdock“ (Klagemarke) mit Priorität vom 7.9.2003, die unter anderem für die „Vermietung von Geschäftsräumen an Dritte“ eingetragen ist (Anlage K 1). Die Beklagte ist eine Immobiliengesellschaft, die unter anderem im Jahr 2013 die Immobilie „Elbdeck“ auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe unter der Anschrift N. ... errichtete und seither auch unter der Bezeichnung „Elbdeck“ unter anderem auf ihrer Webseite www.h.-i.-gmbh.de vermarktet (Anlagenkonvolut K2). Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke... „Elbdeck“ mit Priorität vom 10.4.2013 (Anlage K 3). Die Eintragung wurde am 21.6.2013 veröffentlicht. Diese Marke ist unter anderem für die „Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management)“ eingetragen. Der Kläger mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 14.8.2015 wegen einer Verletzung von Markenrechten aus der Marke „elbdock“ vergeblich ab (Anlagen K 4 und K 5). Der Kläger ist der Ansicht, ihm stünden ein Unterlassungsanspruch aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG sowie Folgeansprüche gegen die Beklagte zu. Es bestehe aufgrund hochgradiger Ähnlichkeit zwischen den Zeichen „Elbdock“ und „Elbdeck“ Verwechslungsgefahr. Der Kläger behauptet, die Klagemarke sei seit 2001 für die Vermietung von Geschäftsräumen an Dritte verwendet worden. Die Benutzung der Klagemarke durch die I. T. GmbH & Co. KG sei mit Zustimmung des Klägers erfolgt. Inhaber der Domains www.e..de und www.e..com sei seit 2001 der Kläger. Die Klagemarke werde seit über 10 Jahren von der I. T. GmbH & Co. KG umfangreich auf der Webseite www.e..de verwendet und beworben. In der aus den Anlagen K 1 und K 7 ersichtlichen Form sei die Webseite seit mindestens August 2015 abrufbar. Darüber hinaus habe der Kläger persönlich die Klagemarke auf der Internetseite www.e..com seit mindestens Anfang 2015 verwendet (Anlage K 8). Außerdem habe sich bei den Geschäftsräumen der I. T. GmbH & Co. KG von 2001 bis Ende 2013 die Klagemarke als Schriftzug am Gebäude befunden. Seit 2001 befinde sich im Eingangsbereich ein weiteres Schild mit der Klagemarke (Anlage K 9). Im Übrigen sei im Jahr 2011 ein Flyer angefertigt worden, der vom Zeugen M. bis ca. 2013 an diversen Hochschulen verteilt worden sei (Anlage K 10). Ferner bezieht sich der Kläger bezüglich der Benutzung auf Broschüren (Anlage K 11), Vermietungsanzeigen bei Immobilienscout24 (Anlagen K 12 und K 13) sowie diesbezügliche Rechnungen (Anlagenkonvolut K 14). Der Kläger ist der Meinung, dass eine Verwirkung nicht eingetreten sei. Er habe erstmals im Frühjahr 2014 oder im Frühjahr 2015 Schilder gesehen, die auf das „Elbdeck“ hingewiesen hätten. Der Kläger beantragt, 1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „ELBDECK“ zur Kennzeichnung von Immobilienvermietungsdienstleistungen zu verwenden und/oder verwenden zu lassen und/oder hierfür zu werben. 2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem aus Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird. 3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1. durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, welches Angaben über den Nutzungszeitraum, den Nutzungsumfang und die erzielten Umsätze zu enthalten hat. 4. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von der Verbindlichkeit gegenüber dem Rechtsanwalt K. O. in Höhe von 2.305,40 € für die außergerichtliche Tätigkeit vom 14.08.2015 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.08.2015 freizustellen. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Die Beklagte ist der Ansicht, dass dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche wegen Markenverletzung nicht zustünden. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die Klagemarke einen extrem geringen Schutzumfang habe. Es handele sich mit Blick auf die Lage der Geschäftsräume lediglich um eine beschreibende Angabe. Auch sei der Bedeutungsgehalt der Marken hinreichend verschieden. Darüber hinaus habe der Kläger seine Ansprüche verwirkt. Denn seit Mitte 2012 sei das Bauprojekt der Beklagten an der Baustelle mit einem großen Schild unter Verwendung der Bezeichnung „Elbdeck“ beworben worden. Überdies verweist die Beklagte auf Zeitungsartikel über das „Elbdeck“ aus dem Frühjahr 2012 (Anlagen B 5 und B 6) und auf Werbeanzeigen ab August 2013 (Bl. 22/23 d.A.). Infolgedessen sei davon auszugehen, dass der Kläger lange vor der Abmahnung im August 2015 Kenntnis von der streitgegenständlichen Verwendung der Marke Elbdeck gehabt habe. Die Beklagte bestreitet ferner das Vorliegen einer Lizenzvereinbarung zwischen dem Kläger und der I. S. B. GmbH sowie der I. T. GmbH & Co. KG. Darüber hinaus erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung. Sie bestreitet insbesondere eine Benutzung der Klagemarke vor der Eintragung der Beklagtenmarke „Elbdeck“ im April 2013. Jedenfalls habe die Beklagte ein bestandskräftiges Zwischenrecht im Sinne von § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erworben. Die Kammer hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen M.. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle vom 9.5.2017 und 17.4.2018 Bezug genommen.