416 HKO 165/16

Leitsatz: 1. Eine bösgläubige Markenanmeldung kommt in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen.(Rn.41) 2. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.(Rn.41) 3. Eine bösgläubige Markenanmeldung ist allein aufgrund des Umstandes, dass der Antragsteller möglicherweise die Anmeldung nur vorgenommen hat, weil er befürchtete, der Antragsgegner werde im Europäischen Raum aktiv werden wollen, nicht erkennbar. Mangels Vorliegen anderer besonderer Umstände stellt sich die Markenanmeldung insofern als ein legitimes Verhalten im Rahmen des allgemeinen Wettbewerbs dar.(Rn.45) 1. Die einstweilige Verfügung und der Arrest des Landgerichts Hamburg vom 07.09.2016 (315 O 165/16) werden bestätigt. 2. Der Herausgabeantrag der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen. 3. Die Antragsgegnerin hat auch die weiteren Kosten des Verfahrens nach einem Verfahrenswert von bis zu € 105.000,- zu tragen. Das zulässige Begehren der Antragstellerin ist begründet. A. Das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ist zu bejahen. Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Verletzung von Markenrechten vom Grundsatz her generell die Interessen eines Markeninhabers nicht lediglich unerheblich beeinträchtigt, so dass das Bestehen eines Verfügungsgrundes regelmäßig zu bejahen ist. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Verletzung auf einer nur wenige Tage dauernden Messe stattgefunden hat, so dass es für die Antragstellerin von eminenter Wichtigkeit war, dass ihre Markenrechte gewahrt wurden. Unter diesen Umständen bestand ein gesteigertes Interesse der Antragstellerin, Rechtsverletzungen sofort unmittelbar zu unterbinden, weil eine spätere Rechtsverfolgung voraussichtlich „ins Leere gelaufen“ wäre. Dass die Antragstellerin – wie die Antragsgegnerin geltend macht – in dringlichkeitsschädlicher Frist vorgegangen sei, ist nicht ersichtlich. Die Kormarine 2003-2005 kann bereits aus Zeitgründen nicht berücksichtigt werden. Auch nach der SSM 2010 ist zumindest eine Zäsurwirkung durch Fernbleiben der Antragsgegnerin vom europäischen Markt bis 2016 eingetreten, sodass die Dringlichkeit nun wiederaufgelebt ist. Die Möglichkeit früherer Kenntniserlangung ist unschädlich, denn es besteht keine allgemeine Marktbeobachtungspflicht. Den Ankündigungen auf der Messewebsite war eine Zeichennutzung nicht zu entnehmen. Und schließlich liegt auch eine hinreichende eidesstattliche Versicherung vor (ASt 4 & 5), dass die Antragstellerin erst unmittelbar vor Stellen des Verfügungsantrags Kenntnis erlangt hat. B. Verfügungs- und Arrestanspruch sind auch begründet. Demgegenüber ist das Herausgabeverlangen der Antragsgegnerin unbegründet. I. Hinsichtlich der Verfügungsbegehren gilt Folgendes: 1. Die Antragstellerin kann von der Antragsgegnerin aus Art. 9 Abs. 2 lit. b), Abs. 3 UMV verlangen, dass letztere es unterlässt, die unter I. im Verfügungsbeschluss vom 07.09.2016 aufgeführten Elemente/Materialen in der Bundesrepublik Deutschland i.S.d. dort aufgeführten Tätigkeiten zu benutzen. a) Die Verfügungsmarke steht – da noch innerhalb der Benutzungsschonfrist - in Kraft. Zwischen den Kollisionszeichen besteht auch die erforderliche Verwechslungsgefahr. Diese ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Im Hinblick auf die Warenidentität und die klangliche Ähnlichkeit von der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von „BEMITITE“ mit „REMITITE“ ist hier offensichtlich eine Verwechslungsgefahr gegeben. Da die Antragsgegnerin hiergegen auch nichts erinnert, sieht das Gericht insoweit von weiteren Ausführungen ab. b) Dass auf der Messe eine Benutzung in Form einer Bewerbung durch Präsentation der Produkte erfolgt ist, ist zwischen den Parteien unstreitig. Die Antragsgegnerin hat ihre Produkte aber auch im Sinne eines Anbietens bzw. in den Verkehr Bringens (bzw. anbieten / in den Verkehr bringen Lassens) benutzt. Die für das Bestehen eines derartigen Anspruches erforderliche Begehungsgefahr, auf welche die Antragstellerin zuletzt in der mündlichen Verhandlung ihr Begehren gestützt hat, ist gegeben. Das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr setzt ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür voraus, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (BGH GRUR 2010, 1103, 1104 – Pralinenform II). Davon ist nach Ansicht des Gerichts im Streitfall auszugehen, wobei es nicht darauf ankommt, auf was im Einzelnen die SMM 2016 ausgerichtet war, wobei allerdings darauf hingewiesen sei, dass im Schlussbericht der SMM (AG 13) mehrfach die Rede von Vertragsabschlüssen ist, so dass vieles für das Vorliegen (auch) einer Verkaufsmesse spricht. Die Antragstellerin hat insoweit zunächst glaubhaft gemacht, dass ein Händler der Firma T. erklärt habe, dieses Unternehmen sei für den Vertrieb der relevanten Verletzungsprodukte in den Niederlanden zuständig (ASt 26). Darüber hinaus hat die Antragstellerin dargelegt, dass sich diese Firma auf ihrer Website (ASt 27) als Partner für die Antragsgegnerin in der Europäischen Marine-Industrie bezeichnet hat. Auch wenn die Antragsgegnerin nicht für die Seite verantwortlich ist, so hat sie doch gleichfalls nicht geltend gemacht, dass die entsprechend Darstellung fehlerhaft ist. Eine derartige Präsentation kann im Zusammenhang mit der beschriebenen und glaubhaft gemachten Aussage auf der Messe nur dahingehend ausgelegt werden, dass T. europaweit für die Antragsgegnerin entweder bereits tätig ist oder dies zumindest werden wird bzw. werden soll. Dies aber begründet nach Ansicht des Gerichts die ernsthafte Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Produkte konkret auch im deutschen Markt „positionieren“ wird/will. Hierfür spricht auch, dass die Antragsgegnerin über sechs Jahre auf eine Teilnahme an der SMM verzichtet hat und jetzt zu einem Zeitpunkt ausstellt, in welchem der koreanische Heimatmarkt schwächelt. Dies deutet darauf hin, dass die Antragsgegnerin auf dem europäischen Markt Boden gutmachen will, zumal auch ein Händler von T. anwesend war, also der Firma, die sich als europäischer Partner der Antragsgegnerin – offensichtlich und unwidersprochen nicht ohne deren Wissen und Wollen - darstellt. c) Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Antragstellerin die Verfügungsmarke bösgläubig angemeldet hat, bestehen nicht. Für die Annahme eines missbräuchlichen Erwerbs sind alle sich aus den relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte zu berücksichtigen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor §§ 14 – 19 d, Rn. 330 m.w.N.). aa) Eine bösgläubige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2012, 429, 430 - Simca m.w.N.; vgl. auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 333). Von einer rechtsmissbräuchlichen Ausnutzung der formalen Rechtsstellung im Einzelnen ist z. B. auszugehen, wenn der Markeninhaber, welcher eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, keinen ernsthaften Willen hat, die Marke im eigenen Geschäftsbetrieb oder für Dritte aufgrund eines bestehenden oder potentiellen Beratungskonzepts zu nutzen, und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2013, 211, 212 - Spekulationsmarke). bb) Ausgehend hiervon sind keine ausreichenden Gesichtspunkte für eine bösgläubige Markenanmeldung, welche die Antragstellerin darlegen und glaubhaft machen muss, erkennbar. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2008, 621, 623 – Akademiks). Dass die Antragsgegnerin über einen schutzwürdigen Besitzstand im Europäischen Raum nach sechs Jahren Abstinenz von der SMM verfügt (hat), lässt sich ihrem Vorbringen nicht ansatzweise entnehmen. Mangels Benutzungsaufnahme im Inland, die auf dauerhafte wirtschaftliche Betätigung schließen lässt, konnte somit kein Unternehmenskennzeichenschutz für die Antragsgegnerin als ausländisches Unternehmen entstehen. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, so ist nicht ersichtlich, dass der Antragstellerin dies auch bekannt gewesen ist. Soweit von der Rechtsprechung der Erwerb im Ausland geschützter Kennzeichen im Inland für bedenklich gehalten wird, wenn im Ausland eine überragende Verkehrsgeltung besteht, so ist auch dies wiederum durch nichts belegt. Allein dass die Antragstellerin möglicherweise die Anmeldung vorgenommen hat, weil sie befürchtete, die Antragsgegnerin werde im Europäischen Raum aktiv werden wollen, kann ersterer nicht zum Nachteil gereichen, da ihr Vorgehen insoweit mangels anderer (besonderer) Umstände ein legitimes Verhalten im Rahmen des allgemeinen Wettbewerbs darstellt. Dass die bisher nicht erfolgte Benutzung allein nicht auf die Intention schließen lässt, die Antragstellerin wolle ihre Marke als Sperrmarke verwenden, bedarf im Hinblick auf die gesetzlich normierte Benutzungsschonfrist keiner besonderen Ausführungen. Letztlich verbleibt allenfalls deshalb ein „schales“ Gefühl, weil nicht ersichtlich ist, in welchem Verhältnis der Anwalt, der Inhaber der älteren Marke „REMITITE“ ist und somit wohl mit Erfolg gegen die Verfügungsmarke vorgehen könnte, zur Antragstellerin steht. Dies allein reicht allerdings für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht aus, zumal es weder die Aufgabe der Antragstellerin ist, hierzu Vortrag zu leisten, noch die des Gerichts, insoweit selber Nachforschungen zu betreiben. 2. Wegen der offensichtlichen Rechtsverletzung sind auch der Auskunfts- und Herausgabeanspruch begründet (Art. 102 Abs. 2 UMV i.V.m. § 19 bzw. § 18 MarkenG). II. Im Hinblick auf das Vorverhalten der Antragsgegnerin, welche die Verfahrenskosten der patentrechtlichen Auseinandersetzung im Jahre 2010 bisher noch nicht beglichen hat, ist das Arrestbegehren gleichfalls begründet (§ 916 i.V.m. § 917 ZPO). III. Demgegenüber ist das Herausgabeverlangen der Antragsgegnerin unbegründet. Ganz abgesehen davon, dass ein solches Begehren nicht im Rahmen eines Verfügungsverfahrens gegenüber der Antragstellerseite mit Erfolg geltend gemacht werden kann, scheitert es auch daran, dass die Verfügung zu bestätigen war. Soweit es den (Hilfs-)Antrag auf Fristsetzung zur Erhebung der Hauptsacheklage betrifft, ist dieser an anderer Stelle zu behandeln. Die Kostenentscheidung richtet sich nach § 91 ZPO. Im Hinblick auf das Herausgabeverlangen der Antragsgegnerin war der ursprüngliche Verfahrenswert geringfügig zu erhöhen. Die Antragstellerin, ein im Bereich Brandschutz und Evakuierung, insbesondere für Schiffe und Bohrinseln, tätiges mittelständisches Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden macht gegen die in Südkorea ansässige, unter ihrer jetzigen Bezeichnung seit September 2013 firmierende Antragsgegnerin, welche Produkte der Feinchemie, auch feuerbeständige Materialien und Vorrichtungen, insbesondere zur Verwendung im Schiffsbau, herstellt, im Wesentlichen einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend. Dabei streiten die Parteien u.a. über die Zulässigkeit der Nutzung des Zeichens „REMITITE“ durch die Antragsgegnerin zur Kennzeichnung von feuerbeständigen Hülsenelementen und Dichtungsmaterialien. Zugunsten der Antragstellerin ist das Zeichen „BEMITITE“ als EU-Wortmarke (Nr.... – Anmeldetag: 19.06.2015 – ASt 8) für die Klassen 1, 6, 9 17, 19, 20 und 37 eingetragen (fortan die „Verfügungsmarke“). Die sich noch in der Benutzungsschonfrist befindende Verfügungsmarke wird von der Antragstellerin gegenwärtig nicht benutzt. Die Antragstellerin ist darüber hinaus Inhaberin der Gemeinschaftsmarken „RESITITE“ (Nr. ... – Anmeldetag: 16.06.2015 – ASt 9) und „REVITITE“ (Nr...) sowie der Internationalen Registrierung „DYNATITE“ (Nr. ... – Anmeldetag: 05.09.2006 – ASt 9). Weiterhin ist der britische Anwalt D. J. Inhaber der im September 2013 angemeldeten EU-Marke „REMITITE“ (ASt 9). Bereits im Rahmen der SMM (Shipbuilding, M. & M. Technology International Trade Fair) 2010 in H. hatte die Antragstellerin gestützt auf Patentrechte eine einstweilige Verfügung gegen die Antragsgegnerin wegen Anbietens eines Brandschutzsystems vor dem Landgericht Hamburg erwirkt (Az. 315 O 323/10). Die Antragsgegnerin brach ihren Messeauftritt in der Folge ab. Die Verfahrenskosten hat die Antragsgegnerin bisher nicht beglichen. Eine Hauptsacheklage wurde nicht erhoben. Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen den Parteien entstand anlässlich der SMM 2016, auf der die Antragsgegnerin ihre Produkte präsentiert hat, u.a. feuerbeständige Hülsenelemente und Dichtungsmaterialien. Auf Antrag der Antragstellerin vom 06.09.2016 hin erging seitens des LG Hamburg einen Tag später eine einstweilige Unterlassungsverfügung sowie hinsichtlich der Kosten ein Arrestbeschluss (315 O 333/16). Hiergegen hat die Antragsgegnerin Widerspruch eingelegt. Die Antragstellerin behauptet, die Antragsgegnerin habe ihre mit „REMITITE“ gekennzeichneten Produkte auf der Website ihres europäischen Händlers T. zum Verkauf angeboten (ASt 27). Weiterhin sei ein Vertreter dieser Firma auf der SMM als Händler der Antragsgegnerin für den europäischen Markt aufgetreten (ASt 26). Die Antragstellerin ist der Ansicht, die Verwendung des Zeichens „REMITITE“ durch die Antragsgegnerin auf feuerbeständigen Hülsenelementen und feuerbeständigen Silikondichtungsmaterial stelle ein markenrechtswidriges Verhalten da. Die Verfügungsmarke besitze zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen „BEMITITE“ und „REMITITE“ seien hochgradig ähnlich und unterschieden sich optisch lediglich in dem ersten von insgesamt acht Buchstaben, was als einzige Abweichung zwischen den Marken nicht aus der überragenden Zeichenähnlichkeit herauszuführen vermöge. Zusätzlich seien die Buchstaben „R“ und „B“ sowohl visuell als auch klanglich äußert ähnlich. Angesichts der Warenidentität greife die Antragsgegnerin durch die Benutzung der Marke „REMITITE“ in die Verfügungsmarke der Antragstellerin ohne deren Zustimmung ein. Die Teilnahme der Antragsgegnerin an der keine reine Leistungsschau darstellenden SMM 2016 beinhalte unter Berücksichtigung der Gesamtumstände ein Angebot. Daraus folgten neben einem Unterlassungsanspruch wegen der offensichtlichen Rechtsverletzung auch ein Auskunftsanspruch sowie ein die Vernichtung vorbereitender Verwahrungsanspruch. Die Antragstellerin beantragt, die einstweilige Verfügung zu bestätigen. Die Antragsgegnerin beantragt, 1. unter Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 07.09.2016 den auf ihren Erlass gerichteten Antrag der Antragstellerin vom 06.09.2016 zurückzuweisen - hilfsweise: gemäß §§ 936, 926 Abs. 1 ZPO der Antragstellerin eine Frist von vier Wochen zur Erhebung der Hauptsacheklage zu setzen -, 2. der Antragstellerin aufzugeben, sämtliche in dieser Sache bereits sequestrierten Gegenstände, insbesondere 4 große Aufstellwände samt Bannern, 4 weitere Stand-Aufsteller, mehrere Produkte des Typs R. und jeweils ein Muster des Produkts des Typs R. an die Antragsgegnerin an ihrem Geschäftssitz herauszugeben. Sie ist der Ansicht, es bestehe weder ein Verfügungsanspruch noch ein Verfügungsgrund. Die Verfügungsmarke sei wie die Marke „RESITITE“ der Antragstellerin und die Wortmarken „REMITITE“ des Herrn J. bösgläubig als Sperr- bzw. Spekulationsmarke zur Anmeldung gebracht worden und daher nichtig. Die Antragstellerin gehe nun in treu- und wettbewerbswidriger Weise aus der Verfügungsmarke gegen die Antragsgegnerin vor, um diese aus dem Markt zu drängen. Die Geltendmachung der durch die böswillige Markenanmeldung widerrechtlich erlangten Rechtsstellung verstoße gegen Treu und Glauben nach § 242 BGB. Der Erwerb der Verfügungsmarke durch die Antragstellerin stelle sich zudem als gezielte Behinderung eines Wettbewerbers nach § 4 Nr. 4 UWG eine unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des § 3 Abs. 1 UWG dar. Durch die Verwendung der angegriffenen Produkte in zahlreichen renommierten und innerhalb der EU eingesetzten Schiffen, habe die Antragstellerin in den EU-Mitgliedsstaaten, in denen das jeweilige nationale Recht dies vorsieht, eine Marke kraft Benutzung erlangt. Die Antragsgegnerin genieße sowohl in Deutschland als auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten für das Zeichen „REMITITE“ gleichfalls Schutz als geschäftliche Bezeichnung, soweit die nationalen Rechtsordnungen einen solchen Schutz vorsähen. Außerdem habe die Antragsgegnerin die Hülsenelemente und Dichtungsmaterialien im Geltungsbereich der EU weder angeboten noch in den Verkehr gebracht. Das Ausstellen der Ware auf einer in Deutschland stattfindenden Messe begründe noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen des Produkts im Inland. Insbesondere bei sog. internationalen Leitmessen, und eine solche sei die SMM, könne nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Anbieter auch auf den nationalen Markt des Messestandorts liefern wolle. Vielmehr handele es sich hier um eine bloße Leistungsschau. Die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG sei bei Kennzeichenverletzungen nicht analog anwendbar. Den erheblichen Nachteilen, die sich für die Antragsgegnerin aus den Beschränkungen ihres Messeauftritts ergäben, stehe auf Seiten der Antragstellerin kein hinreichend schutzwürdiges Interesse gegenüber. Außerdem sei der Antragsgegnerin die Verwendung des Zeichens „REMITITE“ durch die Antragsgegnerin bereits seit einer ersten Begegnung der Parteien auf der Messe Kormarine zwischen 2003 und 2005, jedenfalls aber seit der Sequestration im Zuge der einstweiligen Verfügung bei der SMM 2010 bekannt gewesen. Angesichts all dessen sei auch keine für den Auskunftsanspruch im einstweiligen Rechtsschutz erforderliche „offensichtliche Rechtsverletzung“ gegeben. Zur Ergänzung des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der von den Parteien eingereichten Anlagen Bezug genommen.