7 O 19/16

Teilweiser Erfolg einer SEP-Klage: Auskunftspflicht trotz kartellrechtlicher Beschränkung von Unterlassungsansprüchen • Ein SEP-Inhaber muss vor Erhebung einer auf Unterlassung oder Rückruf gerichteten Klage dem mutmaßlichen Verletzer nicht nur das betreffende Patent und dessen angebliche Standardessentials benennen, sondern auch in hinreichender Transparenz darlegen, wie die geforderte Lizenzgebühr berechnet wird, damit der Verletzer das Angebot als FRAND prüfen kann (Huawei./.ZTE-Anforderungen). • Fehlen die vorprozessual erforderlichen Erläuterungen zur Gebührenberechnung, stehen kartellrechtliche Gründe der Durchsetzung von Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüchen entgegen. • Werden die technischen Merkmale eines Patentanspruchs durch standardkonforme Produkte erfüllt, kann der Verletzungsanspruch auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begründet werden, auch wenn Unterlassungs- und Vernichtungsansprüche abgewiesen werden. • Eine Aussetzung des Verletzungsprozesses zugunsten eines vorläufigen Nichtigkeits- oder parallel laufenden Verfahrens ist nur unter besonderen Umständen geboten; die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Patents reicht nicht aus. Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 440 525 für ein UMTS/HSDPA‑Verfahren; die Beklagte vertreibt darauf aufbauende Mobiltelefone in Deutschland. Die Klägerin machte die Verletzung des Patents geltend, führte umfangreiche Vorverhandlungen und unterbreitete ein Lizenzangebot mit einem Stücksatz, ein Abschluss erfolgte nicht. Die Beklagte bestritt Verletzung insbesondere wegen des Merkmals f2 und berief sich auf eine Lizenz Dritter sowie auf kartellrechtliche Einwände. Die Klägerin verlangte Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Schadensersatz, Rückruf und Vernichtung; die Kammer prüfte insbesondere die Auslegung des Anspruchs 10, die Relevanz des UMTS‑Standards und die Einhaltung der Huawei./.ZTE‑Obliegenheiten. Im Verfahren stellte sich die Kammer auf die Auffassung, dass die angegriffenen Geräte Anspruchsmerkmale erfüllen, die Klägerin aber vor Klageerhebung die Berechnung der verlangten Lizenzgebühr nicht hinreichend transparent dargestellt habe. • Patentumfang und Auslegung: Anspruch 10 des Klagepatents betrifft eine Sekundärstation im UMTS/HSDPA‑System; die Beschreibung und Anspruchsformulierung lassen die Verwendung eines Leistungsversatzes (ΔACK/ΔNACK) als Erfüllung des Merkmals f2 zu. • Verletzung: Die Kammer hat überzeugt festgestellt, dass die angegriffenen, standardkonformen Ausführungsformen die Merkmale des Anspruchs 10, einschließlich f2, unmittelbar und wortsinngemäß verwirklichen; optional erstattete Parameter des Standards genügen, da sie die funktionale Vorgabe eines Leistungspegels ermöglichen. • Kartellrechtliche Schranke nach Huawei./.ZTE: Zur Durchsetzung von Unterlassungs‑ und Rückrufansprüchen muss der SEP‑Inhaber vor Klageerhebung nicht nur Patenthervorhebung und Verletzungssachverhalt, sondern auch ein annahmefähiges FRAND‑Lizenzangebot mit transparenter Darstellung der Gebührenberechnung vorlegen. Die bloße Nennung eines Stcksatzes oder Multiplikatoren genügt nicht. • Anwendung auf den Streitfall: Die Klägerin hat vor Klageerhebung nicht substantiiert dargelegt, weshalb ihr angebotener Lizenzsatz FRAND sei; einschlägige Erläuterungen erfolgten erst nach Klageerhebung, somit sind Unterlassungs‑, Rückruf‑ und Vernichtungsanträge kartellrechtlich unzulässig. • Auskunft, Rechnungslegung und Schadensfeststellung: Ungeachtet der kartellrechtlichen Beschränkung ist die Beklagte zur Auskunft nach §140b PatG und zur Rechnungslegung verpflichtet; die Voraussetzungen für die Feststellung der Schadensersatzpflicht (§139 Abs.2 PatG) sind erfüllt, da die Beklagte zumindest fahrlässig handelte. • Aussetzung des Verfahrens und Nichtigkeitsangriff: Eine Aussetzung zugunsten parallel anhängiger Verfahren (Rechtsbank Den Haag oder Nichtigkeitsklage beim BPatG) ist nicht gerechtfertigt; eine bloße Möglichkeit der Vernichtung des Patents reicht nicht, es bedarf hinreichender Wahrscheinlichkeit. • Erschöpfung und Lizenz Dritter: Der Einwand der Erschöpfung sowie die Berufung auf eine Lizenz eines Chiplieferanten wurden nicht substantiiert vorgetragen und greifen nicht durch. Die Klage ist teilweise erfolgreich: Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin ausführlich Auskunft und Rechnungslegung über den Umfang der seit dem 9. Juni 2012 begangenen Benutzungshandlungen zu erteilen (insbesondere Mengen, Lieferungen, Angebote, Werbung, Kostenfaktoren und Gewinn) und es wird festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin für die seit diesem Zeitpunkt entstandenen und noch entstehenden Schäden zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die Anträge auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Vernichtung der Produkte werden abgewiesen, weil die Klägerin vor Klageerhebung die vom EuGH im Huawei./.ZTE‑Leitsatz geforderten, für ein FRAND‑Angebot erforderlichen Erklärungen zur Berechnung der Lizenzgebühr nicht in der gebotenen Transparenz vorgelegt hat; spätere Erläuterungen im Prozess können dies nicht heilen. Weitergehende Aussetzungsbegehren werden zurückgewiesen; schließlich trägt die Klägerin zwei Drittel und die Beklagte ein Drittel der Kosten des Rechtsstreits. Insgesamt obsiegen die Auskunfts‑ und Feststellungsansprüche der Klägerin wegen festgestellter Patentverletzung und Verschulden der Beklagten, während Zwangs‑ und Vernichtungsansprüche aus kartellrechtlichen Gründen nicht durchsetzbar sind.