6 U 149/13

Leitsatz: Der Streitgegenstand eines patentrechtlichen Vindikationsanspruchs wird nicht dadurch berührt, ob der Kläger geltend macht, das Patent betreffe ein von ihm gemachte, jedoch nicht wirksam in Anspruch genommene Diensterfindung, oder ob er geltend macht, die Erfindung bereits vor Beginn des Arbeitsverhältnisses gemacht zu haben. Hat der Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer gemeldete Diensterfindung nicht wirksam in Anspruch genommen, kann er dem Vindikationsanspruch des Arbeitnehmers ein Zurückbehaltungsrecht wegen der ihm zustehenden Ansprüche auf Erstattung der Kosten für die Anmeldung und die Aufrechterhaltung des Schutzrechts entgegenhalten; insbesondere findet in diesem Fall die Vorschrift des § 16 I ArbErfG keine Anwendung. Die Berufung des Klägers gegen das am 5. 6. 2013 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main (Az.: 6 O 317/12) wird zurückgewiesen. Die Anschlussberufung der Beklagten wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass sich der im Umfang des angefochtenen Urteils berechtigte Klageantrag zu I. 1. hinsichtlich der nationalen Teile des Europäischen Patents (Aktenzeichen der europäischen Patentschrift EP ...) in Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Luxemburg, Rumänien, Slowenien und Slowakei erledigt hat, sich der im Umfang des angefochtenen Urteils berechtigte Klageantrag zu I. 3. erledigt hat, sich der im Umfang des angefochtenen Urteils berechtigte Klageantrag zu IV. (Auskunftsantrag) erledigt hat. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben der Kläger 1/10 und die Beklagte 9/10 zu tragen. Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Den Parteien bleibt vorbehalten, die Zwangsvollstreckung der Gegenseite durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. I. Der Kläger ist X im Bereich der Projektierung und des Baus von solarbetriebenen Abwasseraufbereitungsanlagen, speziell im Bereich der Klärschlammtrocknung. Er war bei der Beklagten vom 01.12.20... bis 31.01.20... als Y im Vertrieb und in der Entwicklung von Solartrocknungsanlagen angestellt. Der Kläger macht in erster Linie Ansprüche aus Patentvindikation gegen die Beklagte geltend, denen letztere im Wesentlichen ein Zurückbehaltungsrecht wegen ihrer Kosten für die Schutzrechtsanmeldung und -aufrechterhaltung entgegenhält. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen. Diese sind lediglich wie folgt zu ergänzen: Vor seiner Anstellung bei der Beklagen war der Kläger Gesellschafter der Firma A ... GmbH. Diese war Inhaberin des Deutschen Patentes DE ... betreffend eine Vorrichtung zum Trocknen von Klärschlamm (Anlage BK 1). Die Firma A1 GbR, deren Mitgesellschafter der Kläger ebenfalls war, hatte mit der A ... GmbH einen Kaufvertrag über dieses Patent geschlossen und veräußerte das Patent sowie das dazugehörige Know-how mit Vertrag vom 12./22. November 2005 an die Rechtsvorgängerin der Beklagten, die Firma B1 ... GmbH (Anlage BK 2). Es ist zwischen den Parteien streitig, ob das streitgegenständliche Patent eine Weiterentwicklung des vorgenannten Schutzrechtes ist. Das Landgericht hat sein am 19.12.2012 erlassenes Teilversäumnis- und Schlussurteil mit der Maßgabe aufrecht erhalten, dass die Vindikationsansprüche nur Zug-um-Zug gegen Zahlung der für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte aufgewandten externen Kosten der Beklagten zugesprochen worden sind. Die Beklagte habe den schlüssigen Sachvortrag des Klägers zu seinen Vindikationsansprüchen unstreitig gestellt. Mit der Berufung verfolgt der Kläger sein erstinstanzliches Ziel, die Beklagte zur uneingeschränkten Übertragung der Schutzrechte zu verurteilen, weiter. Er wirft dem Landgericht Rechtsfehler und eine unzureichende Auswertung des Sach- und Streitstoffs vor. Das Landgericht habe der Beklagten kein Zurückbehaltungsrecht in analoger Anwendung der Regeln über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 994, 1000 BGB) zusprechen dürfen. Mangels Regelungslücke bzw. mangels Vergleichbarkeit der Sachverhalte komme eine entsprechende Anwendung dieser Vorschriften nicht in Betracht. Vielmehr müsse der in § 16 Arbeitnehmererfindergesetz zum Ausdruck gebrachte Rechtsgedanke zur Anwendung kommen, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Schutzrecht nur gegen Ersatz der Umschreibungskosten, ansonsten aber ersatzfrei zu übertragen habe. Da die Beklagte den Kläger vorsätzlich geschädigt habe, scheide gem. § 1000 S. 2 BGB ein Zurückbehaltungsrecht aus. Im Übrigen handele es sich bei den Anmeldegebühren nicht um gewöhnliche Erhaltungskosten, denn die Patentanmeldung "erschaffe" erst das Schutzrecht. Da die Beklagte eine widerrechtliche Entnahme durchgeführt habe, könne sie ihre Aufwendungen dem Kläger nicht entgegenhalten. Die Parteien haben die Klageanträge zu I. 2. und I. 4. übereinstimmend für erledigt erklärt. Der Kläger beantragt, das angefochtene Urteil teilweise abzuändern, und die Beklagte auf den Klageantrag zu I. 1. zu verurteilen, sämtliche nationalen Teile des Europäischen Patents (Az.: der europäischen Patentschrift EP ...), nämlich den Deutschen Teil (DE ...), den Österreichischen Teil (AT ...), den Spanischen Teil (ES ...), den Portugiesischen Teil (PT ...) sowie die Belgischen, Schweizer, Zyprischen, Französischen, Griechischen, Ungarischen, Italienischen, Niederländischen, Türkischen und Polnischen Teile, auf den Kläger zu übertragen und in die Umschreibung der jeweiligen Patente im jeweiligen nationalen Register einzuwilligen, zugleich im Hinblick auf die nationalen Teile dieses Patents in Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Luxemburg, Rumänien, Slowenien und Slowakei festzustellen, dass sich der Rechtsstreit erledigt hat, festzustellen, dass sich die Klageanträge zu I. 3. und IV. erledigt haben. Die Beklagte beantragt, die Berufung des Klägers zurückzuweisen und auf ihre eigene Anschlussberufung hin, die Klage abzuweisen. Die Beklagte behauptet, der Kläger habe die streitgegenständliche Erfindung bereits vor seinem Eintritt als Arbeitnehmer der Beklagten gemacht. Dies ergebe sich aus einem Angebot vom 2. September 2005, das die Firma A ... GmbH dem Abwasserverband D für den Bau einer hybriden Klärschlammtrocknungsanlage in O1 gemacht habe (Anlage AB 1). Dort sei bereits unter dem Gewerk "Wendetechnik" die in der späteren Patentanmeldung festgehaltene "Kammtechnologie" angeboten und später mit dieser Technologie auch gebaut worden. Die Tatsache, dass die Beklagte erst jetzt das o. g. Angebot und eine Kooperationsvereinbarung zwischen der A und der Fa. B1 (richtig wohl Fa. B2 - Anlage AB 3) vorlegen könne, liege daran, dass der Vorgang im Wesentlichen in der Außenstelle in O2 betreut worden sei und dass es konzerninterne Umstrukturierungen und daraus folgende Informationsdefizite gegeben habe. Der Kläger beantragt, die Anschlussberufung der Beklagten zurückzuweisen. Der Kläger hält den neuen Sachvortrag für unschlüssig, darüber hinaus aber auch für präkludiert, weil die Beklagte nicht in zulässiger Weise dargelegt habe, warum sie berechtigt sei, diese Unterlagen erst jetzt in den Prozess einzuführen. II. Die Berufung des Klägers und die Anschlussberufung der Beklagten haben keinen Erfolg. Das angefochtene Urteil muss nur daran angepasst werden, dass sich zwischenzeitlich der Streitgegenstand durch Ablauf der Schutzrechte teilweise erledigt hat. 1. Die Berufung des Klägers ist unbegründet. Das Landgericht hat den Vindikationsanspruch mit Recht nur Zug-um-Zug gegen Zahlung der erforderlichen externen Kosten für die Patentanmeldung und die Aufrechterhaltung der Schutzrechte zuerkannt (§§ 994, 1000 BGB analog). Die Bestimmungen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses sind hier entsprechend anwendbar. Es besteht ein rechtsähnlicher Tatbestand, denn die Bestimmungen des Patentgesetzes verschaffen dem Erfinder eine Rechtsstellung, die mit der des Eigentümers vergleichbar ist und unter der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG steht (vgl. BGH GRUR 1982, 95 - Pneumatische Einrichtung, Tz. 19 bei juris). Weder das Patentgesetz noch das Arbeitnehmererfindergesetz enthalten eine Bestimmung für die Fälle, in denen das Schutzrecht vom Nichtberechtigten mit allen Rechtswirkungen rückwirkend (ex tunc) freigegeben werden muss, er aber in der Zwischenzeit Aufwendungen getätigt hat, um das Schutzrecht zu erhalten und aufrecht zu erhalten. Diese Regelungslücke kann durch entsprechende Anwendung der o. g. Bestimmungen über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis geschlossen werden. Aus diesen Gründen hat der Bundesgerichtshof in der grundlegenden Entscheidung vom 6. Oktober 1981 (a.a.O.) klargestellt, dass die Regelungen über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis auf die Patentvindikation Anwendung finden können. Dies entspricht auch der in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur vertretenen Meinung (vgl. OLG Brandenburg vom 22.01.2008, Az. 6 U 91/06 Tz. 17 bei juris; LG Düsseldorf vom 28.03.2002, Az. 4 O 320/01, Tz. 17 ff. bei juris; Schulte-Moufang Patentgesetz, 9. Aufl., Rn 33 zu § 8 PatG m. w. N.). Die vom Kläger dagegen vorgebrachten Argumente rechtfertigen keine davon abweichende Beurteilung: § 16 Abs. 1 Arbeitnehmererfindergesetz regelt einen von der hiesigen Konstellation völlig verschiedenen Sachverhalt. Dort geht es darum, dass der Arbeitgeber nach einer rechtswirksamen Inanspruchnahme und der rechtmäßigen Benutzung des Schutzrechtes das wirtschaftliche Interesse daran verloren hat und es dann dem Arbeitnehmer freigibt. Die Freigabeerklärung entfaltet ihre Rechtswirkungen nur für Benutzungshandlungen nach diesem Zeitpunkt, so dass es dort sachgerecht ist, dem Arbeitgeber keinen Gegenanspruch auf Erstattung der bis dahin angefallenen Anmelde- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren zuzubilligen. Die Patentvindikation eröffnet demgegenüber dem Erfinder die Möglichkeit, das Schutzrecht vom Nichtberechtigten heraus zu verlangen und gegen ihn Ersatzansprüche zu stellen, was ihn wirtschaftlich in den Zustand versetzt, als habe er von Anfang an das Schutzrecht anmelden und benutzen können. Ohne Erfolg bleibt auch das Argument des Klägers, dem Aufwendungsersatzanspruch der Beklagten stehe entgegen, dass sie sich die Schutzrechte durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung angeeignet habe. Ausweislich der als Anlage BK 25 vorgelegten E-Mail des Klägers vom 25. April 2006 hat er keine Einwände gegen die Anmeldung des Vindikationspatents auf dem Namen der Beklagten erhoben, so dass ihm schon aus diesem Grund keine deliktischen Ansprüche zustehen können. Auch der Vortrag des Klägers zu einer angeblichen widerrechtlichen Entnahme der Beklagten geht an der Sache vorbei. Ebenso unerheblich ist der Vortrag des Klägers, es handele sich bei den Anmeldegebühren und bei den Aufrechterhaltungsgebühren nicht um gewöhnliche Erhaltungskosten im Sinne des § 994 BGB. Ohne die von der Beklagten aufgewandten externen Kosten und Anmeldegebühren wäre das Patent nicht entstanden und könnte ein Vindikationsanspruch überhaupt nicht realisiert werden. Die Höhe der mit dem Zurückbehaltungsrecht geltend gemachten externen Anmelde- und Erhaltungskosten ist von der Beklagten substantiiert belegt worden. Der Kläger ist dem nicht konkret entgegengetreten. 2. Die Anschlussberufung ist ebenfalls unbegründet, denn das Landgericht hat dem Kläger mit Recht Vindikations-, und Schadensersatzansprüche in dem durch das Teilversäumnis- und Schlussurteil tenorierten Umfang zuerkannt (§ 8 Abs. 1 PatentG, Artikel 61 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatentG). a) Es ist unstreitig, dass der Kläger alleiniger Erfinder der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung ist. Eingetragen ist das Schutzrecht auf die Beklagte. Dem Vindikationsanspruch steht nicht entgegen, dass die Beklagte die Erfindung mit Einwilligung des Klägers auf ihren Namen angemeldet hat (BGH GRUR 1982, 95 -pneumatische Einrichtung, Tz. 25 bei juris). Die Rechtsverteidigung der Beklagten hätte nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das Schutzrecht wirksam auf sie übertragen worden wäre (§ 15 Abs. 1 S. 2 PatG). Es war in der ersten Instanz unstreitig, dass es sich bei der Erfindung um eine Arbeitnehmererfindung handelt, die von der Beklagten nicht wirksam gem. §§ 6, 7 ArnEG a. F. in Anspruch genommen worden ist. Soweit dies in der Anschlussberufung abgestritten und behauptet wird, der Kläger habe die Erfindung schon vor seiner Anstellung bei der Beklagten gemacht, bleibt dieser Vortrag unerheblich. Die Beklagte kann sich unter Bezugnahme auf ihren neuen Vortrag nicht damit verteidigen, dass die Klagefrist des § 8 Satz 3 PatentG versäumt wäre, weil es sich bei dem auf die fehlende arbeitnehmererfinderrechtliche Inanspruchnahme gestützten Vindikationsanspruch bzw. bei dem Vindikationsanspruch als freier Erfinder um unterschiedliche prozessuale Ansprüche handeln würde. Der Streitgegenstand des patentrechtlichen Vindikationsanspruchs wird allein durch das Schutzrecht und durch die Behauptung des Klägers bestimmt, dass er der materiell daran Berechtigte ist. Wann und wie der Anspruchsteller das Recht an der Erfindung erworben hat, ist für den Streitgegenstand seiner Vindikationsklage ohne Bedeutung. Es kann offen bleiben, ob der Kläger die Erfindung bereits im Zusammenhang mit dem Angebot der Firma A ... GmbH an den Abwasserverband D für den Bau einer hybriden Klärschlammtrocknungsanlage in O1 vom 2. September 2005 gemacht hatte (Anlage AB 1). Der Senat hegt daran erhebliche Zweifel. Wenn dort unter Titel 6.4. "Kämme" bzw. "Striegel" angeboten werden, die im Boden eingelassen sind und zum Reinigen der "Räumbalken" sowie zum "Zerkleinern von Granulat" gedacht sind, so ist das noch kein ausreichender Hinweis, dass der Kläger schon damals eine konkrete Handlungsanweisung entwickelt hatte, die in wiederholbarer und realisierbarer Weise die technische Lösung der im Patent dargelegten technischen Aufgabe darstellt. Letztendlich spielt diese Frage ebenso wenig eine Rolle wie die prozessuale Frage, ob dieses neue Verteidigungsvorbringen der Beklagten überhaupt noch zugelassen werden muss (§ 531 Abs. 2 ZPO). Unabhängig davon hat die Beklagte nämlich auch nicht dargelegt, wann und wie der Kläger die Rechte aus der Erfindung rechtswirksam auf sie übertragen haben soll. Auf den Patentkaufvertrag am 12./22. November 2005 zwischen der Fa. A1 GbR und der Fa. B1 ... GmbH (Anlage BK 2) kann sie sich nicht berufen. Vertragspartner der Rechtsvorgängerin der Beklagten war zum einen nicht der Kläger persönlich, sondern die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete GbR. Darüber hinaus bezieht sich dieser Kaufvertrag auf den Erwerb eines Patents für eine Vorrichtung zum Trocknen von Klärschlamm (DE ... -Anlage BK 1 - im folgenden Insolvenzpatent). Die Lehre des Streitpatents ist in dem Vertrag noch nicht einmal ansatzweise offenbart. Dem Insolvenzpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine vereinfachte Vorrichtung zum Trocknen von Klärschlamm durch Sonnenstrahlung vorzuschlagen. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass eine Vorrichtung zum Trocknen von Klärschlamm geschaffen wird, auf die der Klärschlamm zum Trocknen ausbringbar ist; dabei ist die Lösung weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Kratzförderer aufweist, dessen Kratzer sich mit Abstand über der Kratzfläche befinden (Patentschrift Ziffern 0005 und 0006 - Anlage BK 1). Das Streitpatent hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Vorrichtung zum Trocknen von Klärschlamm oder der gleichen Biomasse und ein entsprechendes Verfahren zu schaffen, wobei die Vorrichtung leicht reinigbar ist und gleichzeitig ein Aufbrechen des getrockneten Klärschlamms auf eine definierte Granulatgröße ermöglicht. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Förder- und Wendeeinrichtung zumindest bereichsweise nach unten zu der Trockenfläche aufweisende Zinken aufweist und dass auf der Trockenfläche von dieser im Wesentlichen nach oben ragende Kammstifte ausgebildet sind (Patentschrift Ziffern 0006 und 0007 - Anlage BL 1). Dies führt dazu, dass bei einer Bewegung der Förder- und Wendeeinrichtung relativ zu der Trockenfläche die Zinken die Kammstifte passieren, so dass Verschmutzungen an den Zinken an den Kammstiften abgestreift werden. Durch den Abstand der Kammstifte kann die Granulatgröße des Klärschlamms festgelegt werden. Die dem Insolvenzpatent zugrunde liegende technische Aufgabe ist demnach mit der des Streitpatentes nicht vergleichbar; die Erfindung wendet eine davon abweichende technische Lösung an. Dem Patentkaufvertrag lässt sich nicht entnehmen, dass mit der Veräußerung des Insolvenzpatents auch jede weitere damals schon gemachte Erfindung als "Know-How" auf die Beklagte übertragen worden wäre, selbst wenn diese auf dem verkauften Patent aufbauen sollte. Dazu fehlen im Vertragstext jegliche Anhaltspunkte. Diese Urkunde trägt die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Erklärungen in sich. Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass die Parteien außerhalb der Urkunde Absprachen getroffen hätten, die in Richtung einer Einbeziehung der streitgegenständlichen Erfindung ausgelegt werden könnten. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass der Kläger sein Einverständnis zur Anmeldung und Eintragung der Vindikationsschutzrechte auf die Beklagte erteilt hat. Das Einverständnis des Erfinders in die Anmeldung auf einen Dritten kann nur dann als Beweisanzeichen relevant werden, wenn weitere Umstände vorliegen, aus denen man auf eine Übertragung der Rechte an der Erfindung schließen könnte, beispielsweise wenn sich die Parteien über eine gemeinsame Verwertung des Schutzrechts abgestimmt haben (vgl. BGH GRUR 1982, 95 - pneumatische Einrichtung, Tz. 25 bei juris; vgl. auch Schulte-Moufang, a.a.O., Rn 18 zu § 8 PatG). Diese Umstände lassen sich hier auch nicht aus einer Gesamtschau der gemeinsamen geschäftlichen Tätigkeit der Parteien einschließlich des Patentkaufvertrags ableiten. Das Patent ist im Frühjahr 2006 zugunsten der Beklagten angemeldet worden und damit zu einer Zeit, in der der Kläger Angestellter der Beklagten war. Der Arbeitsvertrag der Parteien bezieht ausdrücklich die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ein. Der Kläger konnte demnach darauf vertrauen, dass die Beklagte - sofern sie die Rechte aus der Erfindung auf sich übertragen hätte wollen - die Erfindung nach den Bestimmungen des Arbeitnehmererfindergesetzes ordnungsgemäß in Anspruch nehmen würde. Das Einverständnis des Klägers in die Patentanmeldung zugunsten der Beklagten ist vor diesem Hintergrund kein Beleg für eine Übertragung des Schutzrechts. Die unter Zeugenbeweis gestellte Behauptung, der Kläger habe ausdrücklich sein Einverständnis dazu gegeben, dass die Vindikationsrechte der Beklagten zustehen sollten (Bl. 395 d. A.), ist weder zeitlich eingegrenzt noch näher konkretisiert und widerspricht vor allem dem eigenen Vortrag unter Ziffer 7. der Klageerwiderung (Bl. 107 d. A.), ohne dass dieser Widerspruch erklärt oder gar aufgelöst würde. b) Nachdem die nationalen Teile des Europäischen Patents in Bulgarien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Luxemburg, Rumänien, Slowenien und Slowakei mangels Einzahlung der Verlängerungsgebühren ausgelaufen sind (Klageantrag zu I.1.) und sich die aus der internationalen Patentanmeldung (PCT/EP ...) hervorgehenden ausländischen Patentanmeldungen auf die unter Ziffer I. 5. des Teilversäumnis- und Schlussurteils aufgeführte chinesische Patentanmeldung beschränkt hat (Klageantrag zu I. 3.), war - nachdem sich die Beklagte der Erledigungserklärung nicht angeschlossen hat- insoweit die Erledigung des Rechtsstreits festzustellen. Gleiches gilt für den mit Klageantrag zu IV. geltend gemachten und mittlerweile unstreitig erfüllten Auskunftsanspruch. Diese Klageanträge waren in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang, d. h. Zug-um-Zug gegen Zahlung der Gebühren aus den genannten Gründen berechtigt (§§ 8, 140b Abs. 1 PatentG). Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 1, 91a ZPO. Soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, hatte die Klage in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang, nämlich wiederum Zug-um-Zug gegen Erstattung der für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte erforderlichen Umfang Aussicht auf Erfolg. Die vorgenommene Kostenquotelung entspricht - auf der Grundlage der Streitwertfestsetzung in der Senatsverhandlung vom 25.09.2014 - dem wechselseitigen Obsiegen der Parteien im Berufungsverfahren. Die weiteren Nebenentscheidungen folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Gründe für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor, denn die Entscheidung beruht auf einer einzelfallbezogenen Auswertung des Sach- und Streitstoffs auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung.