6 U 132/18

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 17.7.2018 verkündete Urteil der 6. Kammer für Handelssachen Frankfurt am Main teilweise abgeändert und insgesamt neu gefasst wie folgt: Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent - und Markenamt in die Löschung der Deutschen Wortmarke „VEGAS“, Registernummer …, eingetragen am 2.4.2012 für folgende Waren und Dienstleistungen einzuwilligen: Klasse 30 Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, insbesondere in Form von Instant-Produkten, Tabletten, Dragées, Kapseln und als Getränk; Kräutertees; Tees; Diätetische Erzeugnisse Klasse 32 Alkoholfreie Fruchtextrakte; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Präparate und Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Sirupe; Gemüsesäfte; Brausetabletten und Brausepulver für Getränke Klasse 35 Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich der vorgenannten Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32 auch mittels Internet, Versand- oder stationären Handels sowie mittels eines Teleshopping-Kanals Klasse 44 Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege. Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 1/3, der Beklagte zu 2/3 zu tragen. Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Klägerin kann die Vollstreckung des Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. I. Die Parteien streiten über den Verfall der deutschen Marke „VEGAS“. Der Beklagte ist unter anderem Geschäftsführer der A Cosmetics GmbH, über die er im Wege eines geschlossenen Vertriebssystems, des sogenannten „Multi-Level-Marketings“, verschiedene Produkte vertreibt. Der Beklagte ist Inhaber der Wortmarke „VEGAS“, die am 27.10.2011 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und am 2.4.2012 unter der Registernummer … in das Register des DPMA für Waren und Dienstleistungen der Klassen 05, 29, 30, 32 und 44 eingetragen wurde. Er hat die Marke zur Nutzung an die Firma A Cosmetics GmbH lizenziert. Der Beklagte hat verschiedene Produktmuster vorgelegt, die auf der Frontseite die Bezeichnung „Vegas Vital“ unter einer stilisierten Blüte mit einem V in der Mitte aufweisen. Wegen der Aufmachung der Produkte wird auf die Anlagen B 7 bis B 15 Bezug genommen. Ein Teil der Produktaufmachungen, so das Produkt „Q10 & OMEGA 3“ (Anlage B 10) weist auf dem Deckel die Bezeichnung „VEGAS“ auf. Weitere Produkte, so der „ALOE DRINK GRAVIOLA“ (Anlage B 13), „Vitamin Plus“ (Anlage B 14) und „CISTUS INCANUS TEA“ (Anlage B 15) weisen die Bezeichnung „VEGAS“ auf der Rückseite neben dem Strichcode auf. Die Klägerin ist der Auffassung, hierin liege keine rechtserhaltende Benutzung der Marke „VEGAS“. Es entspreche den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel, dass Marken auf der Frontseite des Etiketts angebracht werden. Dort befinde sich jedoch nur das Zeichen „Vegas Vital“. Damit werde die Marke „VEGAS“ nicht rechtserhaltend benutzt. Weiter behauptet die Klägerin, der Beklagte vertreibe die streitgegenständlichen Produkte nicht in einem Umfang, der den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung der Marke zulassen könnte. Im Übrigen wird wegen des Sach- und Streitstandes auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 S. 1 ZPO). Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt, in die Löschung der Marke „VEGAS“ einzuwilligen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Marke sei in dem maßgebenden Zeitraum zwischen dem Ablauf der Benutzungsschonfrist bis zur Erhebung der Löschungsklage (2.4. bis 19.4.2017) nicht benutzt worden. Der Beklagte habe im Rahmen der ihm obliegenden sekundären Darlegungslast nicht ausreichend substantiiert nachgewiesen, dass die Marke „VEGAS“ für Waren und Dienstleistungen in den Warenklassen, für die sie eingetragen ist, im streitgegenständlichen Zeitraum benutzt wurde. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten. Der Beklagte beantragt, das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Im Anschluss an die mündliche Verhandlung am 8.8.2019 hat der Senat den Beklagten darauf hingewiesen, dass die Inaugenscheinnahme der im Termin überreichten Produkte ergeben habe, dass das Wort „VEGAS“ in einem gesonderten Produktionsschritt auf die Etiketten aufgebracht worden sei, nicht gemeinsam mit den übrigen, auf dem Etikett enthaltenen Angaben. Dies begründe Zweifel, dass das Wort „VEGAS“ auf allen in den Verkehr gebrachten Erzeugnissen aufgebracht worden sei. Diese Zweifel würden dadurch unterstrichen, dass das auf einzelnen Deckeln aufgebrachte Wort „VEGAS“ mit dem Fingernagel ohne Weiteres abgekratzt werden könne, was zu einer erhöhten sekundären Darlegungslast des Beklagten führe. Ihm werde aufgegeben vorzutragen, ob das Wort „VEGAS“ auf allen streitgegenständlichen Erzeugnissen von Anfang an aufgebracht gewesen sei, oder nicht, und diesen Vortrag durch geeignete Belege zu substantiieren. Weiter werde ihm aufgegeben, unter Vorlage geeigneter Belege vorzutragen, wie viele mit „VEGAS“ gekennzeichneten Produkte wann vertrieben worden seien. Hierauf hat der Beklagte mit Schriftsatz vom 2.9.2019 reagiert. Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst ihren Anlagen Bezug genommen. II. Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg. Der Anspruch auf Löschung der Wortmarke „VEGAS“ besteht teilweise gemäß §§ 49 Abs. 1, 55 MarkenG. 1. Erfolg hat die Berufung, soweit der Beklagte verurteilt wurde, in die Löschung der Marke „VEGAS“ hinsichtlich der Klassen 5 und 29 einzuwilligen und auch insoweit, als er verurteilt wurde, in die Löschung hinsichtlich der Klasse 32 für die Waren alkoholfreie Getränke und Aloe Vera-Säfte einzuwilligen. Der Beklagte hat die Marke durch Lizenzierung an die Firma A Cosmetics GmbH hinsichtlich der Klasse 5 durch die Produkte „Vitamin Plus“ (Anlage B 14) und „CISTUS INCANUS TEA“ (Anlage B 15) jedenfalls seit dem Jahr 2014 - und damit vor Ablauf der Benutzungsschonfrist - rechtserhaltend benutzt. Für die Klasse 29 wurde die Marke durch den Vertrieb des Produkts „Q10 & OMEGA 3“ (Anlage B 10) rechtserhaltend benutzt. Hinsichtlich der Warenklasse 32 erfolgte die rechtserhaltende Benutzung für alkoholfreie Getränke und Aloe Vera-Säfte durch den Vertrieb des Produkts „ALOE DRINK GRAVIOLA“ (Anlage B 13). a) Eine rechtserhaltende Benutzung setzt eine Verwendung des Zeichens als Marke voraus, das heißt in einer Form, die der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Ware auffasst (BGH, Urteil vom 13.6.2002 - I ZR 312/99 - SYLT-Kuh - Rn 22, juris). Diese Voraussetzung ist durch das Aufbringen der Marke „VEGAS“ auf dem Deckel bzw. neben dem Strichcode der streitgegenständlichen Waren erfüllt. Allerdings genügt es für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung eines Zeichens nicht, dass dieses originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt; vielmehr muss die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH, Urteil vom 11.4.2019 - I ZR 108/18 - Damenhose MO - Rn 28, juris). Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 31.3.2010 I ZB 62/09 - Marlene Dietrich Bildnis II - Rn 18, juris). Im Streitfall geht es um die Anbringung einer originär unterscheidungskräftigen Marke auf der Verpackung eines Erzeugnisses. Das Aufbringen einer Marke auf einer Verpackung stellt einen klassischen Fall kennzeichenmäßiger Verwendung dar, was sich bereits aus § 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ergibt. Eine Gepflogenheit auf den Markt der Nahrungsergänzungsmittel, Marken nur auf der Vorderseite des Etiketts anzubringen, nicht aber auf der Rückseite oder auf dem Deckel, existiert nach der Erfahrung der Mitglieder des erkennenden Senats nicht. Umstände dafür, dass dem doch so sein könnte, sind von der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin nicht vorgetragen worden. Der Umstand, dass sich auf den Etiketten der streitgegenständlichen Produkte des Weiteren die Marke „Vegas Vital“ sowie eine Bildmarke befindet, die eine stilisierte Blüte mit einem „V“ in der Mitte darstellt, steht der Annahme eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs der Marke „VEGAS“ nicht entgegen. Es ist auf dem Markt der in Rede stehenden Art durchaus üblich, neben einer Dachmarke (hier: Vegas) eine Zweitmarke (hier: Vegas Vital in Verbindung mit der stilisierten Blüte) zu verwenden. Es kann auch nicht angenommen werden, dass die Wortmarke „VEGAS“ etwa firmenmäßig verwendet werde. Eine Firma wird auf üblicherweise zumindest mit Rechtsformzusatz, unter Umständen auch mit einer Adresse, wiedergegeben. Jede der Etiketten gemäß Anlagen B 10, B 13, B 14 und B 15 enthält die Angabe „A COSMETICS GmbH, Straße1, Stadt1, GERMANY“. Dies steht einem Verständnis des Verkehrs, bei der isolierten Verwendung der Bezeichnung „VEGAS“ handele es sich ebenfalls um die Wiedergabe einer Firma, entgegen. b) Allerdings waren in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat Zweifel darüber aufgekommen, ob die Bezeichnung „VEGAS“ auf sämtlichen Etiketten der vertriebenen Produkte aufgebracht war. Der Senat hat dem Beklagten insoweit eine gesteigerte sekundäre Darlegungslast auferlegt, der dieser allerdings nachgekommen ist. Er hat durch Vorlage eines Bestätigungsschreibens des Lohnherstellers der streitgegenständlichen Produkte, dem Unternehmen C GmbH substantiiert dargelegt, dass die Deckel und die Rückseiten der Produktverpackungen von Beginn an mit der Marke „VEGAS“ versehen waren. Dieses Schreiben ist zur Überzeugung des Senats nicht zu pauschal, um den Vortrag des Beklagten substantiieren zu können. Es wäre daher Sache der primär darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin gewesen, konkrete Anhaltspunkte dafür vorzutragen, dass die Marke „VEGAS“ sich nicht auf sämtlichen vertriebenen Erzeugnissen befunden hat. c) Die Klägerin vermochte auch nicht darzulegen, dass die streitgegenständliche Marke jedenfalls deswegen zu löschen ist, weil sie entgegen § 26 Abs. 1 MarkenG nicht ernsthaft benutzt worden wäre. Das Kriterium der Ernsthaftigkeit der Nutzung soll einer Umgehung des Benutzungszwangs durch formale, nur zum Zwecke des Rechtserhalts vorgenommene sogenannte Scheinbenutzungshandlungen entgegenwirken. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist nicht mit Blick auf Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen. Ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden kann für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat (BGH, Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16 - Rd. 18, juris; Urteil vom 25.3.2012 - I ZR 156/10 - Orion, Rn 17, juris). Der Beklagte hat in einer eidesstattlichen Versicherung vom 9.4.2019, vorgelegt vor dem EUIPO, ausgeführt, die streitgegenständlichen Produkte würden von etwa 25.000 Vertriebsmitarbeitern in der Europäischen Union vertrieben, die ca. 250.000 Endkunden erreichten. Die Plausibilität dieser eidesstattlichen Versicherung wird dadurch gestützt, dass der Beklagte durch Vorlage zahlreicher Rechnungen substantiiert dargelegten konnte, dass er die Produkte „Q10 & OMEGA 3“, „ALOE DRINK GRAVIOLA“, „Vitamin Plus“ und „CISTUS INCANUS TEA“ in einem Umfang vertrieben hat, die eine ernsthafte Benutzung der Marke „VEGAS“ dokumentieren. Die vorgelegten Rechnungen datieren aus den Jahren 2014 bis 2018. Dass dies „Wiederholungsdrucke“ die Ausstellerin nicht erkennen lassen, ist im Streitfall unschädlich. Denn der Beklagte hat bereits als Anlagenkonvolut B 4 Rechnungen vorgelegt, die die Ausstellerin, die Firma A Cosmetics GmbH, erkennen lassen, und exakt so gestaltet sind, wie die als Anlagen zum Schriftsatz vom 2.9.2019 vorgelegten Rechnungen. Sie wurden, wie von der Klägerin vermutet und dem Beklagten bestätigt, an freiberuflich tätige Vertriebsmitarbeiter der Firma A Cosmetics GmbH verschickt, die die betreffenden Produkte im Wege des Multi-Level-Marketing-Systems an Endkunden im häuslichen Rahmen veräußert haben. Dabei kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass nicht alle an die Vertriebsmitarbeiter der Firma A Cosmetics GmbH ausgelieferten Produkte an Endabnehmer abgesetzt werden konnten. Jedenfalls spricht der Zeitraum der Vertriebstätigkeit von vier Jahren auch dann für eine ernsthafte Benutzung der Marke. Damit ist der Beklagte seiner sekundären Darlegungslast betreffend die Ernsthaftigkeit der Benutzung nachgekommen. 2. Im Übrigen hat die Berufung keinen Erfolg. a) Hinsichtlich der Warenklasse 30 erfolgt eine rechtserhaltende Benutzung nicht durch die Produkte „ALOE DRINK GRAVIOLA“ und auch nicht durch das Produkt „Vitamin Plus“, weil es sich hierbei nicht um Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kohlenhydraten handelt. Auch soweit diese Warenklasse „diätetische Erzeugnisse“ und „Kräutertees“ umfasst, hat die Berufung keinen Erfolg, denn diese Waren finden sich auch in der Warenklasse 5, für die die Klagemarke eingetragen bleibt. Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff erfasst wird (BGH, Urteil vom 5.12.2012 - I ZR 85/11 - Culinaria/Villa Culinaria Rn 66, juris). Hinsichtlich der Warenklasse 32 besteht ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke hinsichtlich der Waren alkoholfreie Fruchtextrakte, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Präparate und Essenzen für die Zubereitung von Getränken, Sirupe, Gemüsesäfte sowie Brausetabletten und Brausepulver für Getränke, weil die entgegen der Auffassung des Beklagten für all diese Waren nicht durch den ALOE DRINK GRAVIOLA rechtserhaltend benutzt werden. b) Eine rechtserhaltende Benutzung für diese Waren ergibt sich auch nicht aus anderen Gründen. Soweit der Beklagte darauf verweist, seine Lizenznehmerin, die Firma A Cosmetics GmbH, benutze die Marke „VEGAS“ auch als Unternehmenskennzeichen, kann dies eine rechtserhaltende Benutzung der Marke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG nicht begründen, da eine Nutzung als Unternehmenskennzeichen gerade nicht als markenmäßige Benutzung betrachtet werden kann. Der Beklagte kann sich insoweit auch nicht auf die von ihm als Anlagenkonvolut B 4 vorgelegten Rechnungen berufen, auf denen es oben links heißt: „Vegas Beautiful Emotion“. Dies genügt nicht für eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „VEGAS“ für die hier in Rede stehenden Waren, da branchenüblich die Marke gerade auf der Ware selbst bzw. ihrer Verpackung angebracht wird. Eine rechtserhaltende Benutzung ergibt sich schließlich auch nicht aus dem als Anlage B 19 vorgelegten Katalog der Firma A Cosmetics GmbH. Denn dort befindet sich das Wort „Vegas“ in Alleinstellung überhaupt nicht, sondern nur die Bezeichnung „Vegas Vital“. Hierin liegt keine rechtserhaltende Benutzung der Marke VEGAS, da der Zusatz „Vital“ mit dem Zeichen „Vegas“ verbunden ist und es sich daher um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form handelt (vgl. BGH, Beschluss vom 11.5.2017 - I ZB 6 /16 - DORZO - Rn 19, juris). c) Schließlich hat das Landgericht zu Recht die rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marke als Dienstleistungsmarke verneint. Der Verweis des Beklagten darauf, er nutze die Marke für die Klasse 35 (Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen), weil er einen „A“-Shop in Stadt2 eröffnet habe, genügt nicht für eine ernsthafte Benutzung der Marke als Dienstleistungsmarke. Die Eröffnung einer einzigen Verkaufsstelle in einer Kleinstadt genügt den Erfordernissen einer Benutzung in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise nicht. Die wird von der Berufung auch nicht angegriffen. Dass die Marke „Vegas“ für medizinische Dienstleistungen der Klasse 44 benutzt wird, behauptet der Beklagte in der Berufungsinstanz selbst nicht mehr. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711, 709 Satz 2 ZPO. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) liegen nicht vor.