6 W 74/22

1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts vom 25.10.2022 wird dahingehend abgeändert, dass der Antragsgegner an die Antragstellerin statt 5.456,58 € nur 3.529,48 € nebst der tenorierten Zinsen zu erstatten hat. 2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen. 3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstellerin 72 % und der Antragsgegner 28 %. 4. Der Beschwerdewert wird auf € 2.659,09 festgesetzt. I. Die Antragstellerin ist Inhaberin mehrerer Designs und Marken. Der Antragsgegner firmiert unter „RAFFAELERICCARDI“; er betreibt sowohl ein physisches Ladenlokal als auch einen Onlineshop. Wegen des Angebotes einer Sandale hat die Antragstellerin den Antragsgegner vor dem Landgericht Frankfurt im Wege der einstweiligen Verfügung im Anspruch genommen. Das Landgericht hat dem Antragsgegner bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt, die Sandalen anzubieten und ihm zudem die Auskunftserteilung und die Herausgabe der schutzrechtsverletzenden Sandalen an einen Sequester aufgegeben. Im Kostenfestsetzungsverfahren macht die Antragstellerin neben Rechtsanwaltskosten auch die Kosten des Patentanwalts sowie Kosten des Testkaufs geltend. Darüber hinaus verlangt sie im Hinblick auf die tenorierten Herausgabe- und Auskunftsansprüche jeweils gesonderte Gebühren für die Zwangsvollstreckung. Das Landgericht hat durch Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26.10.2022 die Erstattung i.H.v. 5456,58 € angeordnet und dabei sowohl die Testkaufkosten, als auch die Patentanwaltskosten sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung als erstattungsfähig angesehen. Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie ihre erstinstanzliche Kostenfestsetzung weiterverfolgt. Der Rechtspfleger hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache im Hinblick auf die Festsetzung der Patentanwaltskosten Erfolg; im Übrigen war sie zurückzuweisen. 1.) Die Kosten des Patentanwalts sind - obwohl es sich um eine Designsache nach § 52 IV DesignG handelt - nicht voraussetzungslos zu erstatten, sondern nur, wenn die Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich war. a) Nach (bisher) herrschender und auch vom Senat vertretenen Meinung war § 52 IV DesignG ebenso wie die Parallelregelung im Marken und PatG zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen, welche gerade von der gem. § 91 I 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit (vgl. zu Patentsachen BGH GRUR 2020, 781 - EPA-Vertreter; BGH GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts; zum Markenrecht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 140 Rn. 56-59). An diesem Verständnis hält der Senat angesichts des Urteils des EuGH (28.4.2022 - C-531/20, GRUR-RS 2022, 8633 - Kosten des Patentanwalts VI) indes nicht mehr fest. In dem betreffenden Vorabentscheidungsverfahren hat der EuGH für Recht erkannt, dass die Art. 3, 14 RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (nachfolgend RL 2004/48/EG) dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen (EuGH (28.4.2022 - C-531/20, GRUR-RS 2022, 8633 Rn. 56 - Kosten des Patentanwalts VI). Zwar stand in dem Ausgangsrechtsstreit des Vorabentscheidungsverfahrens § 140 III MarkenG in Rede stand, während hier § 52 IV DesignG anzuwenden ist. Die Erwägungen, die der EuGH im Rahmen seiner Auslegung der Art. 3, 14 RL 2004/48/EG angestellt hat, beanspruchen indes für die beiden nationalen Normen, deren Wortlaut im Übrigen identisch ist, in gleicher Weise Geltung. Insbesondere das Ziel des Art. 14 RL 2004/48/EG, das Schutzniveau für geistiges Eigentum zu erhöhen, indem verhindert wird, dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Wahrung seiner Rechte abgehalten wird, besteht auch mit Blick auf den Schutz eines technischen Schutzrechtes. Eine Differenzierung zwischen Markenrechten, Designsrechten und technischen Schutzrechten ist RL 2004/48/EG in diesem Zusammenhang nicht zu entnehmen und auch nicht geboten. Gleiches gilt für das an die Mitgliedstaaten gewandte Erfordernis des Art. 14 RL 2004/48/EG, die Erstattung der „zumutbaren“ Prozesskosten und sonstigen Kosten sicherzustellen, und die in Art. 3 RL 2004/48/EG vorgesehene allgemeine Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnötig kostspielig sind. Auch diese Erwägung betrifft sämtliche von der Richtlinie erfassten Rechte des geistigen Eigentums gleichermaßen. Dies gilt schließlich ebenso für das Erfordernis des Art. 14 RL 2004/48/EG, dass die Prozesskosten und sonstigen von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten „angemessen“ sein müssen. Ein sachlicher Grund für eine Differenzierung zwischen den gewerblichen Schutzrechten ist auch hinsichtlich dieses Aspektes nicht ersichtlich. Die RL 2004/48/EG steht mithin dem Vorsehen von Kategorien bestimmter Kosten entgegen, die einer gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich Zumutbarkeit und Angemessenheit entzogen sind, und zwar unabhängig davon, welches Recht des geistigen Eigentums Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ist. Ausgehend hiervon verbietet sich eine Auslegung des § 52 IV DesignG als unwiderlegliche Vermutungsregelung mit der Folge einer „automatischen“ Auferlegung der Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, auf die unterlegene Partei. § 52 IV DesignG ist unionsrechtskonform vielmehr dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind. Dies hat der Bundesgerichtshof inzwischen für das Markenrecht sowohl für Gemeinschaftsmarken (GRUR 2023, 446) als auch für nationale Marken bestätigt (I ZB 12/20, Beschluss vom 13.10.22, GRUR-RS 2022, 43962). b) Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich anhand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze. Maßgeblich ist demnach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (zu § 91 ZPO: BGH GRUR 2017, 854 - Anwaltskosten im Gestattungsverfahren). Dies ist der Fall, wenn die Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich bzw. notwendig war. Die Kostentragung einer in diesem Sinne notwendigen Maßnahme ist der unterlegenen Partei unter Berücksichtigung des Sinns und Zwecks der Art. 3, 14 RL 2004/48/EG zumutbar. c) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe kann der Senat anhand des Vorbringens der Antragstellerin nicht feststellen, dass die mittels anwaltlicher Versicherung glaubhaft gemachte Mitwirkung des Patentanwalts aus ex-ante-Sicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung sachdienlich, sprich notwendig gewesen ist. Der unterlegenen Antragsgegnerin sind deshalb die Kosten des Patentanwalts nicht aufzuerlegen. (1) Zunächst ergibt sich die Notwendigkeit aus ex ante Sicht nicht aus dem Umstand, dass die Sache für die Antragstellerin eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hatte. Die hohe wirtschaftliche Bedeutung schlägt sich in einem entsprechend hohen Streitwert und damit korrespondierender hoher Rechtsanwaltsvergütung nieder. Sie kann aber kein Anlass sein, in einem Verfahren, in dem keine patentanwaltliche Expertise erforderlich ist, den unterlegenen Gegner mit Kosten zu belasten. (2) Aber auch soweit die Antragstellerin darauf hinweist, es sei eine Recherche zum Formenschatz erforderlich gewesen, kann dies eine Erforderlichkeit zu begründen. Die Antragstellerin hat lediglich pauschal vorgetragen, es sei „prinzipiell zunächst ein ggf. relevanter vorbekannter Formenschatz umfassend zu recherchieren“. Dieser Vortrag lässt jedoch einen konkreten Fallbezug vermissen. So ist auch für den Senat nicht erkennbar, warum bei einem Schutzrecht aus dem Jahr 1997, das nach den eigenen Ausführungen der Antragstellerin sehr wertvoll ist und dass am Markt auch gegen Nachahmungen durchgesetzt wird, stets eine umfassende Recherche zum Formenschatz notwendig ist. Vielmehr verfügt die Antragstellerin nach 25 Jahren der Aufrechterhaltung des Designs und dessen Durchsetzung über eine Kenntnis des vorbekannten Formenschatzes, die eine erneute anlasslose Prüfung in jedem neuen Verletzungsfall entbehrlich macht. Sollte der Gegner im Lauf des Verfahren mit erheblichen Entgegenhaltungen aufwarten, hätte die Antragstellerin immer noch einen Patentanwalt einschalten können. (3) Schließlich kann auch die technische Funktion des Sandalenriemens nicht nur Notwendigkeit patentanwaltlicher Beteiligung führen. Auch hier gilt, dass für den Senat nicht vorstellbar ist, warum die Antragstellerin bei einer derartig langen Benutzung des Designs nicht in der Lage gewesen sein will, im Verfahren gegen die Antragsgegnerin hierzu ohne Beauftragung eines Patentanwaltes Ausführungen machen zu können. (4) Die Beurteilung der Rechtsverletzung ist als reine Rechtsfrage dem Rechtsanwalt überlassen. Hierzu ist patentanwaltlicher Recht nicht erforderlich. 2.) Im Hinblick auf die Testkaufkosten hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Antragstellerin konnte in der Beschwerde darlegen, dass diese für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung erforderlich waren. a) Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören im Streitfall auch die Testkaufkosten. Die Kostentragungspflicht nach § 91 I ZPO umfasst neben den reinen Prozesskosten, wie den Gebühren und Auslagen nach dem GKG bzw. RVG, auch Vorbereitungskosten, die eine Partei vor- oder außenprozessual in Bezug auf einen möglichen oder geführten Rechtsstreit aufgewendet hat. Sie sind erstattungsfähig, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren und eine verständige Partei sie bei der konkreten prozessualen Situation als sachdienlich ansehen musste; notwendig sind vor allem Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden können. (LAG Berlin, MDR 2002, 238). Um einen Nachweis für eine Verletzungshandlung erbringen zu können, kann daher der Erwerb eines Exemplars eines schutzrechtsverletzenden Gegenstandes erforderlich sein. b) Abzugrenzen sind die konkret veranlassten Testkaufkosten hingegen von den nicht erstattungsfähigen Kosten eines Testkaufs im Rahmen einer allgemeinen Marktbeobachtung, wenn bei dieser Gelegenheit eine konkrete Verletzung aufgedeckt wird, die der Verletzte nicht kannte und auch nicht für möglich hielt (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Goldmann, 5. Aufl. 2021, UWG § 9 Rn. 185). Die Antragstellerin hat hier - unbestritten - vorgetragen, dass der Testkäufer die Antragstellerin über die streitgegenständliche Sandale informiert habe. Darauf habe die Antragstellerin einen Testkauf genehmigt, der dann von dem Testkäufer durchgeführt worden sein. Auch wenn der Senat sieht, dass hier ganz offensichtlich der Testkäufer „auf eigene Faust“ Nachahmungen sucht und der dann erfolgende Testkaufauftrag auch als „Fangprämie“ gesehen werden kann, bleibt es doch dabei, dass der Testkauf erst nach einem konkreten Auftrag der Antragstellerin erfolgt ist und nicht während der Marktbeobachtung Die Höhe von 500,-- € als Pauschalpreis begegnet keinen Bedenken. Die Antragstellerin hat dargelegt, dass damit die Durchführung des Testkaufs, Recherchen zum Antragsgegner Korrespondenz mit der Antragstellerin, Weitersendung des Testkaufgegenstandes sowie die Erstellung eines Berichts abgegolten seien. Dies erscheint für den Senat angemessen, zumal der Antragsgegner nach der näheren Darlegung der Testkaufkosten sich zu dieser Frage nicht weiter eingelassen hat. 3.) Im Hinblick auf die jeweils 0,3 Verfahrensgebühr für Zwangsvollstreckung hinsichtlich der Auskunft und der Herausgabe hat das Landgericht zu Recht darauf hingewiesen, dass insoweit nach § 18 I Nr. 2 RVG jede Vollziehungsmaßnahme, die sich nicht auf die Zustellung beschränkt, eine selbständige Angelegenheit darstellt. a) Für den Prozessbevollmächtigten gehört die Zustellung wegen des relativ geringen Zeitraums zwischen Erlass und Zustellung des Arrestes oder der einstweiligen Verfügung noch zum Rechtszug und löst keine zusätzliche Gebühr aus, vgl. § 19 Abs. 1 Nr. 16 (OLG Braunschweig JurBüro 2006, 26; OLG Koblenz JurBüro 2003, 137; BeckOK RVG/v. Seltmann, 59. Ed. 1.9.2021, RVG § 18 Rn. 7-14). Eine gesonderte Zwangsvollstreckungsgebühr nach VV 3309 entsteht erst durch eine über die bloße Zustellung hinausgehende Tätigkeit. Derartige besondere Tätigkeiten hat die Antragstellerin indes hier nicht vorgetragen. Ihre Tätigkeit beschränkte sich insoweit auf die Zustellung der einstweiligen Verfügung. b) Eine derartige weitergehende Tätigkeit hat die Antragstellerin hier vorgetragen. Sowohl die Beauftragung des Gerichtsvollziehers zur Vollstreckung der Herausgabe als auch die Aufforderung zur Auskunftserteilung sind Handlungen der Zwangsvollstreckung, die über die reine Zustellung der einstweiligen Verfügung hinausgehen und daher die Gebühr nach Nr. 2209 VV RVG auslösen. c) In der Folge sind für jede der Vollstreckungshandlungen jeweils eine 0,3 Gebühr entstanden. Mehrere Vollziehungsmaßnahmen sind mehrere Angelegenheiten, in denen die Gebühren jeweils gesondert entstehen (HK-RVG/Christian Rohn, 8. Aufl. 2021, RVG § 18 Rn. 38-43). 4.) Von dem festgesetzten Betrag in Höhe von 5.456,58 € waren daher die Patentanwaltskosten in Höhe von 1927,10 € abzusetzen, so dass der erstattungsfähige Betrag sich auf 3.529,48 € reduziert. 5.) Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 I ZPO.