6 W 78/23

Leitsatz: Die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache auf der Beklagtenseite können auch dann im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 140 Abs. 3 MarkenG a.F./§ 140 Abs. 4 MarkenG n.F. (BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19, juris - Kosten des Patentanwalts VII) notwendig und nach § 143 Abs. 3 PatG zu erstatten sein, wenn die patentanwaltlichen Leistungen letztlich nichts zum Erfolg der Rechtsverteidigung beigetragen haben. 1. Auf die sofortige Beschwerde der Beklagten vom 30.05.2023 wird der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 25.04.2023, Az. 2-06 O 44/22, teilweise abgeändert und der Tenor klarstellend insgesamt wie folgt neu gefasst: „Auf Grund des gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbaren Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main vom 16.11.2022 sind von der Klägerseite an Kosten 6.435 Euro (i.W. Sechstausendvierhundertfünfunddreißig Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 23.02.2023 an die Beklagtenseite zu erstatten.“ 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdegegnerin. 3. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 3.217,50 Euro festgesetzt. I. Die Parteien streiten im Kostenfestsetzungsverfahren über die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in einer Patentstreitsache. Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP ..., das (u.a.) in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt (nachfolgend: Klagepatent). Patentanspruch 1 des Klagepatents betrifft einen Pflasterspender mit Pflastern, der nach der Patentschrift dazu dient, dem Spender mit einer Hand ein Pflaster zu entnehmen und dieses ohne Zuhilfenahme der anderen Hand auf eine Wunde aufzubringen (vgl. Abs. 6 der Patentschrift). Die Klägerin erteilte einem schwedischen Unternehmen eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Dabei blieben ihr die ausschließlichen Vertriebsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz vorbehalten. Die Beklagte mit Sitz in Deutschland bot auf ihrer deutschsprachigen Internetseite Pflaster mit der Marke des schwedischen Unternehmens an (Anlage K5, GA 42). Auf Berechtigungsanfrage der Klägerin (Anlage K7, GA 44 f.) teilte die Beklagte dieser mit, sie beziehe das Originalprodukt von einem Händler aus einem EU-Staat, der Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens sei. Daher sei aus ihrer Sicht Erschöpfung eingetreten. Außerdem bestritt sie, dass das von ihr vertriebene Produkt unter das Klagepatent falle (Anlage K8, GA 46 f.). Die Parteien stritten in der Folgezeit über die Frage der Erschöpfung. Mit der streitgegenständlichen Klage hat die Klägerin die Beklagte wegen wortsinngemäßer Verletzung von Patentanspruch 1 auf Unterlassung in Anspruch genommen und Annexansprüche geltend gemacht (vgl. die Klageschrift nebst Anlagen [GA 2 ff.] sowie den ergänzenden Schriftsatz vom 14.02.2022 [GA 59 ff.]). Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten, ohne dabei schriftsätzlich die Mitwirkung eines Patentanwalts anzuzeigen. Sie hat „letztlich“ dahingestellt sein lassen, ob die beanstandeten Produkte das Klagepatent verletzen, eine patentverletzende Handlung substantiiert dargetan und das Klagepatent rechtsbeständig sei, da an den durch das schwedische Unternehmen in einer Fabrik in Spanien hergestellten, von dort in ein Warenlager nach Polen gebrachten und von ihr von einem polnischen Unternehmen erworbenen Originalprodukten Erschöpfung eintreten sei (GA 87 ff., 109 ff.). Die Parteien haben erstinstanzlich ausschließlich über die Frage der Erschöpfung gestritten. Das Landgericht hat die Klage im Anschluss an die mündliche Verhandlung, an der für die Beklagte neben einem Rechtsanwalt auch Patentanwalt X („X“) teilgenommen hat (GA 161), mit der Begründung abgewiesen, die Klägerin habe nicht dargelegt, dass die streitgegenständlichen Waren erstmals außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden seien (GA 168 ff.). Mit Schriftsatz vom 23.02.2023 hat die Beklagte - ausgehend von der Kostengrundentscheidung zu Lasten der Klägerin und dem vom Landgericht festgesetzten Streitwert von 50.000 Euro (GA 173) - Kostenfestsetzung in Höhe von jeweils 3.217,50 Euro für Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren (jeweils 1,3-Verfahrensgebühr, 1,2-Terminsgebühr und 20 Euro Kostenpauschale) beantragt (GA 181). Sie hat geltend gemacht die Mitwirkung eines Patentanwalts sei angezeigt gewesen, da sie zunächst habe prüfen müssen, ob die angegriffene Ausführungsform von dem Patentanspruch Gebrauch mache und ob das Klagepatent rechtsbeständig sei. Daran habe Patentanwalt X umfangreich mitgewirkt, was bei Bedarf - etwa durch eine Erklärung seinerseits - glaubhaft gemacht werden könne. Patentanwalt X habe typische patentrechtliche und technische Prüfungen vorgenommen. Das Erfordernis seiner Mitwirkung entfalle nicht dadurch, dass der Schwerpunkt der Verteidigung - jedenfalls in einem ersten Schritt - auf der Erschöpfung gelegen habe. Hätte das Landgericht die Klage nicht abgewiesen, wäre logische Konsequenz eine Nichtigkeitsklage gewesen (vgl. den Schriftsatz vom 21.04.2023, GA 193 ff). Mit Einwänden der Klägerin (vgl. deren Schriftsatz vom 29.03.2023, GA 187 f.) hat das Landgericht mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25.04.2023 nur Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 3.217,50 Euro (nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 23.02.2023) festgesetzt. Die Patentanwaltskosten hat es mit der Begründung abgesetzt, § 143 Abs. 3 PatG sei unionskonform dahin auszulegen, dass im Einzelfall zu prüfen sei, ob solche Kosten zumutbar und angemessen seien. Die Zumutbarkeit beurteile sich entsprechend den zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätzen danach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme ex ante als sachdienlich habe ansehen dürfen. Dies sei der Fall, wenn die Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich und notwendig gewesen seien (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.07.2022 - 15 W 15/22). Nach zutreffender Auffassung der Klägerin habe sich die Beklagte vorgerichtlich und im Prozess vorrangig auf die Erschöpfung konzentriert. Dafür seien keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse erforderlich. Daher sei nicht ersichtlich, dass die Rechtsanwälte erbrachten Tätigkeiten nicht selbst hätten vornehmen können (vgl. GA 196 ff.). Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Beklagten, die ihren Kostenfestsetzungsantrag in Bezug auf die Patentanwaltskosten unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vorbringens weiterverfolgt (GA 203 ff.). Die Beklagte behauptet, die (bestrittene) Tätigkeit von Patentanwalt X habe Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents begründet. Dieser habe die angegriffene Ausführungsform auch untersucht, um herauszufinden, ob sie das Klagepatent verletzt. Um die Kosten überschaubar zu halten, habe sie erstinstanzlich nur die Erschöpfungseinrede erhoben. Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, das Landgericht habe den konkreten Einzelfall falsch gewürdigt. Es wäre ein Anwaltsfehler gewesen, sich nur auf die Erschöpfung zu konzentrieren, ohne andere denkbare Einwendungen oder Einreden zu prüfen. Das Erfordernis der patentanwaltlichen Mitwirkung hänge nur davon ab, ob der Patentanwalt tätig geworden sei und ob dies sinnvoll erschienen sei, nicht aber, zu welchem Ergebnis sein Tätigwerden geführt habe und welcher Vortrag im Prozess gehalten worden sei. Daher sei jedenfalls die 1,3-Geschäftsgebühr angefallen. Die Klägerin ist der Auffassung, es sei davon auszugehen, dass der Rechtsanwalt der Beklagten die Angelegenheit ohne Mitwirkung eines Patentanwalts habe würdigen können, da er ein erfahrener Rechtswalt mit LL.M. im gewerblichen Rechtsschutz und auf diesem Gebiet seit Jahren - schwerpunktmäßig im Patentrecht - tätig sei. Die pauschale Behauptung, ein Patentanwalt habe geprüft, ob das jeweils in Rede stehende Patent rechtsbeständig sei und von einem Patentanspruch Gebrauch mache, könnte anderenfalls entgegen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in jeder patentrechtlichen Auseinandersetzung die Mitwirkung eines Patentanwalts rechtfertigen. Vorliegend sei von vornherein klar gewesen, dass es nur um die Frage der Erschöpfung und nicht um technische Fragen gehen werde, zumal die von der Beklagten erworbenen Produkte auf Grundlage einer Lizenzierungsvereinbarung hergestellt worden seien. Jedenfalls sei keine Terminsgebühr zu erstatten, da die Teilnahme des Patentanwalts an der mündlichen Verhandlung, in der es absehbar nicht um technische Fragen gegangen sei, nicht erforderlich gewesen sei. Das Landgericht hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vorgelegt (GA 226 f.). Auf die gerichtliche Bitte um Glaubhaftmachung der bestrittenen Mitwirkung von Patentanwalt X (GA 236) hat die Beklagte ihren Vortrag vertieft und insbesondere eine patentanwaltliche Versicherung vorgelegt (GA 242 ff. i.V.m. Anlage B3, GA 245 ff.). II. Die gemäß § 11 Abs. 1 RpflG i.V.m. § 104 Abs. 3 Satz 2, § 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und begründete sofortige Beschwerde der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts vom 25.04.2023, über die gemäß § 568 Satz 1 ZPO durch den zuständigen Einzelrichter zu entscheiden ist, hat Erfolg. Selbst wenn § 143 Abs. 3 PatG entsprechend der geänderten Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zu § 140 Abs. 3 MarkenG aF/§ 140 Abs. 4 MarkenG nF (vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VII) dahin auszulegen sein mag, dass die Kosten eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache in Anlehnung an § 91 Abs. 1 Satz ZPO ebenfalls nur erstattungsfähig sind, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sind, ist diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt. 1. Die Beklagte hat substantiiert dargetan und durch die anwaltliche Versicherung von Patentanwalt X glaubhaft gemacht, dass dieser im Rahmen der streitgegenständlichen Patentstreitsache patentanwaltlich tätig geworden ist. Nach der anwaltlichen Versicherung von Patentanwalt X hat dieser in einem Besprechungstermin mit einem von der Beklagten mandatierten Beklagten am 04.05.2022 verschiedene Verteidigungsstrategien erörtert, darunter neben der Frage einer möglichen Nichtigkeit des Klagepatents und der im Prozess letztlich erhobenen Einrede der Erschöpfung auch, ob die angegriffene Ausführungsform überhaupt in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Zur Klärung dieser Frage hat er die ihm vorgelegten Produkte darauf überprüft, ob sie von sämtlichen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch machen. Dabei ist ihm die angegriffene Ausführungsform zuvor nicht unmittelbar bekannt gewesen. Im Zuge des Rechtsstreits hat Patentanwalt X außerdem die ihm durch die Prozessbevollmächtigten der Beklagten übermittelten Entwürfe der Anwaltsschriftsätze vom 24.06.2022, 04.10.2022 und 20.10.2022 durchgesehen, geprüft und aus seiner Sicht erforderliche und hilfreiche Ergänzungen vorgeschlagen (vgl. Anlage B3, GA 245 ff.). An der Richtigkeit dieser patentanwaltlichen Versicherung, und damit zugleich an der Erbringung der von der Beklagten behaupteten Tätigkeiten durch Patentanwalt X, bestehen keine Zweifel. Davon ausgehend ist die Mitwirkung von Patentanwalt X im konkreten Fall zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung durch die Beklagte notwendig gewesen. Zwar mag die von ihm ebenfalls vorgenommene Prüfung, ob eine Nichtigkeitsklage Erfolg verspricht, nicht unmittelbar mit dem vorliegenden Rechtsstreit zusammenhängen. Jedenfalls aber ist die von Patentanwalt X vorgenommene Prüfung, ob überhaupt eine Patentverletzung vorliegt, zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung erforderlich gewesen. Dabei kommt es nach zutreffender Auffassung der Beklagten nicht darauf an, dass sie sich im Rahmen des Rechtsstreits - wie bereits vorprozessual im Wesentlichen (vgl. aber Anlage K8, GA 46 f.) - nur mit der Einrede der Erschöpfung verteidigt hat. Um sich sachgerecht gegen die Patentverletzungsklage verteidigen zu können, hat die Beklagte überprüfen müssen, ob die angegriffene Ausführungsform von sämtlichen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch macht. Zwar lag den Lieferungen der von der Klägerin als patentverletzend angegriffenen Produkte nach eigenem Vortrag der Beklagten eine Lizenzbeziehung zwischen der Klägerin und ihrer (mittelbaren) Zulieferin zugrunde. Damit stand für die Beklagte, die nicht selbst Partei des Lizenzvertrags ist, aber nicht sicher fest, dass die angegriffenen Produkte in den Schutzbereich des Klagepatents fallen. Es ist weder substantiiert dargetan noch ersichtlich, dass sie zwingend von einer wortsinngemäßen Patentverletzung hätte ausgehen müssen. Einer wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Partei muss es möglich sein, sich umfassend verteidigen. Dazu gehört in einer Patentstreitsache wie der vorliegenden in aller Regel die Klärung der Frage, ob der Vorwurf einer Patentverletzung zutrifft. Dabei hat sich die Beklagte im Streitfall auch patentanwaltlicher Hilfe bedienen dürfen, obwohl der für ihre Prozessbevollmächtigten tätig gewordene Rechtsanwalt unstreitig über umfassende Kenntnisse und Erfahrung im Patentrecht verfügt. Dennoch hat es die Beklagte als zweckdienlich ansehen dürfen, mit der Frage des Vorliegens einer Patentverletzung einen dazu ausgebildeten Patentanwalt zu betrauen, zumal Patentanwalt X für sie regelmäßig in patentrechtlichen Angelegenheiten tätig ist (vgl. Anlage B3, GA 245). 2. Da das Landgericht vor der mündlichen Verhandlung nicht hat erkennen lassen, ob es den Erschöpfungseinwand als berechtigt ansieht und daher nicht von vornherein auszuschließen gewesen ist, dass im Verhandlungstermin Sach- und/oder Rechtsfragen erörtert werden, bei denen die Unterstützung eines Patentanwalts erforderlich oder zumindest sachdienlich sein könnte, hat die Beklagte auch zu Recht eine Terminsgebühr für die sich aus dem Protokoll ergebende Teilnahme von Patentanwalt X an der mündlichen Verhandlung begehrt. 3. Zweifel an der Höhe der geltend gemachten Patentanwaltskosten (nebst Zinsen) sind weder dargetan noch ersichtlich. III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Der Festsetzung eines Streitwerts für die Gerichtsgebühren bedarf es nicht. Nach Nr. 1822 VV GKG fällt grundsätzlich eine Festgebühr an, dies allerdings nur, wenn die Beschwerde - anders als hier - zumindest teilweise verworfen oder zurückgewiesen wird.