3 U 115/18

Leitsatz: 1. Bei dem Anbringen einer Marke auf dem Reißverschluss und dem Innenfutter von Taschen oder Rucksäcken handelt es sich um typische Formen der Verwendung einer Marke. 2. Eine Wortmarke (hier: NOMAD) kann durch die Verwendung einer Wort-/Bildmarke benutzt werden, wenn dem mit der Wortmarke identischen Wortbestandteil der Wort-/Bildmarke ein Bildelement hinzugefügt wird (hier: stilisierte Form eines für nordafrikanische oder asiatische Wüstenvölker als Schutz gegen Sand und Sonne typischerweise mit einem Tuch umwickelten Kopfes), das den Wortbestandteil lediglich illustriert und sich diesem unterordnet, ohne den Gesamteindruck der eingetragenen Wortmarke zu verändern (Anschluss an BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2014 - I ZR 63/14, Rn. 15; BGH, Beschluss vom 30. März 2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039f. - Kornkammer). 3. Im Warenbereich der Taschen und Koffer ist die Verwendung von Zweitmarken nicht unüblich; dagegen sind dort Kennzeichnungsgewohnheiten, nach denen neben einem Herstellerkennzeichen weitere Zeichen als reine Bestellzeichen verwendet werden, nicht ersichtlich. 4. Zur Frage einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines neben einem bekannten Unternehmenskennzeichen in eine komplexe Marke aufgenommenen und mit einer älteren Marke identischen Zeichenbestandteils. 1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 29.05.2018, Aktenzeichen 406 HKO 195/17, wird gemäß § 522 Abs. 2 ZPO durch einstimmigen Beschluss zurückgewiesen. 2. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 3. Das angefochtene Urteil und der vorliegende Beschluss sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin aus Ziff. I. des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 29.05.2018 durch Sicherheitsleistung in Höhe von € 100.000,00 und aus Ziff. II. jenes Urteils durch Sicherheitsleistung in Höhe von € 10.000,00 abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in jeweils gleicher Höhe leistet. Im Übrigen darf die Beklagte die Zwangsvollstreckung aus den Urteilen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aus den Urteilen jeweils insgesamt vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 4. Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf € 150.000,00 festgesetzt. Die Zurückweisung der Berufung erfolgt gemäß § 522 Abs. 2 ZPO durch einstimmigen Beschluss. I. Hinsichtlich des Sachverhalts und der gestellten Anträge wird auf das angefochtene Urteil sowie auf den Hinweisbeschluss des Senats vom 21.10.2020 Bezug genommen. Das Rechtsmittel der Beklagten hat nach einstimmiger Auffassung des Senats offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. Das Landgericht hat die Beklagte zu Recht mit Ausnahme eines Teils des Zahlungsanspruchs nach den erstinstanzlich gestellten Anträgen verurteilt. Wegen der Begründung im Einzelnen wird auf den Hinweisbeschluss des Senats vom 21.10.2020 verwiesen. Der Schriftsatz der Beklagten vom 11.12.2020 gibt keinen Anlass zu einer abweichenden Würdigung. 1. Die Beklagte beanstandet, der Senat habe die BGH-Rechtsprechung unvollständig und fehlerhaft angewendet. Bei zutreffender Beachtung der BGH-Entscheidungen „SAM“ und „Mo“ fehle es im Streitfall an einer markenmäßigen Verwendung des Zeichenbestandteils „NOMAD“. Im Modebereich sehe der angesprochene Verkehr häufig in der Herstellerangabe den Herkunftshinweis, jedenfalls dann, wenn die Herstellerangabe – wie im Streitfall – vorangestellt sei. Die Bezeichnung „Nomad“ werde vom Verkehr nicht als Marke, sondern als Modellbezeichnung erkannt. Mit Blick darauf, dass die Beklagte hochpreisige Luxushandtaschen angeboten habe, sei von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad des angesprochenen Verkehrs und davon auszugehen, dass die Herkunft der Taschen für den Verkehr von zentraler Bedeutung sei. Im Bereich von Luxustaschen sei der Verkehr nicht an Zweitkennzeichen gewöhnt. Vereinzelt auftretende Fälle könnten keine Gewöhnung des Verkehrs begründen. Dass für die Beklagte selbst ein einziges Zeichen neben dem Herstellerkennzeichen als Marke geschützt sei, stehe dem nicht entgegen. Aus der Existenz einer Handvoll überragend bekannter bzw. berühmter Taschenmodelle könne nicht auf eine allgemeine Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitmarken geschlossen werden. Die Klagemarke sei nicht bekannt. Die Beklagte trägt in diesem Zusammenhang dazu vor, dass aktiv beworbene Luxustaschen fast durchgehend nur unter dem Unternehmenskennzeichen beworben würden und legt dazu in der Anlage B 16 Werbung von diversen Luxustaschenherstellern in Printmedien sowie als Anlage B 17 einen Artikel aus dem „ZEIT-Magazin“ vor. Zwar gebe es bei einzelnen Luxustaschenherstellern eine preisgünstigere Linie für jüngere Kunden. Die Namen dieser Produktlinien seien dann aber unmittelbar stark an die Herstellerangabe angelehnt, wie z.B. „Jill Sander Navy“, „Just Cavalli“, „Moschino Cheap & Chic“, „Emporio Armani“ und „D & G“. Die Klägerin habe neben „NOMAD“ kein einziges Zeichen als Marke geschützt. Allenfalls in seltenen Ausnahmefällen würden die angesprochenen Verkehrskreise daher ein Zeichen neben der Dachmarke bzw. dem Unternehmenskennzeichen als Zweitmarke erkennen. Selbst bei der Gewöhnung des Verkehrs an eine Zweitmarkenverwendung , spreche das nicht schon dafür, dass der Verkehr dies auch im konkreten Fall so sehe. Branchenüblich sei es im Bereich von Luxustaschen, die im Internet angeboten würden, dass im Zusammenhang mit der Herstellerangabe unterschiedlichste Modellbezeichnungen bzw. Kollektionsbezeichnungen in bestimmten Formen auftauchten (Anlagenkonvolut B 19). Modellbezeichnungen würden dabei regelmäßig in großer fetter Schrift und blickfangmäßig in der zugehörigen Produktüberschrift neben der Taschenabbildung aufgeführt, zumeist in gleicher Schriftart und Größe wie die Herstellerangabe. Dabei würden als Modell- bzw. Kollektionsbezeichnungen unterschiedlichste Phantasiebegriffe verwendet. Der Herstellername erscheine zumeist – auch in der Titelzeile – vorangestellt. Keine dieser Modellbezeichnungen sei – soweit ersichtlich – als Marke eingetragen. So mache es im Übrigen auch die Klägerin (Anlagenkonvolut B 20). Genau in dieser Bandbreite bewege sich auch das streitige Angebot der Beklagten. Das Zeichen „MCM“ nehme in der angegriffenen Verwendungsform eine vorangestellte und optisch hervorgehobene Stellung ein. „NOMAD“ werde vom Verkehr daneben als reine Modellbezeichnung. Der Verkehr sehe allein in der Herstellerangabe „MCM“ den betrieblichen Herkunftshinweis. Dafür spreche auch der Umstand, dass mit „NOMAD“ lediglich eine bestimmte Kollektion, also eine Produktlinie aus dem Hause der Beklagten, bezeichnet worden sei. Die Bezeichnung „Nomad Collection“ fungiere nicht als Marke, sondern nur als Mittel zur Unterscheidung der Produkte von anderen Waren innerhalb des Unternehmens der Beklagten. Damit könne zwar kein bestimmtes Produkt aus der Kollektion bestellt werden. Das gelte aber auch für sonstige Modellbezeichnungen, bei denen oftmals für die Bestellung noch Größe, Farbe, Muster etc. angegeben werden müssten. Die Beklagte biete immer wieder Sonderkollektionen für ihre Taschen unter Phantasiebezeichnungen an (Anlage B 21). Aus der Verkehrssicht diene die bloße einmalige Verwendung einer Kollektionsbezeichnung dazu, diese Waren von denen desselben Herstellers abzugrenzen. Auch im Streitfall sei dem Verkehr im Rahmen der Produktbeschreibung deutlich gemacht worden, dass es sich bei der „Nomad Collection“ um einen Ausschnitt aus dem Warensortiment von „MCM“ handele, nämlich um eine spezielle Reisegepäckreihe von „MCM“ für Vielreisende. Modellbezeichnungen würden im Luxustaschenbereich regelmäßig für mehrere Taschen mit gewissen Gemeinsamkeiten verwendet (Anlagenkonvolut B 22). Gegen eine markenmäßige Benutzung spreche entgegen der Annahme des Berufungsgerichts, dass für das jeweilige Produkt – optisch stark zurückhaltend – separate Artikelnummern angegeben seien. Das sei nach der Rechtsprechung ein zusätzliches Indiz dafür, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sehe. Schließlich enthalte der Klagantrag/Urteilstenor zu Ziff. II b) – und darauf aufbauend der Klagantrag/Urteilstenor zu Ziff. II b) – ein Schlechthinverbot, das auch erlaubte Handlungen erfasse und deshalb unbegründet sei. Die Klägerin verteidigt das angegriffene Urteil. Der neue und daher nicht mehr zuzulassende Tatsachenvortrag der Beklagten sei unzutreffend. Auch im Bereich des Vertriebs von Taschen sei die Verwendung von Zweitkennzeichen die übliche Praxis. Dazu legt die Beklagte in den Anlagen Publikationen aus dem Internet (Anlagen K 50 und K 51) sowie Registerauszüge zu Zweit-/Markeneintragungen von Unternehmen aus dem Luxustaschenbereich nebst Screenshots zur tatsächlichen Benutzung jener Marken im Taschenbereich vor (Anlagen K 52 – K 58 sowie Screenshots im Schriftsatz vom 22.02.2021). Sie verweist darauf, dass auch im Bereich sogenannter Luxustaschen-Marken eine Co-Branding-Praxis existiere (Anlage K 59) und auch die Beklagte mit anderen Markeninhabern kooperiere (Anlage K 60). Die Beklagte habe die BGH-Entscheidungen „SAM“ und „MO“ unzutreffend gewürdigt. Die dortigen Sachverhalte unterschieden sich von dem vorliegend streitigen maßgeblich. Insbesondere sei die Rechtsprechung zur Verwendung von Vornamen als Modellbezeichnung im Modebereich auf den vorliegend streitigen Sachverhalt nicht anwendbar. Tatsächlich komme nach der Rechtsprechung das Verständnis einer Modellbezeichnung als Herkunftshinweis umso eher in Betracht, wenn dem Zeichen – wie vorliegend – eine bekannte Herstellermarke vorangestellt sei. Gerade der Umstand, dass die Beklagte eine ganze Kollektion mit dem unterscheidungskräftigen Zeichen „NOMAD“ kennzeichne, führe dazu, dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sehe. „NOMAD“ sei in unmittelbarem Zusammenhang mit „MCM“ blickfangartig herausgestellt, was ebenfalls für eine markenmäßige Verwendung spreche. 2. Die Einwendungen der Beklagten rechtfertigen keine vom Inhalt des Hinweisbeschlusses vom 21.10.2020 abweichende Beurteilung der Sache. Der Senat hat sich im Hinweisbeschluss ausführlich mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, insbesondere den Entscheidungen „SAM I“ und „SAM II“ sowie „Damen Hose MO“ befasst und die dort aufgestellten Grundsätze, die bei der Prüfung der Frage, ob eine Modell-/Bezeichnung aus der Verkehrssicht markenmäßig benutzt wird oder nicht, zu berücksichtigen sind, auf den Streitfall angewendet. Die Beklagte stellt allein ihre entgegenstehende Ansicht gegen die des Senats. Der Senat ist der im Verfahren bereits zuvor vertretenen Ansicht der Beklagten, dass im streitigen Bereich von Luxushandtaschen von einem stark gesteigerten Aufmerksamkeitsgrad des Verkehrs auszugehen ist, nicht gefolgt, hat aber eine situationsadäquat gesteigerte, mindestens durchschnittliche Aufmerksamkeit des verständigen Durchschnittsverbrauchers angenommen. Er hat schon im Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass es im Warenbereich von Taschen und Koffern keine hinreichenden Anknüpfungspunkte für eine Branchenübung gebe, wonach neben einer Dachmarke bzw. einem Unternehmenskennzeichen Modellbezeichnungen verwendet werden, die aus der Verkehrssicht allein dazu dienen, Waren des nämlichen Herstellers voneinander zu unterscheiden, und dass Kennzeichnungsgewohnheiten im Warenbereich der Bekleidungsstücke keine Rückschlüsse auf Kennzeichnungsgewohnheiten im vorliegend in Rede stehenden Warenbereich erlauben. Die Klägerin verweist in diesem Zusammenhang zudem zutreffend darauf, dass im Streitfall anders als im Modebereich, in dem eine Verwendung von Vornamen als Modellbezeichnung ohne Herkunftshinweisfunktion möglich erscheint, im Streitfall mit „NOMAD“ eine ohne weiteres für sich genommen kennzeichnungskräftige Bezeichnung verwendet worden ist. Diese hat – wie der Senat ebenfalls bereits ausgeführt hat – allenfalls einen leicht beschreibenden Anklang für Koffer und Taschen. Der Senat hat im Hinweisbeschluss dargelegt, dass eine Zweitmarkenbenutzung im Warenbereich der Taschen und Koffer nicht unüblich ist und dazu auf die bereits von der Klägerin angeführten Gegenbeispiele Bezug genommen. Die jüngeren Ausführungen der Klägerin vermögen eine andere Sichtweise nicht zu begründen. Dies einerseits nicht, weil die Beklagte selbst einräumt, dass es vereinzelt Zweitmarkenbenutzungen – etwa auch bei preisgünstigeren Linien für jüngere Kunden – gebe, wobei sie offenkundig auch auf die schon von der Klägerin vorgetragenen Beispiele Bezug nimmt. Dass es sich dabei tatsächlich – wie die Beklagte meint - nur um vereinzelte oder eine „handvoll“ Fälle handelt, ist nicht erkennbar. Im Übrigen verkennt die Beklagte, dass es für die Frage, ob eine markenmäßige Benutzung von Modell-/Bezeichnungen vorliegt, nicht maßgeblich darauf ankommt, ob eine allgemeine Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitmarken besteht, was – worauf die Klägerin zutreffend hinweist – auch nach der Rechtsprechung des BGH vielfach angenommen werden kann. Maßgeblich ist vielmehr umgekehrt, ob eine Gewöhnung des Verkehrs festgestellt werden kann, in Bezeichnungen, die neben dem Herstellerkennzeichen verwendet werden, eine bloße Modellbezeichnung ohne Herkunftshinweisfunktion zu sehen. Das ist aber nicht der Fall und durch die von der Beklagten vorgetragenen Beispiele auch keinesfalls belegt. Soweit die Beklagte behauptet, es sei im hier einschlägigen Warenbereich üblich, Phantasiebezeichnungen als Modellbezeichnungen ohne Herkunftshinweisfunktion zu verwenden, erscheint dies nicht nachvollziehbar. Insbesondere lassen die dazu unter Vorlage der Anlage B 19 angeführten Beispiele nicht erkennen, dass die dortigen angeblichen (bloßen) Modellbezeichnungen vom Verkehr auch nur als solche, also nicht als Herkunftshinweis, verstanden werden. Die Klägerin verweist zu Recht darauf, dass auch die dort erkennbaren Zeichen vom Verkehr als Zweitmarken erkannt werden können. Die Beklagte zieht zu Unrecht aus dem Umstand, dass in den von ihr vorgebrachten Beispielen in der zugehörigen Produktüberschrift neben der Herstellerangabe in großer fetter Schrift und blickfangmäßig ebenfalls jeweils andere Phantasiebezeichnungen genannt werden, den Schluss, dass der Verkehr bei derartigen Gestaltungen allein in dem Herstellerkennzeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dafür gibt es keinen hinreichend konkreten Anhaltspunkt. Vielmehr spricht es nach der Rechtsprechung dann, wenn – wie hier – eine nicht bekannte Modellbezeichnung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird, dafür, dass der Verkehr die verwendete Modellbezeichnung als Marke auffasst (BGH, GRUR 2019, 522, Rn. 54 – SAM; BGH, GRUR 2019, 1289, Rn. 35 – Damen Hose MO; BGH, K&R 2020, 216, Rn. 34 – SAM II). So liegt es im Streitfall. Auf die Ausführungen im Hinweisbeschluss wird verwiesen. Darauf, ob diese Zeichen nach der Behauptung der Beklagten „soweit ersichtlich“ auch mit Markeneintragungen hinterlegt sind, kommt es nicht an. Davon weiß der Verkehr regelmäßig nichts. Der Umstand, dass die Beklagte den beschreibenden Hinweis „Kollektion“ oder „Collection“ verwendet, unterstützt die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens „Nomad“. Soweit die Beklagte meint, die einmalige Verwendung einer Kollektionsbezeichnung diene dazu, die so bezeichneten Waren von anderen Waren desselben Herstellers abzugrenzen, so dass der Verkehr im Streitfall erkenne, dass es sich bei der „Nomad Collection“ um einen Ausschnitt aus dem Warensortiment von „MCM“ handele, nämlich um eine spezielle Reisegepäckreihe von „MCM“ für Vielreisende, ist das nicht überzeugend. Vielmehr kann auch die Verwendung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Kollektion ohne weiteres markenmäßig erfolgen. Der Umstand, dass eine ganze Kollektion mit einer – wie hier – kennzeichnungskräftigen Bezeichnung versehen wird, spricht für sich genommen nicht dafür, dass der Verkehr das Zeichen als bloße Modellbezeichnung erfasst. Er ordnet das streitige Zeichen vielmehr dem Hersteller, also der Beklagten, zu, und zwar als Herkunftshinweis, der für den Verkehr anders als eine bestimmte Artikelnummer nicht als bloßes Bestellzeichen daherkommt. Dass in der Werbung neben der Bezeichnung der Kollektion „Nomad“ für bestimmte Waren dieser Kollektion gesonderte Artikelnummern angeführt werden, berührt den herkunftshinweisenden Charakter der Bezeichnung „Nomad“ im Streitfall nicht. Insbesondere führt dies nicht dazu, dass der Verkehr in dem vorangestellten bekannten Unternehmenskennzeichen „MCM“ den alleinigen Herkunftshinweis sieht. 3. Die Verurteilung gemäß dem Klagantrag zu II. b) ist nicht zu beanstanden. Soweit die Beklagte meint, der Klagantrag/Urteilstenor zu Ziff. II. b) – und darauf aufbauend der Klagantrag/Urteilstenor zu Ziff. III. b) – enthalte ein Schlechthinverbot, das auch erlaubte Handlungen erfasse und deshalb unbegründet sei, ist das unzutreffend. Bei der Verurteilung der Beklagten gemäß Ziff. II. b) des Urteilstenors handelt es sich um die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft, nicht zur Unterlassung. Die Auskunft dient der Vorbereitung der Bezifferung des Schadensersatzanspruches der Klägerin gemäß der Verurteilung zu Ziff. II. b.. Aus dem Zusammenhang der Klagbegründung ist ersichtlich, dass die insoweit geltend gemachten Ansprüche Annexansprüche zum Unterlassungsanspruch der Klägerin sind, die durch die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 14.102.2016 in der Sache 327 O 427/16 tituliert worden sind und zu der die Beklagte die aus der Anlage K 4 ersichtliche Abschlusserklärung abgegeben hat. Darauf hat der Senat bereits im Hinweisbeschluss hingewiesen. Soweit dort auf der Seite 27 im Klammerzusatz vom Antrag zu Ziff. II. a) die Rede ist, handelt es sich um einen Schreibfehler. Richtig muss es heißen: Antrag zu Ziff. II. b). Daraus wird insgesamt deutlich, dass der Auskunftsanspruch nebst dem geltend gemachten Schadensersatzfeststellungsanspruch auf die im genannten einstweiligen Verfügungsverfahren verbotene Verletzungshandlung einschließlich kerngleicher Verletzungshandlungen beschränkt ist. Der Auskunftsantrag zu Ziff. II. a) und der Schadensersatzfeststellungantrag zu Ziff. III. a) betreffen die im vorliegenden Rechtsstreit ergänzend geltend gemachten Ansprüche wegen der Verletzung der Klagmarke durch die gegenüber dem Verbot aus dem genannten Verfügungsverfahren abgewandelten Benutzungshandlungen, wie sie aus dem Unterlassungsantrag zu Ziff. I. a) bis c) ersichtlich sind. II. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Auch erscheint eine Entscheidung des Berufungsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht erforderlich und eine mündliche Verhandlung ist nicht geboten. III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 709 Satz 2, 711 ZPO.