BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/11 vom 28. November 2012 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das deutsche Patent 102 49 336 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Sorbitol PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung im Einspruchsverfahren auf ei- nem bestimmten Widerrufsgrund gelegen hat, weil das Patentgericht zunächst einem Widerruf des Streitpatents aus diesem Grund zuneigte, darf der Patent- inhaber nicht annehmen, allein dieser Widerrufsgrund sei entscheidungserheb- lich. BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. März 2011 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewie- sen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt. Gründe: I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 102 49 336 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Herstellung von sprühge- trocknetem Sorbitol und Trocknung der Sorbitolpartikel auf einem nachgeschal- teten Fließbett und sprühgetrockneten Sorbitol betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet: "Verfahren zur Herstellung von sprühgetrocknetem Sorbitol durch Versprühen einer 65 bis 75%igen Sorbitollösung mittels eines Ro- tationszerstäubers in einem Sprühturm im Gleichstrom mit feinver- teiltem Sorbitol-Kreislaufkristallisat unter Zuführung von Warmluft und einem nachgeschalteten Fließbett zur weiteren Trocknung der Sorbitolpartikel, dadurch gekennzeichnet, dass die Sorbitollösung vor der Zuführung zu dem Zerstäuber auf eine Viskosität von 8 bis 50 mPa·s eingestellt wird, der Zerstäuber mit einer Drehzahl von 1 - 3 - 5000 bis 15000 U/min betrieben wird, Kreislaufkristallisat in einer Menge von 3 bis 4 kg/kg Endprodukt zugeführt wird und am Sprühturmaustritt die Temperatur der Abluft kontinuierlich gemes- sen und über eine Regelstrecke die Temperatur der zugeführten Warmluft in einem Bereich von 105 bis 150ºC verändert wird, der- art, dass die Ablufttemperatur auf einem konstanten Wert von 55 bis 57ºC gehalten wird, wobei Warmluft in einer Menge von 14 bis 22 m³ im Normzustand/kg Endprodukt zugeführt wird, und an- schließend am Sprühturmaustritt anfallender Sorbitol direkt dem nachgeschalteten Fließbett zugeführt, mittels Warmluft mit einer Temperatur von 85 bis 90ºC getrocknet und abschließend mit ent- feuchteter Kaltluft auf eine Temperatur von 20 bis 40 ºC abgekühlt wird." Die Einsprechende hat geltend gemacht, dem Patentgegenstand fehle es an der erforderlichen Neuheit und erfinderischen Tätigkeit. Sie hat sich hierzu auf zahlreiche Entgegenhaltungen gestützt. Darüber hinaus hat sie mangelnde Offenbarung und Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre geltend gemacht. Das Patentgericht hat das Streitpatent widerrufen. Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr der Beschwerdegrund der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) geltend gemacht wird, und auch im Übrigen zulässig. Sie bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der geltend gemachte Beschwerdegrund nicht vorliegt. 1. Das Patentgericht hat ausgeführt, die Lehren des Streitpatents könn- ten nachgearbeitet werden und seien damit ausführbar. Der in Patentan- spruch 8 geschützte Sorbitol sowie das Herstellungsverfahren gemäß Pa- tentanspruch 1 beruhten mit Blick auf die deutsche Offenlegungsschrift 2 3 4 5 6 - 4 - 32 45 170 sowie die DDR-Wirtschaftspatente 252 003 und 277 176 jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 2. Die Rechtsbeschwerde sieht durch den Widerruf des Patents den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt. Der Widerruf des Streitpatents aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit stehe im Wider- spruch zu der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung des Pa- tentgerichts. Dieses habe der Meinung zugeneigt, das beanspruchte Verfahren sei aufgrund mangelnder Offenbarung nicht ausführbar. Aufgrund dieses Hin- weises habe sich der gesamte Vortrag der Verfahrensbeteiligten auf Fragen zur Offenbarung und Ausführbarkeit konzentriert. Das Patentgericht habe diesen Schwerpunkt durch entsprechende Nachfragen bestätigt. Für die Beteiligten sei insgesamt der Eindruck entstanden, allein die Ausführbarkeit sei entschei- dungserheblich. Vertiefte Ausführungen zur Patentfähigkeit seien daher nicht geboten gewesen. Aus diesem Grund habe die Patentinhaberin davon abgese- hen, ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit vorzutragen und vorbereitete Hilfs- anträge zu stellen. Von der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Rechts- auffassung sei das Patentgericht in seinem Beschluss überraschend abgewi- chen. Darin werde die Frage der Ausführbarkeit nur am Rande behandelt, wäh- rend der Widerruf des Streitpatents auf mangelnde erfinderische Tätigkeit ge- stützt werde. Das Patentgericht habe folglich einen Umstand als entschei- dungserheblich angesehen, zu dem sich die Parteien in der mündlichen Ver- handlung nicht hätten äußern können; deshalb sei vor der Entscheidung ein richterlicher Hinweis erforderlich gewesen. Die Änderung der Auffassung des Patentgerichts sei offenbar erst durch Zusendung der Entscheidung "Klammer- nahtgerät" des Bundesgerichtshofs veranlasst worden. Diese Entscheidung ha- be der Verfahrensbevollmächtigte der Patentinhaberin im Nachgang zur münd- lichen Verhandlung dem Vorsitzenden des Technischen Beschwerdesenats persönlich übersandt. Der angefochtene Beschluss beruhe auch auf dem ge- 7 - 5 - schilderten Gehörsverstoß, da die Patentinhaberin bei Erteilung des gebotenen Hinweises ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit vorgetragen und vorbereitete Hilfsanträge gestellt hätte. 3. Die Rüge ist unbegründet. a) Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Be- teiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich-rechtliche und verfah- rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Es darf ferner keine Er- kenntnisse verwerten, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (st. Rspr., BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1992 - 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133; Beschluss vom 10. Februar 1995 - 2 BvR 893/93, NJW 1995, 2095; Beschlüsse vom 2. Mai 1995 - 1 BvR 2174/94, 1 BvR 2220/94, NJW 1995, 2095, 2096; BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II; Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 - Installiereinrichtung; Beschluss vom 22. September 2009 - Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 - Schwingungsdämpfer; Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 - Walzenform- gebungsmaschine; Beschluss vom 12. April 2011 - X ZB 1/10, GRUR 2011, 656 - Modularer Fernseher; Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 - Werkstück). 8 9 - 6 - Das Gericht muss aber den Parteien nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Ent- scheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden (BGH, Beschluss vom 16. September 2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 21 - Antennenhalter; BGH, aaO - Walzenformgebungsmaschine). Eine Gehörsverletzung kann jedoch vor- liegen, wenn die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu erwar- tenden Sorgfalt nicht erkennen konnten, auf welches Vorbringen es für die Ent- scheidung des Gerichts ankommen kann und wird (BGH, Beschluss vom 8. September 2009 - X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192 - Polyolefinfolie mwN). b) Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Verletzung rechtlichen Gehörs nicht zu erkennen. In dem Einspruchsverfahren vor dem Patentgericht haben beide Beteilig- te schriftsätzlich ausführlich sowohl zum Widerrufsgrund der mangelnden Aus- führbarkeit als auch zum Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit Stel- lung genommen, und zwar sowohl in der Einspruchsbegründung und der Ein- spruchserwiderung als auch in den kurz vor der mündlichen Verhandlung einge- reichten Schriftsätzen vom 17. Februar und 2. März 2011. In der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende - wie sich aus der Sitzungsniederschrift ergibt - den wesentlichen Inhalt der Akten und damit auch den jeweiligen Betei- ligtenvortrag referiert. Im Anschluss daran wurde die Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten erörtert. Danach waren beide Widerrufsgründe Gegenstand der Verhandlung; auch die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass der Wi- derrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit angesprochen wurde. Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung auf der Frage der Aus- führbarkeit gelegen hat, weil das Patentgericht möglicherweise zunächst einem 10 11 12 13 - 7 - Widerruf des Streitpatents wegen mangelnder Ausführbarkeit zuneigte, durfte die Patentinhaberin entgegen der Rechtsbeschwerde nicht annehmen, allein die Ausführbarkeit sei entscheidungserheblich. Denn allein entscheidungser- heblich konnte die Ausführbarkeit der Erfindung nur dann sein, wenn das Pa- tentgericht das Streitpatent aus diesem Grund widerrief. Solange die Patentin- haberin der vom Patentgericht hierzu vorläufig geäußerten Auffassung entge- gentrat und keinen - von der Rechtsbeschwerde auch nicht aufgezeigten - An- lass zu der Annahme hatte, mit ihren Argumenten keinesfalls durchzudringen, musste sie damit rechnen, dass sich das Patentgericht auch der Frage der Pa- tentfähigkeit zuwenden würde. Insoweit zeigt die Rechtsbeschwerde jedoch gleichfalls keine Umstände auf, aufgrund deren die Patentinhaberin hätte davon ausgehen dürfen, es be- dürfe desjenigen Vortrags nicht, den sie nach dem Rechtsbeschwerdevorbrin- gen ergänzend zur erfinderischen Tätigkeit gehalten hätte. Dies wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn entweder das Patentgericht zu erkennen gegeben hätte, der Gegenstand des Streitpatents sei nach seiner Auffassung ohne Zwei- fel patentfähig oder wenn das Patentgericht die mangelnde Patentfähigkeit in dem angefochtenen Beschluss mit Erwägungen begründet hätte, mit denen die Patentinhaberin auch bei sorgfältiger Verfahrensführung und Auseinanderset- zung mit den Argumenten der Einsprechenden nicht rechnen musste. Weder für das eine noch für das andere ist von der Rechtsbeschwerde etwas dargetan. Die Patentinhaberin war deshalb gehalten, alle Gesichtspunkte von sich aus in Betracht zu ziehen, die die Patentfähigkeit gegebenenfalls zusätzlich stützen konnten, ihren Vortrag auf eine mögliche Berücksichtigung des weiteren Wider- rufsgrunds auszurichten und mittels der nach dem Rechtsbeschwerdevorbrin- gen vorbereiteten Hilfsanträge das Streitpatent auch beschränkt zu verteidigen (vgl. BVerfG NJW 1998, 2515, 2523; BGH, Beschluss vom 8. Mai 2007 - VIII ZR 235/06, NJW 2007, 2117). Wenn die Patentinhaberin grundsätzlich 14 - 8 - eine (hilfsweise) beschränkte Verteidigung des Streitpatents erwog, gebot es ohnehin eine sorgfältige Verfahrensführung, geänderte Haupt- oder Hilfsanträge rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einzureichen, um dem Gericht und der Gegnerin eine Einarbeitung zu ermöglichen und eine Vertagung zu vermei- den. Hierzu war sie mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem Pa- tentgericht ausdrücklich aufgefordert worden. Die Vermutung der Rechtsbeschwerde, das Patentgericht habe die ver- kündete Entscheidung nachträglich mit mangelnder Patentfähigkeit begründet, nachdem der Verfahrensbevollmächtigte der Patentinhaberin den Vorsitzenden des Technischen Beschwerdesenats nach der mündlichen Verhandlung auf die Entscheidung "Klammernahtgerät" (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916) hingewiesen habe, die ihm, dem Verfah- rensbevollmächtigten, bei der Einspruchsverhandlung noch nicht bekannt ge- wesen sei, ist unerheblich und im Übrigen ohne jeden tatsächlichen Anhalt. Es ist weder ersichtlich, warum die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung bereits seit mehreren Monaten veröffentlichte Entscheidung des Bundesge- richtshofs dem Patentgericht unbekannt gewesen sein sollte, noch warum das Patentgericht erst in Kenntnis dieser Entscheidung die Verteidigung der Erfin- dung als ausführbar offenbart als zutreffend zu erkennen in der Lage gewesen sein sollte. III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. 15 16 - 9 - IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich ge- halten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Meier-Beck Gröning Grabinski Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.03.2011 - 15 W(pat) 341/06 - 17

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