I ZB 56/11

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 56/11 Verkündet am: 28. Februar 2013 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die IR-Marke-Nr. 869 586 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schokoladenstäbchen II MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1; Mar- kenRL Art. 2; MMA Art. 5 Abs. 1; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 a) Die graphische Darstellbarkeit und die für die Bejahung der Markenfähigkeit erforderliche hinreichende Bestimmtheit einer Marke im Sinne von Art. 2 MarkenRL gehören zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts und fallen daher unter den Begriff der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA. b) Den Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens im Sinne von Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf unterschiedliche Erscheinungsformen erstreckt. c) Die wegen Unbestimmtheit fehlende Markenfähigkeit ist nicht nur im Eintra- gungsverfahren relevant, sondern kann auch zur Schutzentziehung einer be- reits eingetragenen Marke führen. BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 28. Februar 2013 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Be- schluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes- patentgerichts vom 21. Juli 2011 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt. Gründe: I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. September 2005 die dreidi- mensionale IR-Marke-Nr. 869 586 für die Waren der Klasse 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie 1 - 3 - eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es: La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne. Seit dem 15. Dezember 2005 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Der Eintragung liegt die im französischen Markenregister enthaltene Ausgangs- eintragung Nr. 02 3188047 zugrunde, die im französischen Markenregister wie folgt dargestellt ist: Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmt- heitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widerspro- chen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentzie- hung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundes- patentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgeho- ben und der IR-Marke den Schutz für Deutschland entzogen (BPatG, GRUR 2012, 283). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundes- patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. 2 3 4 - 4 - II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke sei durch die der Schutzgewährung zugrunde liegende bildliche Darstellung nicht hinreichend bestimmt, so dass es an einer grundle- genden Voraussetzung für die Schutzgewährung fehle. Dazu hat es ausgeführt: Für die Eintragung und - im Falle einer bereits erfolgten Eintragung - für die Entscheidung über die Löschung der Marke sei es erforderlich, dass der Schutzgegenstand der Marke eindeutig festgelegt und definiert sei. Dieses Er- fordernis müsse die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend vorgesehene graphische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich dar- aus eindeutig ein einziges Zeichen ergebe. Deshalb sei es unzulässig, für eine dreidimensionale Gestaltung eine graphische Darstellungsform zu wählen, die eine Deutung des Zeichens in mehr als eine Richtung zulasse. Die bildlichen Darstellungen müssten den Schutzgegenstand in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung sicher festlegen. Die mit dem Antrag auf Schutzentziehung angegriffene dreidimensionale Marke erfülle diese Voraussetzungen nicht. Weder die der Eintragung als IR- Marke zugrunde liegende Abbildung noch die Darstellung in der französischen Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke räumlich gestaltet sei. Es sei nicht ersichtlich, ob die abgebildete Wellenform in einer Ebene verlaufe oder gewunden sei und damit eine weitere Dimension in der Tiefe habe. Ferner blei- be offen, ob das abgebildete Stäbchen im Durchmesser rund oder oval sei. Die erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form einer Weinranke dar- stelle, führe zu keinem hinreichend eindeutig bestimmten Schutzgegenstand. Weinranken seien naturgemäß unterschiedlich gewachsen, die Beschreibung umfasse daher eine gewisse Bandbreite von Gestaltungen. 5 6 7 - 5 - III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bun- despatentgerichts, der angegriffenen Marke sei der Schutz für Deutschland zu entziehen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass einer nach dem Madrider Markenabkommen international registrierten Marke der Schutz für Deutschland zu entziehen ist, wenn der Gegenstand des Schutzes nicht hinreichend deutlich bestimmt ist. a) Die Schutzentziehung gemäß § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR- Marke setzt nach Art. 5 Abs. 1 MMA voraus, dass ein in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt (vgl. BGH, Beschluss vom 5. April 1990 - I ZB 7/89, BGHZ 111, 134, 135 - IR-Marke FE; Beschluss vom 17. November 2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Rn. 12 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971, Seite 96). Nach Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung verstößt. b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, die graphische Darstellung der eingetragenen Marke müsse so klar und eindeutig bestimmt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstan- des gewährleistet sei. Das habe auch für international registrierte Marken zu gelten, deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden sei. Zu den Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ unterfallenden wesentlichen Prinzipien des Mar- kenrechts gehöre das Bestimmtheitsgebot. 8 9 10 11 - 6 - c) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Er- folg mit der Begründung, ein Verstoß gegen das Bestimmheitsgebot stelle ledig- lich einen Verfahrensfehler im Rahmen der Schutzbewilligung dar, der eine nachträgliche Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1 MarkenG nicht rechtfertigen könne. Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der Wiedergabe des Schutzgegenstands einer Marke sei keine unabdingbare Voraussetzung für die Schutzgewährung. d) Zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts, die unter die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ fallen, gehört die graphische Darstellbarkeit und die für die Annahme der Markenfähigkeit erforderliche Bestimmtheit des angemeldeten oder einge- tragenen Zeichens im Sinne von Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 383; Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 3 Rn. 17 und 22; Kur in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 361, 373; aA Hildebrandt, MarkenR 2002, 1, 3). Nach Art. 2 MarkenRL, der durch § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 MarkenG in das deutsche Markenrecht umgesetzt worden ist, können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen. Die Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit und der Bestimmtheit der Eintragung der Marke liegt darin, der Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung der Marke in das Register überhaupt zu ermöglichen und durch Veröffentlichung der Eintragung die All- gemeinheit über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu un- terrichten (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2002 - C- 273/00, Slg. 2002, I-11737 = GRUR 2003, 145 Rn. 47 bis 51 - Sieckmann; Urteil vom 24. Juni 2004 - C- 49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Rn. 26 bis 30 - Heidel- 12 13 14 - 7 - berger Bauchemie; BGH, Beschluss vom 25. März 1999 - I ZB 23/98, GRUR 1999, 730 f. = WRP 1999, 853 - Farbmarke magenta/grau; Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 73/05, BGHZ 169, 175 Rn. 13 - Tastmarke). Danach ge- nügt ein Zeichen den Anforderungen nach Art. 2 MarkenRL nicht, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungs- formen erstrecken kann und deshalb nicht klar bestimmt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-321/03, Slg. 2007, I-687 = GRUR 2007, 231 Rn. 37 bis 40 - Dyson; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05, BGHZ 169, 167 Rn. 13 f. - Farbmarke gelb/grün II; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 195/06, BGHZ 180, 77 Rn. 31 - UHU; Lange, Marken- und Kennzeichen- recht, 2. Aufl. Rn. 453). Die Frage der graphischen Darstellbarkeit und der Be- stimmtheit der IR-Marke ist im Rahmen der Schutzentziehung nach Art. 5 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ nicht der Überprü- fung entzogen. An eine international registrierte Marke, deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist oder werden soll, sind insoweit keine geringeren An- forderungen zu stellen als an nationale Marken oder Gemeinschaftsmarken (vgl. Fezer aaO § 3 Rn. 383; Kirchschneck in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 22). 2. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist davon auszu- gehen, dass die Streitmarke den an die Bestimmtheit des Schutzgegenstands zu stellenden Anforderungen genügt. a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegan- gen, dass die französische Ausgangseintragung der Beurteilung zugrunde zu legen ist. Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke ist ihre Eintragung im Ursprungsland (vgl. BPatGE 33, 135, 137; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 113 Rn. 7; Kober-Dehm in Strö- bele/Hacker aaO § 113 Rn. 4). Das folgt aus Art. 3 Abs. 1 Halbs. 2 MMA. Da- nach bescheinigt die Behörde des Ursprungslandes, dass die Angaben in dem 15 16 - 8 - Gesuch um internationale Registrierung denen des nationalen Registers ent- sprechen. Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Bundespa- tentgericht seiner Entscheidung die im Internet zugängliche Darstellung der französischen Ausgangsanmeldung zugrunde gelegt hat. Die Rechtsbeschwer- deerwiderung wendet sich dagegen ohne Erfolg mit einer Gegenrüge, mit der sie geltend macht, im Internet sei die Ausgangsanmeldung vergrößert darge- stellt. Die Antragstellerin hatte hierzu geltend gemacht, während für die franzö- sische Markenanmeldung ein Feld in einer Größe von maximal 8 cm x 8 cm vorgesehen sei, werde die Marke im Internet in einer Größe von 13 cm x 13 cm dargestellt. Aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass das Bundespatentge- richt bei seiner Beurteilung von einer unzutreffenden Abbildung ausgegangen ist. Für die Entscheidung, ob die Marke hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, ist in erster Linie die Genauigkeit der Abbildung und nicht ihre Größe maß- geblich. Dafür, dass vorliegend etwas anderes gilt, ist nichts festgestellt oder sonst ersichtlich. Allein der Umstand, dass die französische Veröffentlichung der Ursprungsmarke im Markenblatt weniger genau ist als die vom Bundespa- tentgericht herangezogene Darstellung, lässt keinen Rückschluss auf die De- tailgenauigkeit der Ursprungsanmeldung zu. b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, weder die der Eintragung der IR-Marke zugrunde liegende Abbildung noch die Darstellung in der franzö- sischen Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke dreidimensional ausgestaltet sei. Ein perspektivisches Moment werde nicht deutlich. Es sei nicht zu erkennen, ob die Wellenform in einer Ebene auf und ab verlaufe oder ge- wunden sei. Ferner bleibe offen, ob das abgebildete Stäbchen im Querschnitt rund oder oval sei. Auch die erläuternde Beschreibung, nach der die Marke an die Weinrebe eines Weinstocks erinnere, führe zu keinem hinreichend eindeutig 17 18 - 9 - bestimmten Schutzgegenstand. Weinranken seien unterschiedlich gewachsen, so dass die Beurteilung eine gewisse Bandbreite umfasse. c) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. aa) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde allerdings darauf, die angegriffene IR-Marke sei in einer Vielzahl von Ländern geschützt, ohne dass die fehlende Bestimmtheit der graphischen Wiedergabe beanstandet worden sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt und die deutschen Gerichte sind bei der Prüfung der Schutzhindernisse nicht an die Beurteilung ausländischer Be- hörden gebunden (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C- 218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Rn. 63 - Henkel; BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 195 - Füllkörper, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 46/05, GRUR 2008, 1000 Rn. 22 = WRP 2008, 1432 - Käse in Blütenform II). bb) Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie geltend macht, aus der Darstellung in der französischen Ausgangseintragung seien die genaue Form und Struktur der Streitmarke eindeutig zu erkennen. Das Bundespatent- gericht hat die Anforderungen an die Bestimmtheit der Abbildung der angegrif- fenen dreidimensionalen Marke rechtsfehlerhaft überspannt. (1) Entgegen der Beurteilung des Bundespatentgerichts ist die Streitmar- ke nicht im Hinblick auf die Darstellung der Wellenform unbestimmt. Der maß- geblichen Abbildung ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass das Stäbchen Kurven und Wellen nur in einer Ebene aufweist. In der Abbildung fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Marke die räumliche Gestalt eines sich in Art eines Korkenzie- hers um eine gedachte Achse oder Mittellinie drehenden oder sich windenden Stäbchens aufweist. Weiter ist dem farblich hellen Schnitt am linken Ende und 19 20 21 22 - 10 - der hellen und dunklen Darstellung der Oberseite des Stäbchens in perspekti- visch eindeutiger Weise zu entnehmen, dass die Abbildung ein Stäbchen mit einem nicht ovalen, sondern runden Querschnitt zeigt. (2) Der Senat teilt auch nicht die Bedenken des Bundespatentgerichts dagegen, dass der Anmeldung und der Eintragung der Streitmarke nur eine einzige Abbildung zugrunde liegt. Das Bundespatentgericht hat im vorliegenden Fall die Frage aufgeworfen, ob bei einer komplexen dreidimensionalen Gestal- tung nicht regelmäßig mehrere Ansichten eingereicht werden müssen, die den Gegenstand aus allen denkbaren Perspektiven wiedergeben. Ein derartiges Erfordernis lässt sich in dieser Allgemeinheit weder den Bestimmungen der Pa- riser Verbandsübereinkunft noch der Markenrechtsrichtlinie entnehmen. Ent- sprechendes gilt für die deutschen markenrechtlichen Bestimmungen. § 9 Abs. 1 MarkenV sieht mehr als eine Ansicht nicht zwingend vor. Auch aus dem Bestimmtheitsgebot ergibt sich nicht, dass eine dreidimensionale Marke regel- mäßig von allen Seiten abzubilden ist. Dementsprechend sind dreidimensionale Marken, die nicht von allen Seiten dargestellt waren, in der Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen Union und des Senats nicht wegen fehlender Be- stimmtheit beanstandet worden (vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C- 48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR Int. 2010, 985 Rn. 7, 24 und 68 bis 74 - Lego; hierzu auch EuG, Urteil vom 12. November 2008 - T- 270/06, Slg. 2008, II-3117 = GRUR Int. 2009, 508 Rn. 73 = WRP 2009, 36 - Lego Juris A/S/HABM; BGH, Beschluss vom 20. November 2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505, 506 = WRP 2004, 761 - Rado-Uhr II; Beschluss vom 9. Juli 2008 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 21 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Wird allerdings nur eine Ansicht einer dreidimensionalen Marke eingereicht, kann dies im Ein- zelfall zu einer Einschränkung des Schutzumfangs führen, weil dieser aus- schließlich durch den in der Anmeldung und Eintragung sichtbaren Teil der Marke bestimmt wird. 23 - 11 - 3. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebli- chen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentschei- dungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV erfordern. Die Voraussetzungen der graphischen Darstellbarkeit und ihre Bedeutung für die Schutzfähigkeit einer Marke sind durch die ange- führte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die Anforderungen an die Bestimmtheit erfüllt, ist Aufgabe der Gerichte der Mitgliedsstaaten (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C- 236/08 bis 238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 88 und 119 - Google France/Louis Vuitton). IV. Nach alledem kann der angefochtene Beschluss mit der vom Bun- despatentgericht gegebenen Begründung nicht aufrechterhalten bleiben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespa- tentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Das Bundespa- tentgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - die Frage offengelas- 24 25 - 12 - sen, ob der angemeldeten Marke Schutzhindernisse nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenstehen. Diese Beurteilung wird es nunmehr vorzunehmen haben. Büscher Pokrant Schaffert Koch Löffler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2011 - 25 W(pat) 8/09 -