I ZR 161/13

Zuständigkeit und Prüfung von Verwechslungsgefahr bei kurzbuchstabigen Marken (IPS vs. ISP) • Deutsche Gerichte sind nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO zuständig, wenn durch eine im Inland geschützte Marke behauptete Markenverletzungen mittels eines auf das Inland gerichteten Internetauftritts eingetreten sind. • Bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen; der Grad der Zeichenähnlichkeit ist ausdrücklich zu bestimmen. • Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gesamteindruck abzustellen; klangliche Übereinstimmungen (insbesondere identische Vokalfolgen bei ausgeschriebenen Buchstaben) können trotz konsonantischer Vertauschung eine klangliche Ähnlichkeit begründen. • Firmenmäßige Verwendung kann markenmäßige Benutzung sein, wenn der angesprochene Verkehr durch Unternehmenskennzeichen eine Verbindung zu den angebotenen Waren oder Dienstleistungen annimmt. • Sind Klageanträge zu weit gefasst, ist dem Kläger im wiedereröffneten Verfahren Gelegenheit zur Konkretisierung zu geben. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke ‚IPS‘, eingetragen u.a. für Entwicklung und Wartung von Software für Industrieautomatisierungen. Die Beklagte, ein in Polen ansässiges IT-Unternehmen, tritt in deutscher Sprache unter der Firmierung ‚ISP Polska sp. z o.o.‘ und einem Wort-Bild-Logo mit den Buchstaben ‚I S P‘ auf. Die Klägerin rügt Markenverletzung und verlangt Unterlassung, Auskunft, Ersatz von Abmahnkosten und Feststellung von Schadensersatzpflicht. Landgericht wies die Klage ab; das Berufungsgericht wies die Berufung zurück mit der Begründung, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der Bundesgerichtshof prüfte die internationale Zuständigkeit und die Verwechslungsfrage und hob das Berufungsurteil auf, weil das Berufungsgericht Rechtsfehler begangen habe und insbesondere den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht hinreichend bestimmt habe. • Internationale Zuständigkeit: Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (nun Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO) begründet Gerichtsstand dort, wo das schädigende Ereignis eingetreten ist; bei nationaler Markenverletzung ist das der Mitgliedstaat, in dem die Marke geschützt ist; der deutschsprachige, in Deutschland abrufbare Internetauftritt reicht für Zuständigkeit aus. • Tatbestand der Markenverletzung: § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet Zeichenbenutzung, wenn Zeichenähnlichkeit und Identität/Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen Verwechslungsgefahr begründen; insoweit ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und den Grad der Zeichenähnlichkeit berücksichtigt. • Dienstleistungsidentität und Kennzeichnungskraft: Die Beklagte bietet identische Dienstleistungen an; die Klagemarke ‚IPS‘ hat durchschnittliche Kennzeichnungskraft, was vom BGH nicht beanstandet wurde. • Fehler des Berufungsgerichts zur Zeichenähnlichkeit: Das Berufungsgericht nahm ohne hinreichende Feststellungen an, angesprochene Verkehrskreise (Mitarbeiter für Beschaffung/Wartung von Maschinen) prüften Bezeichnungen besonders sorgfältig; diese Annahme war unzureichend begründet, weil nicht festgestellt wurde, dass diese Personen zugleich Fachkreise für Softwarebeschaffung sind. • Klangliche Beurteilung: Das Berufungsgericht vernachlässigte, dass bei ausgeschriebenen Buchstaben die Vokalfolge maßgeblich sein kann; bei ‚i-pe-ess‘ und ‚i-ess-pe‘ ist die Vokalfolge ‚i-e-e‘ gleich, wodurch ein klanglich ähnlicher Gesamteindruck entstehen kann, trotz Vertauschung der Konsonanten. • Schriftbild und Bedeutung: Das Berufungsgericht hat die mögliche beschreibende Wirkung von Bestandteilen wie ‚Polska‘ bzw. Rechtsformzusatz nicht ausreichend gewürdigt; solche Bestandteile können den Gesamteindruck bei deutschen Verkehrskreisen unbeachtlich machen. • Notwendige Bestimmung des Grades der Zeichenähnlichkeit: Zur Bewertung der Verwechslungsgefahr muss das Gericht angeben, ob die Zeichen sehr hoch, hoch, normal, gering oder sehr gering ähnlich sind; das Berufungsgericht hat dies unterlassen. • Verwendungsformen und Antragsfassung: Die Klägerin klagt gegen firmenmäßigen Gebrauch; firmenmäßige Nutzung kann markenmäßige Benutzung sein, wenn durch Unternehmenskennzeichen beim Verkehr eine Verbindung zu Waren/Dienstleistungen suggeriert wird. Die Klageanträge sind zu weit gefasst und müssen für das Berufungsverfahren konkretisiert werden. • Verweisungsbedarf: Wegen der genannten Rechtsfehler und unvollständigen tatrichterlichen Würdigung kann der BGH nicht selbst entscheiden; Zurückverweisung an das Berufungsgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung ist erforderlich. Der Bundesgerichtshof hebt den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm auf und verweist die Sache zur Verhandlung und neuen Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. Die deutsche Zuständigkeit war gegeben; die Dienstleistungsidentität und die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin stehen fest. Das Berufungsgericht hat jedoch Rechtsfehler bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit begangen, insbesondere hinsichtlich der Annahme sorgfältiger Fachprüfung durch die angesprochenen Verkehrskreise, der klanglichen Bewertung der ausgeschriebenen Buchstaben und der unterlassenen Bestimmung des Grades der Zeichenähnlichkeit. Die Klägerin erhält Gelegenheit, ihre Klageanträge im wiedereröffneten Berufungsverfahren in Bezug auf die konkret beanstandeten Verwendungsformen (insbesondere markenmäßige Nutzung im deutschsprachigen Internetauftritt und Werbematerialien) zu präzisieren. Die Sache ist daher zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht unter Beachtung der vom BGH aufgezeigten Grundsätze neu über Verwechslungsgefahr und die weiteren Folgeansprüche entscheidet.