X ZR 113/15

ECLI:DE:BGH:2017:071117UXZR113.15.0 Berichtigt durch Beschluss vom 20. November 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 113/15 Verkündet am: 7. November 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 21. September 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist als Rechtsnachfolgerin der N. Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 148 681 (Streitpatents), das am 19. April 2001 unter Inanspruchnahme briti- scher Prioritäten vom 20. April 2000 und 26. Mai 2000 international angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Übertragung zwischen drahtlosen Kommuni- kationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine Vorrich- tung dafür betrifft. Die Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 lauten in der Ver- fahrenssprache: "1. A method of transferring resource related information from a first mobile wireless communication terminal (1a) to a second mobile wireless communication terminal (1b, 1c), said first and second terminals operating in a wireless communication network (50), wherein at least the first terminal is a client of a server (20) connected to an external network and also to the 1 - 3 - wireless communication network which includes the first and second terminals, comprising the steps of: connecting the first terminal to the external network to contact a resource; the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals; and subsequently transferring information relating to the re- source to the second terminal over the communication connection. 24. A mobile wireless communication terminal (1a) configured to perform a method according to any one of the preceding claims. 25. A mobile wireless communication terminal (1b) arranged to access an external network resource via a wireless commu- nication network (50) and comprising a controller (18), char- acterised in that: the controller is arranged to receive an input of resource related information from another mobile wireless com- munication terminal (1a), to negotiate a communication connection with the other terminal, and subsequently to receive the resource related information over the com- munication connection. 29. A mobile wireless communication terminal (1a) arranged to access an external network resource via a wireless commu- nication network (50) and comprising a controller (18), char- acterised in that: the controller is arranged to send resource related infor- mation to another mobile wireless communication termi- nal (1b, 1c), to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal and subsequently to send the resource related infor- mation over the communication connection." Die übrigen Patentansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf einen dieser Patentansprüche rückbezogen. Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend ge- macht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt, mit den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen und mit acht weiteren Hilfsanträgen verteidigt. 2 3 - 4 - Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streit- patent in der mündlichen Verhandlung wie erteilt und hilfsweise noch im Um- fang des Patentanspruchs 1 oder eines oder mehrerer der auf diesen rückbe- zogenen Patentansprüche 7, 5 und 13, in den Fassungen der Hilfsanträge I bis III, IX bis XII und V bis VIII, der Patentansprüche 8 und 10 sowie schließlich der Hilfsanträge XIII bis XV verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Übertragung ressourcen- bezogener Information zwischen drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine Vorrichtung dafür. 1. Die Streitpatentschrift erläutert, dass Internetinhalte und fortschrittli- che Datendienste auch Benutzern mit geeignet konfigurierten Kommunikations- vorrichtungen wie Mobilfunktelefonen zugänglich seien. Hierzu sei ein als Wireless Application Protocol (WAP) bekannter De-facto-Standard entwickelt worden. Dieser ermögliche die Funkkommunikation einer drahtlosen Kommuni- kationsvorrichtung mit einem mit dem Internet verbundenen Server über einen Mikrobrowser (Beschreibung Abs. 2). Da Anzahl und Vielfalt von Inhalten und Dienstanbietern zunähmen, be- stehe ein zunehmendes Bedürfnis danach, die Verbreitung internetbezogener Informationen unter Benutzern drahtloser Kommunikationsvorrichtungen zu er- möglichen. Die Beschreibung bezeichnet als Ziel der Erfindung, hierzu beizu- tragen und eine entsprechende Konfiguration von Kommunikationsgeräten zu erleichtern (Abs. 5). 4 5 6 7 8 - 5 - 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent mit Patentan- spruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor (kursiv die zusätzlichen Merkmale, die sich aus den Patentansprüchen 7 und 13 sowie aus Patentan- spruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I, II und V bis VIII ergeben): (1) Das Verfahren dient zur Übertragung ressourcenbezogener Informationen (resource related information) von einem ers- ten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät. (2) Das erste und das zweite Endgerät operieren in einem draht- losen Kommunikationsnetzwerk. (3) Mindestens das erste Endgerät ist ein Client eines Servers (20), der verbunden ist (3.1) mit einem externen Netzwerk und (3.2) mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk. (4) Das erste Endgerät (4.1) wird mit dem externen Netzwerk verbunden, um Kon- takt zu einer Ressource herzustellen, wobei (4.1.1) das erste Endgerät, während es einen Inhalt der Ressource in dem externen Netzwerk anzeigt, einen Zugang zu einem Menü be- reitstellt, das die Auswahl eines URL des In- halts als an das zweite Endgerät zu übertra- gende Information ermöglicht, und (4.1.2) die Menüauswahl durch Drücken eines Soft- keys erfolgt, (4.2) handelt eine Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät aus; wobei das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst (4.2.1) die Spezifizierung des Trägers, der für die Übertragung der Information an das zweite Endgerät genutzt werden soll, und (4.2.2) die Sendung einer Anfrage von dem ersten an das zweite Endgerät und einer Genehmi- gung von dem zweiten an das erste Endge- rät, auf die hin die Kommunikationsverbin- dung aufgebaut wird, 9 - 6 - (4.3) überträgt nachfolgend auf die Ressource bezogene In- formation (information relating to the resource) über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endge- rät, wobei (4.3.1) die Information einen Zugriff auf die Res- source durch das zweite Endgerät erleichtert, (4.3.2) die Information der ausgewählte URL ist, welcher in einer URL-Karte enthalten ist, die zudem einen Titel und einen Kopf enthält, (4.3.3) der Kopf die Art der URL-Karte vorgibt und die URL-Karte vom angezeigten Inhalt gene- riert ist (is generated from the displayed con- tent). 3. Dieser Anspruch bedarf im Hinblick auf den vorgesehenen Kontakt zu einer Ressource (Merkmal 4.1) und die Übertragung von auf die Ressource bezogener Information (Merkmal 4.3) der Auslegung. a) Das Patentgericht hat angenommen, unter einer Ressource im Sinne des Merkmals 4.1 verstehe der Fachmann, ein Hochschulingenieur der Fach- richtung Nachrichtentechnik mit Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwick- lung und Implementierung mobiler Endgeräte und standardkonformer Anwen- dungen, eine Quelle für Daten, Netzwerkdienste oder dergleichen, auf die von einem Gerät aus zugegriffen werden könne. Die Ressource könne dabei in ei- nem lokalen Netzwerk, beispielsweise auf einem Endgerät, abgelegt oder über ein externes Netzwerk erreichbar sein. Bei einer ressourcenbezogenen Infor- mation handele es sich um eine Information, die eine solche Ressource be- schreibe, etwa wie diese aufgefunden werden könne, z.B. einen Uniform Re- source Locator (URL). Ressourcenbezogene Information könne daher entweder einer Ressource entnommen und auf das Endgerät übertragen werden oder bereits auf dem Endgerät gespeichert sein. b) Diesem Verständnis einer ressourcenbezogenen Information tritt der Senat bei. 10 11 12 - 7 - Das Streitpatent spricht in Merkmal 1 von ressourcenbezogenen Informa- tionen (resource related information), in Merkmal 4.3 aber von auf die Res- source bezogenen Informationen (information relating to the resource), die zum zweiten Endgerät übertragen werden. Aus dieser Unterscheidung folgt, dass die Ressource in Merkmal 4.3 diejenige ist, mit der das erste Endgerät im ersten Schritt über das externe Netzwerk einen Kontakt hergestellt hat. Die Information im Sinne des Merkmals 4.3 muss mithin auf diejenige Ressource bezogen sein, mit der gemäß Merkmal 4.1 ein Kontakt hergestellt wird. Allein ein solches Ver- ständnis entspricht dem Zweck der erfindungsgemäßen Lehre, die Verbreitung von im Internet verfügbaren Informationen über Kommunikationsverbindungen zwischen mobilen Endgeräten zu erleichtern, insbesondere für den Fall, dass nur das erste Endgerät ein Client eines mit einem externen Netzwerk verbun- denen Servers ist (Merkmal 3.1), und ein hierfür geeignetes Verfahren anzuge- ben. Gleichwohl lässt sich hieraus nicht ableiten, dass die zum zweiten End- gerät übertragene, auf die Ressource bezogene Information aus einem Verweis auf die Ressource selbst oder deren identischer Wiedergabe (etwa in Form ei- ner Kopie der Internetseite) bestehen muss. Zum einen wird in der Beschrei- bung ausdrücklich das vermutete Interesse des Nutzers des zweiten Endgeräts am Inhalt einer Internetseite erwähnt (Beschr. Abs. 31). Zum anderen kann eine übertragene Internetseite nicht nur zwischengespeichert werden (Patentan- spruch 5 und Beschr. Abs. 7), sondern es kann bei einem nicht WAP-fähigem zweiten Endgerät auch nur der Inhalt per Kurznachricht übertragen werden (Abs. 36). Entgegen der Auffassung der Berufung ist es daher nicht möglich, eine Grenze zwischen solchen Informationen zu definieren, die sich auf die kontak- tierte (Internet-)Ressource selbst beziehen, und solchen, die sich auf eine, ih- rerseits auf die kontaktierte Internet-Ressource zurückgehende geräteinterne Ressource beziehen, insbesondere auch nicht durch eine Unterscheidung zwi- schen temporär und dauernd auf dem ersten Gerät gespeicherten Informatio- 13 14 15 - 8 - nen. Im zweiten Fall kann zwar - nach der erteilten Fassung des Patentan- spruchs 1 - der zeitliche Zusammenhang zwischen den Verfahrensschritten 1 und 3 (Merkmalen 4.1 und 4.3) mehr oder weniger aufgehoben werden, und möglich ist auch, dass infolgedessen bei der nachfolgenden ("subsequently") Übertragung der Inhalt mit der Internetressource nicht mehr übereinstimmt. Ein Abgrenzungskriterium lässt sich daraus jedoch nicht gewinnen. c) Merkmal 4.3 erfordert, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, auch nicht, dass die auf die Ressource bezogene Information erst durch den gemäß Merkmal 4.1 aufgenommenen Kontakt generiert worden ist. Seinem Wortlaut nach verlangt der Patentanspruch nur einen Bezug der Information zu der Ressource. Eine einschränkende Auslegung wäre nur dann veranlasst, wenn der Patentanspruch voraussetzte, dass die zu übertragende Information von der Kontaktaufnahme abhängig ist, beispielsweise eine dyna- mische Ressourcenlokalisierung enthält, wie sie sich etwa aus dem URL einer von der Ressource zu generierenden Antwort auf eine nach Herstellung des Kontakts übermittelte Anfrage ergeben kann. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der- artige Fälle der Übertragung von auf die kontaktierte Ressource bezogener In- formation werden vom Patentanspruch zwar umfasst; er ist aber hierauf nicht beschränkt. Vielmehr kann der Inhalt der Ressource beliebiger Art sein. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann Merkmal 4.3 deshalb keine Beschränkung dahin entnommen werden, dass es sich um dynamischen Inhalt handeln muss oder dass der hierauf bezogene URL das Ergebnis einer Benut- zertätigkeit ist, die dem Aufruf eines auf dem Gerät hinterlegten URL nachfolgt, etwa dergestalt, dass der Benutzer eine individuelle Suchanfrage gestartet oder einen auf der ersten Seite enthaltenen Hyperlink aufgerufen hat. Merkmal 4.3 ist vielmehr schon dann verwirklicht, wenn die übermittelte Information aus ei- nem URL besteht, der schon zuvor auf dem Gerät gespeichert war. Auch aus der Weiterbildung des Merkmals 4.3 zu den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 ergibt sich nicht, dass es sich bei dem dem zweiten Endgerät übermit- 16 17 18 19 - 9 - telten URL um eine dynamische Adressangabe im vorgenannten Sinne handeln muss. Insbesondere ergibt sich dies nicht aus der Anforderung, dass die URL- Karte vom angezeigten Inhalt generiert wird (is generated from the displayed content). Im Lichte der Beschreibung besagt dieses Merkmal vielmehr lediglich, dass der in der Karte angegebene URL mit dem URL des angezeigten Inhalts übereinstimmt. Nähere Anforderungen an die Art des angezeigten Inhalts oder das Zustandekommen des URL ergeben sich daraus nicht. Figur 6 des Streitpatents zeigt das Format einer URL-Karte (80) als Kurznachricht (SMS text message, Beschr. Abs. 37). Die Beschreibung erläu- tert, dass die Daten der URL-Karte dem korrespondierenden WAP-Deck (65, in der Beschreibung erläutert als aus einer Mehrzahl von Karten bestehendes Strukturelement einer Internetressource, Abs. 3) entnommen (is extracted from the corresponding deck 65 …) und als Titel (81) und Internetadresse (82) ge- speichert seien und die URL-Karte ferner einen Kopf (83) zur Identifizierung als URL-Karte umfasse. Dies lässt sich auf einen statischen wie einen dynami- schen URL gleichermaßen lesen und lässt auch offen, wie die Generierung der URL-Karte erfolgt. II. Das Patentgericht hat angenommen, die Gegenstände der nebenge- ordneten Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 seien im Hinblick auf das Hand- book for the Palm VII Organizer (QE5) nicht neu. Die Entgegenhaltung gehöre zum Stand der Technik. Das in der mündli- chen Verhandlung im Original vorgelegte Handbuch weise einen Copyright- Vermerk aus dem Jahr 1998 auf. Druckschriften würden nach der Lebenserfah- rung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung verbreitet. Es sei daher davon auszugehen, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch sei. Zudem enthalte das Handbuch einen Hinweis auf eine Jahr-2000-Garantie, die nur bei einer öffentlichen Zugänglich- machung vor dem Jahr 2000 sinnvoll sei. Die QE5 nehme das Verfahren nach Patentanspruch 1 vorweg. 20 21 22 23 - 10 - Der Palm-Organizer sei in der Lage, über eine Infrarotschnittstelle Daten an einen zweiten Organizer zu übertragen. Hierbei könne es sich um Einträge eines auf dem Gerät angezeigten Terminkalenders, Adressbücher oder Ad- ressbucheinträge, verschiedene Listen oder ein im Speicher installiertes Pro- gramm handeln (QE5 S. 187). Diese Daten seien jeweils eine Ressource des Palm VII. Bei den zugehörigen Daten handele es sich um Informationen, die sich auf die jeweilige Ressource bezögen. Aus der QE5 gehe somit ein Verfah- ren zum Übertragen ressourcenbezogener Informationen von einem ersten mo- bilen drahtlosen Kommunikationsendgerät zu einem zweiten derartigen Gerät hervor (Merkmal 1). Der Organizer funktioniere wie ein Mobiltelefon in einem Mobilfunknetz (QE5 S. 121). Zwei derartige Endgeräte operierten somit in dem- selben drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (Merkmal 2). Über einen Palm.Net Server, der als Gateway-Server im Sinn des Streitpatents diene, könne auf das Internet zugegriffen werden (QE5 S. 124). Greife der Palm VII auf diese Weise auf das Internet zu, sei er ein Client eines Servers, der mit dem externen Netz- werk und mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden sei (Merk- mal 3). Als ein Beispiel für den Zugriff auf externe Netzwerke wie das Internet werde in der QE5 das web clipping beschrieben, das es erlaube, bestimmte im Internet verfügbare Informationen abzufragen (QE5 S. 121, 122 Abs. 1 bis 4; Merkmal 4.1). Die initiierten Anwendungen zur Abfrage spezifischer Informatio- nen auf bestimmten Internetseiten würden als query applications bezeichnet und könnten wie andere Anwendungen des Palm VII verwendet werden. Als Ergebnis einer Suche werde der Inhalt der externen Ressource auf das Endge- rät übertragen und dort für eine Anzeige auf dem Palm VII in einem lokalen Speicher abgelegt (QE5 S. 134). Anschließend bestehe die Möglichkeit, diese Anwendung - wie jede andere im Speicher abgelegte - über die Infrarotschnitt- stelle an ein zweites Endgerät zu senden (QE5 S. 187). Aus Sicht des Fach- manns sei funktionsnotwendigerweise zwischen beiden Geräten eine Kommu- nikationsverbindung ausgehandelt worden (Merkmal 4.2). Mit der Anwendung 24 25 - 11 - würden die Einstellungen mitgeliefert, mit denen - ähnlich einem Web-Browser - auf die Ressource im Internet zugegriffen werden könne. Damit werde nach dem Aushandeln der Verbindung eine ressourcenbezogene Information über- tragen (Merkmal 4.3). Mit dem Patentanspruch 24 werde - wie bereits in der QE5 beschrieben - lediglich ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät gefordert, das für das Verfahren nach Patentanspruch 1 konfiguriert sei. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 25 und 29 seien gegenüber dieser Entgegenhaltung nicht neu (QE5 S. 121, 187 f.). III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents durch die Entgegenhal- tung QE5 vorweggenommen wird. a) Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Feststellung des Patentgerichts, dass die Entgegenhaltung QE5 zum Stand der Technik gehört. Der Senat ist an diese Feststellung mangels konkreter Anhaltspunkte, die Zwei- fel an ihrer Richtigkeit begründen könnten, gebunden (§ 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Das Patentgericht hat seine Überzeugung von der Veröffentlichung des Handbuchs vor dem Prioritätstag (20. April 2000) rechtsfehlerfrei auf den Copy- right-Vermerk von 1998 und den Erfahrungssatz gestützt, dass ein solcher Vermerk auf ein Erscheinen des Werks alsbald nach Drucklegung hindeutet. Die Berufung bringt selbst vor, dass der Palm VII im Mai 1999 ausgeliefert wur- de (BR 6). Angesichts dieses Umstandes sind keine tatsächlichen Anhaltspunk- te dafür ersichtlich, dass das Handbuch erst zu einem nach dem 20. April 2000 liegenden Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein könnte. 26 27 28 29 30 - 12 - b) Die Entgegenhaltung QE5 offenbart alle Merkmale des Patentan- spruchs 1, auch die allein im Streit stehenden Verfahrensschritte 4.2 und 4.3. aa) Das Patentgericht hat zutreffend dargelegt, dass die in der Entge- genhaltung beschriebene Infrarot-Übertragung zwischen Palm-Organizern die Anforderungen an das Aushandeln einer Kommunikationsverbindung erfüllt. Dies folgt bereits aus den Ausführungen in Absatz 33 der Beschreibung. bb) Rechtsfehlerfrei nimmt das Patentgericht an, dass die Übertra- gung auf die (kontaktierte) Ressource bezogener Information im Sinne des Merkmals 4.3 offenbart ist. Dies gilt zum einen für die in der QE5 beschriebene Übertragung einer im ersten Endgerät im Sinne des Streitpatents in einem vorgegebenen Format generierten Abfrage einer bestimmten Internetseite (query application). Wie ausgeführt (Rn. 17), ist unerheblich, wenn hierbei weder die Antwort übertragen wird, die die Ressource auf die Übermittlung der Abfrage gibt, noch diejenige (dynamische) Adresse, unter der die Antwort von der Ressource abgefragt wer- den kann, sondern lediglich die auf dem ersten Gerät generierte Anwendung. Denn die Abfrage muss jedenfalls den URL oder eine andere eindeutige Identi- fizierung der Ressource enthalten, an die die Abfrage gerichtet werden soll, und enthält damit eine auf diejenige Ressource bezogene Information, mit der das erste Endgerät einen Kontakt herstellt, wenn es mit dem externen Netzwerk verbunden wird und die query application ausführt. Zum anderen beschreibt das Handbuch, dass das Ergebnis einer Such- abfrage in einer anderen Anwendung gespeichert werden kann, indem der In- halt kopiert und in der Anwendung abgelegt wird (QE5 S. 135), die dann wiede- rum ganz - wie etwa ein Adressbuch - oder teilweise - wie etwa ein Adress- bucheintrag - auf ein zweites Gerät übertragen werden kann. Auch damit über- trägt der Palm VII zwar nur Informationen, die einer internen Ressource des Geräts entnommen werden und die sich somit - primär - auf diese Ressource beziehen. Der dieser internen Ressource entnommene Inhalt (content) stammt 31 32 33 34 35 - 13 - allerdings aus der externen Ressource und ist damit auf diese Ressource be- zogen. 2. Die nebengeordneten Ansprüche sind aus den vom Patentgericht angegebenen Gründen nicht anders zu beurteilen; die Berufung führt insoweit auch keine gesonderten Angriffe. Soweit sie die Zulassung der Klageerweite- rung durch das Patentgericht angreift, kann sie damit nicht gehört werden (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 268 ZPO). IV. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in den mit den gesondert verteidigten Unteransprüchen sowie den weiteren Hilfsanträgen verteidigten Fassungen nicht patentfähig. Ob die Gegenstände sämtlicher Hilfsanträge ur- sprungsoffenbart sind, bedarf daher ebenso wenig der Erörterung wie die Fra- ge, ob die in erster Instanz nicht gestellten Hilfsanträge sämtlich als sachdien- lich anzusehen sind (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG). 1. Die erfindungsgemäße Lehre war dem Fachmann, den das Patent- gericht unangefochten und rechtsfehlerfrei bestimmt hat, auch mit den Weiter- bildungen, die sich aus den Patentansprüchen 7 und 13 sowie Patentan- spruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I, II und V bis VIII ergeben (Merk- male 4.1.1 und 4.1.2, 4.2.1 und 4.2.2 sowie 4.3.1 bis 4.3.3), durch den Stand der Technik nahegelegt. a) Durch diese Merkmale wird die Erfindung dahin konkretisiert, dass das erste Endgerät während der Anzeige der ressourcenbezogenen Information - durch Drücken einer programmierbaren Taste (eines Softkeys) - ein Aus- wahlmenü bereitstellt, das die Auswahl der an das zweite Endgerät zu übertra- genden ressourcenbezogenen Information und namentlich einer eindeutigen Adresse (des URL) des angezeigten Inhalts ermöglicht (Merkmale 4.1.1 und 4.1.2). Das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst die Spezifizie- rung des für die Übertragung zu verwendenden Trägers und erfordert ein An- frage-Genehmigungs-Verfahren (Merkmale 4.2.1 und 4.2.2). Der Zugriff auf die Ressource durch das zweite Endgerät wird dadurch weiter erleichtert, dass die 36 37 38 39 - 14 - Adresse in einer URL-Karte enthalten ist, welche einen Kopf und einen Titel aufweist, die es dem zweiten Endgerät erlauben, den URL als solchen zu identi- fizieren und zu nutzen (Merkmale 4.3.1 bis 4.3.3). b) Die Bereitstellung kontextabhängiger Auswahlmenüs gehörte zu dem Standardinstrumentarium des Fachmanns. Sie stehen demgemäß auch bei dem Palm Organizer zur Verfügung (s. etwa QE5, S. 23: "The menus and menu commands that are available depend on the application that is currently open. Also the menus and menu commands vary depending on which part of the ap- plication you're currently using …"). Wollte der Fachmann dem Nutzer die Über- tragung einer aktuell genutzten query application an ein anderes Endgerät er- leichtern, bot es sich daher an, hierfür ein entsprechendes Auswahlmenü be- reitzustellen. Dem steht nicht entgegen, dass dergleichen in der QE5 nicht erwähnt ist und sich etwa aus dem Benutzerhandbuch zum WAP-fähigen Mobiltelefon Ericsson R320s (D4), das nach der Behauptung der Klägerin vorveröffentlicht ist und jedenfalls kurz nach dem Prioritätszeitpunkt erschienen ist, ergibt, dass die auch dort beschriebene Infrarotübertragung auf ein anderes Endgerät nicht möglich ist, wenn der dort implementierte WAP-Browser geöffnet ist. Denn es ist nichts dafür erkennbar, dass es sich hierbei, wie die Beklagte meint, um ein Vorurteil des Fachmanns gegen die gleichzeitige Nutzung einer Internetverbin- dung und einer Infrarotübertragung durch ein mobiles Endgerät handelte. Viel- mehr standen einer solchen gleichzeitigen Nutzung verschiedener Datenüber- tragungswege zum Prioritätszeitpunkt allenfalls die beschränkten Ressourcen der ersten WAP-fähigen Geräte entgegen. Für dieses Ressourcenproblem bie- tet indes auch das Streitpatent keine Lösung an. Unter diesen Umständen steht es dem Naheliegen der erfindungsgemäßen Lösung nicht entgegen, dass der Fachmann ihre Implementierung im Prioritätszeitpunkt als nicht zweckmäßig oder jedenfalls nicht dringlich angesehen haben mag; vielmehr genügt es, dass sie ihm als grundsätzlich realisierbar vor Augen stand. 40 41 - 15 - Die Bereitstellung des Auswahlmenüs durch Betätigung einer program- mierbaren Taste gehörte gleichfalls zum Handwerkszeug des Fachmanns (vgl. QE5, S. 204 Buttons preferences). c) Ähnliches wie für die Bereitstellung des Auswahlmenüs gilt für die Spezifizierung des Trägers zur Übertragung der Information auf das zweite Endgerät und zur Aushandlung der Kommunikationsverbindung. Es kann offenbleiben, ob dem Patentgericht darin beigetreten werden kann, dass bei der QE5 ein Träger "spezifiziert" wird, nämlich die für die Kom- munikationsverbindung mit einem zweiten Endgerät zur Verfügung stehende Infrarotverbindung. Denn jedenfalls hatte der Fachmann Anlass, einen zweiten Übertragungsweg in Gestalt einer Bluetooth-Verbindung bereitzustellen und gleichzeitig schon aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit älteren Geräten die Infrarotverbindung beizubehalten. Verfuhr der Fachmann in dieser Weise, musste er zwangsläufig sowohl eine Spezifizierung des im Einzelfall einzuset- zenden Trägers vorsehen als auch - jedenfalls für die Bluetooth-Verbindung - eine im engeren Sinne des Merkmals 4.2.2 ausgehandelte Kommunikations- verbindung. Der Anwendungsbereich des Infrarot-Übertragungswegs ist wegen der erforderlichen räumlichen Nähe zwischen den Endgeräten stark beschränkt. Das in der QE5 neben einer Übertragung über die Infrarotschnittstelle beschrie- bene wireless internet messaging, mit dem Kurznachrichten gesendet und emp- fangen werden können, hat seinerseits wegen der Beschränkung auf Textnach- richten nur einen engen Anwendungsbereich. Der Fachmann hatte danach An- lass, einen Übertragungsweg in Erwägung zu ziehen, der mit weniger Ein- schränkungen verbunden war. Eine Anregung für eine solche Lösung konnte er dem Bluetooth Whitepaper (D7) entnehmen, welches kurz vor dem Prioritätsda- tum als Alternative zu Infrarot oder einer Kabelverbindung eine Übertragung via Bluetooth offenbart hat (D7 S. 1). 42 43 44 45 - 16 - d) Schließlich war auch die Übertragung der auf die Ressource bezo- genen Information mittels einer URL-Karte im Sinne der Merkmale 4.3.2 und 4.3.3 durch die QE5 jedenfalls nahegelegt. In der aus der Entgegenhaltung be- kannten query application sind die Merkmale einer solchen URL-Karte bereits implementiert. Die query application enthält, wie ausgeführt (Rn. 17), einen URL oder jedenfalls eine entsprechende eindeutige Information zur Adresse der angefrag- ten Ressource; um eine dynamische Adressangabe muss es sich, wie gleich- falls ausgeführt (Rn. 18), auch nach den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 nicht han- deln. Ihre Übertragung erleichtert dem zweiten Endgerät einen Zugriff auf die Ressource. Denn sie enthält neben dem URL oder einer entsprechenden In- formation auch weitere Angaben, welche die query application als solche kennt- lich machen und es damit dem zweiten Endgerät ermöglichen, mittels der query application auf die Ressource zuzugreifen. 2. Zu einem patentfähigen Gegenstand führen auch nicht die weiteren Abwandlungen der erfindungsgemäßen Lehre, die sich aus den Hilfsanträ- gen III, IX bis XII und den Patentansprüchen 8 und 10 ergeben. a) Hilfsantrag III ersetzt in dem durch Merkmal 4.1.1 vorgesehenen Auswahlmenü die Auswahl eines URL durch die Auswahl zu übertragenden Inhalts (menu which enables selection of content to be transferred …). Daraus ergibt sich keine andere Beurteilung der Patentfähigkeit. Denn die Auswahl zu übertragenden Inhalts der Ressource ist in der QE5, wie ausgeführt (Rn. 34), ebenfalls vorgesehen. b) Hilfsantrag IX fügt dem die Auswahl des Empfängers aus einer Liste mit Empfängerinformationen hinzu (providing access to a list comprising recipi- ent information and associated terminal contact information …). Dies ist nicht mehr als die Selbstverständlichkeit, dem Nutzer des ersten Geräts die Auswahl des zweiten durch den Zugang zu einer entsprechenden Liste mit eindeutigen Angaben zu den in Betracht kommenden Adressaten der Übertragung zu er- 46 47 48 49 50 - 17 - leichtern. Die Auswahl des Empfängers aus einem Adressbuch wird dement- sprechend bereits in der QE5 im Zusammenhang mit der iMessenger applicati- on gelehrt (QE5, S. 149). c) Hilfsantrag X ergänzt Hilfsantrag IX um die bereits erörterte (Rn. 44) Spezifikation des Trägers, und Hilfsantrag XI konkretisiert (wie Patentan- spruch 10) den Übertragungsweg als einen direkten, und zwar einen solchen, der eine Niedrigenergiefunkverbindung (low power radio frequency link) nutzt. Eine solche Ausgestaltung ist mit der Nutzung einer Bluetooth-Verbindung be- reits erörtert (Rn. 45). Steht sie neben einer Infrarotverbindung zur Verfügung, bietet es sich auch an, die Voreinstellung einer Nutzerpräferenz zuzulassen (Patentanspruch 8). 3. Schließlich war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fach- mann in den von der Beklagten mit den Hilfsanträgen XIII bis XV verteidigten Fassungen ebenfalls nahegelegt. a) Die mit Hilfsantrag XIII verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von den bislang erörterten durch die Konkretisierung der Ressource als WAP-Deck (oben Rn. 20) sowie dadurch, dass als an das zweite Endgerät zu übertragenden Information in einem Auswahlmenü (Merkmal 4.1.1) der URL des WAP-Decks oder das WAP-Deck selbst gewählt werden kann (… menu which enables selection of a URL of the WAP Deck or the WAP Deck to be transferred …). Die Ersetzung des web clipping und der query applications der QE5 durch den Zugriff auf ein WAP-Deck mittels eines WAP-Browsers war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt. Das WAP-Protokoll (s. nur Wire- less Application Protocol, Architecture Specification, Version 30. April 1998, D5a) war dem Fachmann bekannt. Das Streitpatent setzt das Protokoll dement- sprechend voraus und bezeichnet es als De-facto-Standard für die drahtlose Funkkommunikation mit einem mit dem Internet verbundenen Server. Der Fachmann hatte demgemäß Anlass, sich für den Zugriff auf Internetinhalte mit- 51 52 53 54 - 18 - tels eines Mobilfunkgeräts dieses Protokolls zu bedienen, wie dies etwa bei dem Mobiltelefon Ericsson R320s geschehen ist, das vor dem Prioritätstag je- denfalls auf Messen vorgestellt worden ist. Damit war der Fachmann aber auch veranlasst, die Übertragung von Inhalten oder Ressourcenadressen von einem Gerät auf ein anderes, wie sie die QE5 vorsah, diesem De-facto-Standard an- zupassen. Dass hiermit Schwierigkeiten verbunden gewesen wären, zeigt die Beklagte nicht auf und lässt auch das Streitpatent nicht erkennen. Soweit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags XIII wahlweise die Auswahl der URL des WAP-Decks oder des WAP-Decks selbst vorsieht, geht er zwar auch mit dieser Auswahlmöglichkeit aus einem Menü über die QE5 hinaus. Hierin liegt jedoch lediglich eine inhaltliche Modifizierung der an das zweite Endgerät zu übertragenden Information und eine Modifizierung des Auswahlprozesses, für die dem Fachmann die technischen Mittel ohne weiteres zur Verfügung standen und die daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begrün- den können. b) Die Hilfsanträge XIV und XV kombinieren Hilfsantrag XIII mit bereits erörterten Merkmalen. Eine andere Beurteilung ergibt sich hieraus nicht. Die Gegenstände dieser Hilfsanträge sind daher ebenfalls nicht patentfähig. 55 56 - 19 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Grabinski Bacher Kober-Dehm Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2015 - 5 Ni 30/13 (EP) - 57 ECLI:DE:BGH:2017:201117BXZR113.15.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 113/15 vom 20. November 2017 in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx beschlossen: Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren wird auf 30.000.000 € festgesetzt. Das am 7. November 2017 verkündete Senatsurteil wird im Pas- sivrubrum wegen einer offenbaren Unrichtigkeit nach § 319 Abs. 1 ZPO wie vorstehend bezeichnet berichtigt. Meier-Beck Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2015 - 5 Ni 30/13 (EP) -