X ZR 36/17

ECLI:DE:BGH:2019:060819UXZR36.17.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 36/17 Verkündet am: 6. August 2019 Zöller Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober- Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nich- tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2016 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeän- dert. Das europäische Patent 863 846 wird unter Abweisung der Klage im Übrigen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass an die Stelle der Patentansprüche 1 bis 11 folgende Patentansprüche treten: 1. Composition à base d'oxyde de zirconium comprenant de l'oxyde de cérium et au moins un élément dopant, caractérisée en ce qu'après calcination 6 heures à 1000°C, elle possède une surface spécifique entre 25 m²/g et 51 m²/g et elle se présente sous la forme d'une solution solide pure de l'oxyde de cérium et du dopant dans l'oxyde de zirconium. 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle possède une surface spécifique d'au moins 30 m²/g, plus particulièrement d'au moins 40 m²/g, après calcination 6 heures à 1000°C. 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractéri- sée en ce qu'elle possède une surface spécifique d'au - 3 - moins 50 m²/g, plus particulièrement d'au moins 60 m²/g après calcination 6 heures à 900°C. 4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l'élément dopant est choisi, seul ou en mélange, parmi les terres rares; les alcali- no-terreux; l'aluminium; le thorium; le scandium; le gal- lium; le titane; le niobium; le tantale. 5. Composition selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que l'élément dopant est le lan- thane et en ce qu'elle présente une surface spécifique après calcination 6 heures à 1100°C d'au moins 5 m²/g, plus particulièrement d'au moins 10 m²/g. 6. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous forme d'oxyde, au moins 40% en poids de zirco- nium et au plus 60% en poids de cérium. 7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle présente un rapport ato- mique Zr/Ce égal ou supérieur à 1. 8. Composition selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle présente au moins 51% en poids de zirconium et au plus 49% en poids de cérium et plus particulièrement au moins 55% en poids de zirconium et d'au plus 45% en poids de cérium et en- core plus particulièrement d'au moins 65% en poids de zirconium et au plus 35% en poids de cérium. - 4 - 9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous forme d'oxyde entre 0,1 et 50% en poids, notamment entre 0,1 et 45% en poids, plus particulièrement entre 0,1 et 20% en poids d'un élément dopant. 10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous forme d'oxyde, 0,01 à 25% en poids d'hafnium. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen - 5 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 863 846 (Streitpatents), das am 28. Juni 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität einer französischen Anmel- dung vom 3. Juli 1995 angemeldet worden ist, eine Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid betrifft und insgesamt zwanzig Patentan- sprüche umfasst. Patentanspruch 2, auf den neun weitere Patentansprüche zurückbezo- gen sind, lautet in der Verfahrenssprache: Composition à base d'oxyde de zirconium comprenant de l'oxyde de cérium et au moins un élément dopant, caractérisée en ce qu'après calcination 6 heures à 1000°C, elle possède une surface spécifique d'au moins 25 m²/g et elle se présente sous la forme d'une solution solide pure de l'oxyde de cérium et du dopant dans l'oxyde de zirconium. Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat das Schutzrecht im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 mit der Begründung angegriffen, insoweit sei die Er- findung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent im Umfang der erteilten Patentansprüche 2 bis 11 und hilfsweise mit geänder- ten Fassungen dieser Ansprüche verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit der an- gegriffene Gegenstand über die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung hin- ausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen. 1 2 3 4 - 6 - Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent ferner mit zwei Hilfsanträgen aus erster Instanz. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist begründet, soweit sich die Klägerin gegen die mit dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag verteidigte Fassung des Streitpatents wendet. In der Fassung des zweiten Hilfsantrags hat das Streitpa- tent hingegen Bestand. I. Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift waren Cer- und Zirkoniumoxid im Stand der Technik als geeignete Bestandteile von Katalysato- ren bekannt, insbesondere auch von Drei-Wege-Katalysatoren zum Abbau von Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von Verbren- nungsmotoren. Dafür sei ein Material mit einer möglichst großen Oberfläche auch bei hohen Temperaturen erforderlich. Bei im Stand der Technik bekannten Zusammensetzungen führe ein Erwärmen (Kalzinieren) auf 1000°C zu einer Entmischung. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Zusammensetzung auf der Basis von Zirkonium und Ceroxid zur Verfü- gung zu stellen, die auch bei hohen Temperaturen eine große spezifische Ober- fläche aufweist. 5 6 7 8 9 - 7 - 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in dem von der Beklagten als Hauptanspruch verteidigten Patentanspruch 2 eine Zusammen- setzung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Die Zusammensetzung basiert auf Zirkoniumoxid und um- fasst Ceroxid. 2. Sie umfasst ferner mindestens ein Dotierungselement. 3. Nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1000°C beträgt die spezifische Oberfläche mindestens 25 m²/g. 4. Die Zusammensetzung liegt in Form einer reinen festen Lösung des Ceroxids und des Dotierungsmittels in dem Zirkoniumoxid vor. 3. Die Merkmale 3 und 4 bedürfen näherer Betrachtung. a) Merkmal 3 enthält, wie das Patentgericht zutreffend und von der Be- rufung unbeanstandet ausgeführt hat, keine Vorgabe für den Herstellungspro- zess, sondern lediglich eine Anforderung an die Materialeigenschaften. Den Hintergrund dafür bildet der auch in der Beschreibung des Streitpa- tents angesprochene Umstand, dass das Kalzinieren im Allgemeinen zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche führt. Merkmal 3 gibt auf dieser Grundlage vor, dass die spezifische Oberfläche der Zusammensetzung auch dann noch mindestens 25 m²/g beträgt, wenn diese über sechs Stunden hinweg bei 1000°C kalziniert worden ist. Diese Eigenschaft bildet ein Indiz dafür, dass die Zusammensetzung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist, weil die Be- triebstemperatur eines Katalysators einen vergleichbaren Wert erreichen kann. 10 11 12 13 - 8 - Ob die Zusammensetzung im Rahmen des Herstellungsprozesses oder während des Betriebs tatsächlich den genannten Temperaturbedingungen unterworfen wird, ist demgegenüber nicht von unmittelbarer Bedeutung. Aus Merkmal 3 ergibt sich in der Regel zwar die Konsequenz, dass die spezifische Oberfläche vor einem Kalziniervorgang der genannten Art größer als 25 m²/g sein muss, weil das Kalzinieren in der Regel zu einer Verringerung der Oberflä- che führt. Eine solche Zusammensetzung ist für den Einsatz in einem Katalysa- tor aber auch und erst recht geeignet, wenn sie bei Herstellung und Betrieb we- niger strengen Bedingungen ausgesetzt wird. b) Eine feste Lösung im Sinne von Merkmal 4 ist eine Mischung zweier Feststoffe in homogener Form. Bei Kristallen müssen die Atome der beiden Stoffe hierfür ein einheitli- ches Kristallgitter bilden. Eine heterogene Mischung liegt hingegen vor, wenn die beiden Stoffe separate Partikel bilden, die miteinander vermengt sind. c) Eine reine Lösung im Sinne von Merkmal 4 liegt vor, wenn das Mate- rial durchgehend dieselbe Struktur aufweist. Den Gegensatz zu dieser auch als einphasig bezeichneten Struktur bildet ein mehrphasiger Aufbau, bei dem die Atome in einzelnen Bereichen jeweils unterschiedlich angeordnet sind. aa) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die bean- spruchte Zusammensetzung die in Merkmal 4 festgelegte Struktur jedenfalls nach dem Kalziniervorgang aufweisen muss. Schon der für die Auslegung maßgebliche französische Wortlaut von Patentanspruch 1 legt nahe, dass sich die Anforderung "après calcination 6 heures à 1000°C" sowohl auf die in Merkmal 3 als auch auf die in Merkmal 4 definierten Eigenschaften bezieht. 14 15 16 17 18 19 - 9 - Dies steht, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, in Einklang damit, dass es in der Beschreibung des Streitpatents einleitend als wün- schenswert bezeichnet wird, dass das Material bei hohen Temperaturen in Form einer festen Lösung vorliegt (Abs. 6), und dass bei den geschilderten Aus- führungsbeispielen eine Röntgenstrahlbeugungsanalyse zur Untersuchung der Kristallstruktur jeweils nur einmal vorgenommen wurde, und zwar nach Ab- schluss des Kalziniervorgangs. bb) Ob und unter welchen Voraussetzungen Merkmal 4 auch dann ver- wirklicht sein kann, wenn in geringem Umfang weitere Phasen vorhanden sind, legt das Streitpatent nicht abschließend fest. Ob das Vorhandensein solcher Phasen als unerheblich anzusehen sein kann, etwa weil ihnen für die Material- beschaffenheit keine wesentliche Bedeutung zukommt, ist deshalb eine Frage des Einzelfalls. Bei den in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausfüh- rungsbeispielen wird die Kristallstruktur anhand von Röntgenstrahlbeugungs- spektren untersucht. Die Beschreibung der sechs Beispiele schließt insoweit jeweils mit der Bemerkung, die Röntgenstrahlbeugungsanalyse zeige, dass das erhaltene Oxid in Form einer reinen Feststofflösungsphase vorliege (Abs. 78, 81, 84, 87, 90, 92). In der einleitenden Darstellung wird ergänzend ausgeführt, die Röntgenstrahlbeugungsspektren zeigten insbesondere im Inneren das Vor- liegen einer einzigen klar identifizierbaren Phase (Abs. 17: l'existence d'une phase unique clairement identifiable). Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass keine weiteren identifizier- baren Phasen vorhanden sein dürfen. Welche Mittel eingesetzt werden, um nach weiteren Phasen zu suchen, bleibt dem Fachmann überlassen. Dieser hat angesichts des Umstandes, dass die Patentschrift nicht näher spezifiziert, wie die Röntgenstrahlbeugungsanalyse vorzunehmen ist, in der Regel keine Veran- lassung, alle theoretisch denkbaren Werkzeuge einzusetzen, um das Vorhan- 20 21 22 23 - 10 - densein von weiteren Phasen mit absoluter Sicherheit ausschließen zu können. Vielmehr genügt es, wenn er eine Methode anwendet, die einen praktisch brauchbaren Grad an Gewissheit dafür liefert, dass keine weiteren Phasen vor- handen sind, die die Materialeigenschaften wesentlich beeinflussen. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Erfindung sei so offenbart, dass der Fachmann, ein promovierter Chemiker mit Erfahrung in der Entwicklung von Abgaskatalysatoren, sie ausfüh- ren könne. Mit der in der Beschreibung angeführten BET-Methode gebe das Streit- patent dem Fachmann ein bekanntes Verfahren zur Bestimmung der spezifi- schen Oberfläche von Katalysatoren an die Hand, das schon viele Jahre vor dem Prioritätstag als Standardverfahren verwendet worden sei. Die Erfindung sei auch über den gesamten beanspruchten Bereich aus- führbar offenbart. Zwar werde in Merkmal 3 ein nach oben offener Bereich be- ansprucht. Dennoch gehe der Patentschutz nicht über den vom Streitpatent geleisteten Beitrag zum Stand der Technik hinaus. Allerdings ergebe sich aus Merkmal 4 ein gegenwirkender Parameter, weil ein kristalliner Aufbau mit einer großen spezifischen Oberfläche nicht vereinbar sei. Aus der Festlegung des Kalzinierschritts ergebe sich aber eine hinreichende Begrenzung, weil die Kal- zinierung zu einer Verkleinerung der spezifischen Oberfläche führe. Die mit dem Hauptantrag beanspruchte Zusammensetzung sei neu. 24 25 26 27 28 29 - 11 - In der Veröffentlichung von Einarsdóttir et al. (Production of Zirconia (12 mol% CeO2) Powder by Supercritical Drying and its Properties, British Ce- ramic Proceedings 1991, 55-60, K3) seien lediglich ein mit Yttrium und ein mit Zirkonium dotiertes Ceroxid offenbart, nicht aber ein Zirkoniumoxid, das sowohl Cer als auch ein weiteres Element als Dotierungsmittel enthalte. Aus den vorge- legten Berichten über Nacharbeitungen (K14, K19) ergebe sich nichts Anderes. In der europäischen Patentanmeldung 611 192 (K5) werde eine sechs- stündige Kalzinierung bei 1000°C nur für ein nicht weiter dotiertes Mischoxid aus Cer und Zirkonium offenbart, für das eine spezifische Oberfläche von 15 m²/g angegeben sei. In der Veröffentlichung von Hirano und Inada (Preparation, Sintering, Microstructure, and Thermal Stability of Y2O3- and CeO2-Doped Tetragonal Zir- conia Ceramics, Ceramics International 1991, 359-365, K7) seien mit Yttrium und Cer dotierte Zirkoniumoxide offenbart, die nach einem Sinterprozess ein- phasig im tetragonalen Kristallgitter des Zirkoniumoxids vorlägen. Das Sintern werde aber vor der Kalzinierung durchgeführt und könne nicht mit dieser gleichgesetzt werden. Zudem fänden sich in K7 keine Angaben über die Dauer der durchgeführten Kalzinierung. In der europäischen Patentanmeldung 614 854 (K8) sei ein mit Alumini- um dotiertes Cer-Zirkonium-Mischoxid offenbart, das nach sechsstündiger Kal- zinierung bei 900°C eine spezifische Oberfläche von 39 m²/g aufweise. Hinwei- se auf die spezifische Oberfläche nach Kalzinieren bei 1000°C ergäben sich weder aus der Schilderung des betreffenden Ausführungsbeispiels noch aus der allgemeinen Beschreibung. Zudem ergebe sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Bericht über eine Nacharbeitung (K9) allenfalls eine Verwirklichung von Merkmal 3, nicht aber eine Verwirklichung von Merkmal 4. 30 31 32 - 12 - In der europäischen Patentschrift 337 809 und der deutschen Überset- zung 689 13 223 (K20) seien katalytische Zusammensetzungen aus Zirkonium- oxidteilchen offenbart, die durch Zugabe von Cer- und Yttriumoxid stabilisiert worden seien. Die Ausführungen in K20, wonach bei Beispiel 16 nach zehn- stündigem Kalzinieren bei 1000°C die spezifische Oberfläche 23,1 m²/g betra- gen habe, reichten für die Offenbarung von Merkmal 3 nicht aus. Der Fach- mann lese dieses Merkmal auch nicht gleichsam mit. Dass die BET-Methode mit Ungenauigkeiten behaftet sei, führe nicht zu einer abweichenden Beurtei- lung. Der mit dem Hauptantrag beanspruchte Gegenstand beruhe auch auf er- finderischer Tätigkeit. Ausgehend von K3 habe der Fachmann allerdings Anlass gehabt, nach Möglichkeiten der Stabilisierung durch ein zusätzliches Dotierelement zu suchen und eine hohe Stabilität bei einer Kalziniertemperatur von 1000°C an- zustreben. Weder aus K4 noch aus sonstigen Entgegenhaltungen habe sich aber die Anregung ergeben, darauf zu achten, dass die Zusammensetzung nach der Kalzinierung in Form einer reinen festen Lösung im Sinne von Merk- mal 4 vorliege. Der Fachmann habe auch keinen Anlass gehabt, ausgehend von K20 den Gehalt des Dotierungsmittels über das dort genannte Maß hinaus zu verändern. Entgegen der Auffassung der Klägerin könne der verteidigte Gegenstand auch nicht deshalb als nahegelegt angesehen werden, weil das Streitpatent übliche Standardverfahren anwende. Diese Verfahren führten nicht zwangsläu- fig zu einer Zusammensetzung mit den Merkmalen des Streitpatents. Unabhän- gig davon ergebe sich auch aus dem diesbezüglichen Stand der Technik nicht die Anregung, ein Einkomponentensystem herzustellen. 33 34 35 36 - 13 - III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht in vollem Umfang stand. 1. Zu Recht hat das Patentgericht den mit dem Hauptantrag verteidig- ten Gegenstand als neu angesehen. a) In K7 sind die Merkmale 3 und 4 nicht offenbart. aa) In K7 werden Versuche zur Herstellung von hochfesten tetragonalen Keramiken aus Zirkoniumoxid beschrieben. Zu den eingesetzten Substanzen gehört ein als 4Y4Ce bezeichnetes Mischoxid, das aus 92% Zirkoniumoxid (ZrO2), 4% Ceroxid (CeO2) und 4% Yttriumoxid (YO1B) besteht. Es wird durch Filtern aus einer Flüssigkeit gewon- nen, getrocknet, pulverisiert, kalziniert und 48 Stunden in Ethanol gemahlen. Das dadurch erhaltene feine Pulver wird kaltgepresst und bei 1250 bis 1600°C für zwei Stunden in Luft gesintert (K7 S. 360). Die Beschaffenheit des Pulvers wird als Ansammlung von Sekundärpar- tikeln mit einer Größe von 30 bis 100 Nanometer beschrieben, von denen jedes aus viel kleineren Primärteilchen bestehe. Diese Primärteilchen bestünden aus monoklinem Zirkoniumoxid (ZrO2) mit einer Kristallgröße von 4,5 Nanometer. Die Menge an monoklinem Zirkoniumoxid sei bei einer anderen Zusammenset- zung (2,5Y4Ce) größer als bei 4Y4Ce (K7 S. 361). Die spezifische Oberfläche des 4Y4Ce-Pulvers betrage vor dem Kalzinieren 180 m²/g und nach Kalzinieren bei 1000°C noch 42 m²/g (K7 Tabelle 3). 37 38 39 40 41 42 43 - 14 - bb) Damit fehlt es, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, an einer Offenbarung von Merkmal 3. Die in K7 enthaltenen Angaben zu Temperatur und spezifischer Oberflä- che entsprechen zwar den Anforderungen dieses Merkmals. Es fehlt aber an Angaben zur Dauer des Kalziniervorgangs. Das Vorbringen der Berufung, ein Kalziniervorgang daure üblicherweise mindestens eine bis zwei Stunden, und bei einer Verlängerung auf sechs Stun- den sei nicht mit einer Verringerung der spezifischen Oberfläche von 42 m²/g auf weniger als 25 m²/g zu rechnen, führt nicht zu einer abweichenden Beurtei- lung. Selbst wenn es sich insoweit um einen allgemeinen Erfahrungssatz han- deln würde, könnte aus ihm nicht mit der erforderlichen Sicherheit die Schluss- folgerung gezogen werden, dass er auch auf das in K7 offenbarte Material zu- trifft, Merkmal 3 bei diesem also zwangsläufig verwirklicht sein muss. cc) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass K7 für das Pulver keine reine feste Lösung im Sinne von Merkmal 4 offen- bart. (1) Nach den Ausführungen in K7 besteht das Pulver nicht nur aus einer tetragonalen Phase, in der die drei Oxide in reiner fester Lösung vorliegen, sondern zusätzlich aus einer monoklinen Phase aus Zirkoniumoxid (ZrO2). Der Anteil dieser Phase wird für die Zusammensetzung 4Y4Ce zwar als relativ klein angegeben. Hieraus ergeben sich aber keine Anhaltspunkte dafür, dass er als vernachlässigbar angesehen werden könnte. 44 45 46 47 48 49 - 15 - Aus dem Umstand, dass sich die in Figur 4 dargestellte Kristallstruktur auf ein bei 1100°C kalziniertes Pulver bezieht, ergeben sich keine abweichen- den Schlussfolgerungen. Selbst wenn angenommen werden könnte, dass sich bei 1000°C eine abweichende Struktur einstellt, ergäbe sich aus K7 nicht unmit- telbar und eindeutig, dass diese keine monokline Phase enthält. Die Annahme, dass der Anteil der monoklinen Phase bei 1000°C geringer ist als bei 1100°C, stünde darüber hinaus in gewissem Widerspruch zu dem Umstand, dass für das bei 1500°C gesinterte Material in Tabelle 6 ein Anteil von 0 angegeben wird. (2) Die genannte Angabe für das gesinterte Material reicht entgegen der Auffassung der Berufung für eine Offenbarung von Merkmal 4 nicht aus. Wie bereits oben dargelegt wurde, genügt es zur Verwirklichung von Merkmal 4 nicht, dass sich die dort festgelegte Struktur unter irgendwelchen Bedingungen einstellt. Vielmehr muss die Struktur bereits nach dem in Merk- mal 3 definierten Kalziniervorgang vorhanden sein. Letzteres ist in K7 nicht of- fenbart. Die Beurteilung des Patentgerichts wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass dieses angenommen hat, in K7 sei das Material zunächst gesintert und erst danach kalziniert worden. In K7 wird zwar, wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, die umgekehrte Reihenfolge beschrieben. Gerade daraus ergibt sich aber, dass die Ausführungen zum Vorhandensein einer monoklinen Phase aus Zirkoniumoxid sich auf den Zeitpunkt nach dem Kalzinieren und vor dem Sintern beziehen und dass eine reine feste Phase im Sinne von Merkmal 4 allenfalls nach dem Sintern vorliegt, aber noch nicht nach dem Kalzinieren. b) In der europäischen Patentschrift 337 809 (K20a), deren deutsche Übersetzung die Klägerin als K20 vorgelegt hat, ist entgegen der Auffassung 50 51 52 53 - 16 - des Patentgerichts zwar das Merkmal 4 offenbart. Wie das Patentgericht inso- weit zutreffend gesehen hat, fehlt es aber an einer Offenbarung von Merkmal 3. aa) In K20a werden Katalysatoren zur Abgasreinigung und Verfahren zu deren Herstellung offenbart. Als geeignete Bestandteile werden unter anderem Ceroxid (CeO2) und Zirkoniumoxid hervorgehoben. Im Stand der Technik bekannte Materialien wie- sen aber häufig eine geringe thermische Stabilität auf. Zur Verbesserung wird in K20a ein Katalysator vorgeschlagen, bei dem eine Mischung aus Cer- und Zirkoniumoxid zum Einsatz kommt. Als besonders vorteilhaft wird die Kombination mit Yttrium- oder Calciumoxid hervorgehoben. Die spezifische Oberfläche wird für ein mit Ceroxid stabilisiertes Zirkoniumoxid nach zehnstündigem Kalzinieren bei 900°C mit mindestens 30 m²/g angegeben (K20a S. 4 Z. 34-37), für ein mit Cer- und Yttriumoxid stabilisiertes Zirkoni- umoxid (K20a S. 15 Beispiel 16) nach zehnstündigem Kalzinieren bei 1000°C mit 23,1 m²/g (K20a S. 17 Tabelle 8 zu Probe 8). Für das zuletzt genannte Aus- führungsbeispiel wird die kristalline Struktur des größten Peaks im Röntgen- beugungsdiagramm (crystalline system maximum X-ray diffraction peak) mit "ZrO2 (tetragonal)" angegeben. bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist damit Merkmal 4 unmittelbar und eindeutig offenbart. Der Beschreibung von K20a lässt sich mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, dass sich bei einigen der geschilderten Ausführungsbeispiele eine einphasige Struktur einstellt und dass dies auch für die im Rahmen des Ausfüh- rungsbeispiels 16 gewonnene Probe 8 gilt. 54 55 56 57 58 59 - 17 - (1) In K20a wird dargelegt, wenn der Ceroxid-Anteil innerhalb des be- vorzugten Bereichs von 20 bis 30 Gewichtsprozent liege, weise die erhaltene Zusammensetzung einheitlich ausgebildete feste Lösungen von Cer (ceria uni- formly formed solid solutions) auf (K20a S. 4 Z. 23-25). Bei einem Ceroxid- Anteil von weniger als 10% erscheine nach zehnstündigem Kalzinieren bei 950°C teilweise ein Peak des monoklinen Zirkoniumoxid-Kristalls und bei einem Ceroxid-Anteil von mehr als 50% erscheine ein Peak für Ceroxid (K20a S. 4 Z. 42-44). Bei einer stabilisierten Zusammensetzung entsprechend der in K20a offenbarten Erfindung zeige das Röntgenstrahlbeugungsdiagramm hingegen keinen Peak für die Kristallformen von Cer oder Yttrium, sondern hauptsächlich (mainly) einen Peak für die tetragonale Kristallform von Zirkonium (K20a S. 4 Z. 53-55). Diese Ausführungen enthalten entgegen der Auffassung der Beklagten keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass neben der erwähnten festen Lösung noch weitere Kristallphasen oder Cer in amorpher Form vorhanden sein könnten. Zwar ist, wie auch die Klägerin im Ansatz nicht in Zweifel zieht, an- hand eines Röntgenstrahlbeugungsdiagramms je nach den für die Untersu- chung eingesetzten Parametern nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, dass solche Phasen vorhanden sind. Den aufgezeigten Ausführungen in K20a lassen sich aber keine konkreten Anhaltspunkte entnehmen, die einen aus praktischer Sicht hinreichenden Grad an Wahrscheinlichkeit für die Anwesen- heit solcher Phasen bei den dort offenbarten Zusammensetzungen begründen. Die Ausführungen lassen zwar nicht erkennen, mit welchen Parametern die Röntgenstrahlbeugungsanalyse vorgenommen wurde. Dies deckt sich aber mit der Darstellungsweise in der Beschreibung des Streitpatents. Entgegen der Auffassung der Beklagten begründet der Umstand, dass an der angegebenen Stelle in K20a von festen Lösungen (solid solutions) im Plural die Rede ist, keinen hinreichenden Anhaltspunkt für die Annahme, dass die dort offenbarten Zusammensetzungen mehrere unterschiedliche Phasen 60 61 - 18 - aus festen Lösungen enthalten. Solche Strukturen sind zwar, wie die Beklagte unter anderem anhand von K5 aufgezeigt hat, möglich. Aus der Beschreibung von K20a ergeben sich aber keine Hinweise darauf, dass eine solche Struktur auch dort vorgelegen haben könnte. Die Verwendung der Pluralform reicht in- soweit nicht aus. Sie kann auch darauf beruhen, dass die in Rede stehende Stelle nicht ein bestimmtes Ausführungsbeispiel betrifft, sondern generell Zu- sammensetzungen mit einem Ceroxid-Anteil zwischen 20 und 30%. Aus der Verwendung des Ausdrucks "mainly" ergeben sich angesichts all dessen ebenfalls keine abweichenden Schlussfolgerungen. Die betreffende Formulierung kann zwar theoretisch dahin verstanden werden, dass weitere Peaks festgestellt wurden. Die im gleichen Zusammenhang stehenden Ausfüh- rungen, wonach keine Peaks für Kristallformen von Cer und Yttrium festgestellt wurden, lassen es aber mit hinreichender Sicherheit als ausgeschlossen er- scheinen, dass solche Peaks, sofern sie vorhanden waren, auf zusätzliche Phasen hindeuten, die für die Materialeigenschaften von wesentlicher Bedeu- tung sind. (2) Für Beispiel 8, das ein Mischoxid aus Zirkonium und Cer mit einem Ceroxid-Anteil von 26% betrifft, wird angegeben, das Röntgenbeugungsdia- gramm zeige nur einen Peak des tetragonalen Zirkoniumoxid-Kristalls an, wie dies in Figur 1 illustriert sei (K20a S. 9 Z. 51 f.). In Übereinstimmung damit ist in den in K20a formulierten Patentansprüchen 1 und 4 ausdrücklich ein Mischoxid geschützt, bei dem das Röntgenbeugungsspektrum keinen Peak der kristallinen Form des Ceroxids mehr zeigt. Dies steht in Einklang mit den oben aufgezeigten allgemeinen Ausfüh- rungen in der Beschreibung. Auch insoweit liegen keine konkreten Anhaltspunk- te vor, die die Annahme stützen könnten, dass trotz des beschriebenen Peakmusters weitere Phasen vorhanden sein könnten. 62 63 64 - 19 - (3) Dass die in den Figuren 2 bis 4 wiedergegebenen Diagramme auf eine mehrphasige Struktur hindeuten, führt entgegen der Einschätzung des Pa- tentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung. 65 - 20 - Diese Figuren betreffen die Vergleichsbeispiele 9 bis 11, bei denen von der in K20a als vorteilhaft bezeichneten Vorgehensweise zu Vergleichszwecken abgewichen wurde (K20a S. 10). So kommt in Vergleichsbeispiel 9 als Aus- gangsmaterial ein Zirkoniumoxidpulver mit einer spezifischen Oberfläche von 38 m²/g zum Einsatz, während der in K20a formulierte Patentanspruch 1 min- destens 60 m²/g vorsieht. In den Vergleichsbeispielen 10 und 11 beträgt der Anteil an Ceroxid 7% bzw. 85%, während der Patentanspruch einen Anteil von 10% bis 50% vorsieht. (4) Vor diesem Hintergrund ist entgegen der Auffassung des Patentge- richts für das ein Mischoxid aus Cer, Zirkonium und Yttrium betreffende Ausfüh- rungsbeispiel 16 (Probe 8) ebenfalls eine einphasige Struktur offenbart. Für die dieses Beispiel betreffende Probe 8 ist in Tabelle 8 als kristalline Struktur lediglich ein tetragonales Zirkoniumoxid-Gitter angegeben. Der in der Kopfzeile von Tabelle 8 verwendete Ausdruck "maximum X- ray diffraction peak" mag für sich gesehen zwar die Möglichkeit offenlassen, dass in der betreffenden Spalte der Tabelle nicht alle relevanten Phasen ange- geben sind. Gegen diese Möglichkeit spricht aber der Umstand, dass bei den Vergleichsproben g und i jeweils mehrere unterschiedliche Phasen aufgeführt werden. Dies und die bereits aufgezeigten allgemeinen Ausführungen in der Beschreibung von K20a lassen in der Zusammenschau hinreichend deutlich erkennen, dass bei Probe 8 neben einer tetragonalen Phase aus Zirkoniumoxid keine weiteren relevanten Phasen vorhanden sind. cc) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, fehlt es aber an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung von Merkmal 3. 66 67 68 69 70 - 21 - (1) Im Ansatz zu Recht macht die Berufung allerdings geltend, dass ein Mischoxid mit den in Merkmal 3 definierten Eigenschaften in K20a schon dann unmittelbar und eindeutig offenbart wäre, wenn feststünde, dass das in Bei- spiel 16 beschriebene Material eine spezifische Oberfläche von mindestens 25 m²/g aufweist, wenn es statt zehn nur sechs Stunden bei 1000°C kalziniert wird. Wenn diese Voraussetzung erfüllt wäre, hätte der Fachmann durch Nach- arbeiten dieses Ausführungsbeispiels auch dann ein Mischoxid mit Merkmal 3 in die Hand bekommen, wenn ihm diese Eigenschaft nicht bewusst gewesen wäre und er ein nur sechsstündiges Kalzinieren nicht in Betracht gezogen hätte. (2) Aus den vom Patentgericht angeführten Gesichtspunkten ergibt sich indes, dass die in K20a offenbarten Angaben keine sicheren Rückschlüsse in diese Richtung ermöglichen. Allerdings spricht einiges dafür, dass die spezifische Oberfläche des in Beispiel 16 beschriebenen Materials nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C einen höheren Wert aufweist als der für zehnstündiges Kalzinieren of- fenbarte Wert von 23,1 m²/g. Hinreichende Anhaltspunkte, die einen sicheren Rückschluss darauf ermöglichen, dass jener Wert bei mindestens 25 m²/g liegt, liegen indes nicht vor. Die Vielzahl der unterschiedlichen Werte in den vorgeleg- ten Entgegenhaltungen und der Umstand, dass in der Regel nicht von einem (umgekehrt) proportionalen Zusammenhang zwischen Kalzinierdauer und spe- zifischer Oberfläche ausgegangen werden kann, lassen es vielmehr als möglich erscheinen, dass das in K20a offenbarte Material dem in Merkmal 3 definierten Mindestwert zwar nahekommt, ihn aber dennoch nicht erreicht. Entgegen der Auffassung der Berufung führt der Umstand, dass die in K20a - ebenso wie in der Streitpatentschrift - angegebene Messmethode nach BET zu einer gewissen Streuung führen kann, nicht zu einer abweichenden Be- urteilung. Auch unter diesem Aspekt erscheint es zwar nicht ausgeschlossen, dass das in K20a offenbarte Material den in Merkmal 3 definierten Mindestwert 71 72 73 74 - 22 - erreicht. Gerade weil die Messung mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die in K20a offenbarten Messwerte tendenziell zu hoch sind. Damit fehlt es an den Voraussetzungen für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung. Entsprechende Einwände mögen zwar auch gegenüber den in der Streitpatentschrift angegebenen Werten denkbar sein. Auch dieser Aspekt kann indes nicht dazu führen, dass die vom Streitpatent vorgegebenen Werte mit Werten verglichen werden, die mit einem Zuschlag versehen worden sind. 2. Ebenfalls zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand auf erfinderischer Tätig- keit beruht. a) Wie auch das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, hatte der Fachmann am Prioritätstag allerdings Anlass, die in K3 offenbarten Mischoxide weiter zu verbessern und hierzu andere Entgegenhaltungen heranzuziehen, die sich ebenfalls mit solchen Zusammensetzungen befassen. Hierbei konnte er aus K7, K20a und den vom Patentgericht ergänzend angeführten Entgegenhal- tungen entnehmen, dass der Einsatz eines Dotierungselements zu einer ther- mischen Stabilisierung der spezifischen Oberfläche führen kann. b) Das Patentgericht hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass der Fachmann mit Hilfe der genannten Entgegenhaltungen und seines Fachwis- sens in der Lage war, ein dotiertes Mischoxid mit einer spezifischen Oberfläche von mindestens 25 m²/g nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C zu erhal- ten. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtig- keit dieser Feststellung begründen, sind weder aufgezeigt noch sonst ersicht- lich. 75 76 77 78 79 - 23 - c) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann ausgehend von K3 keine Veranlassung hatte, den Einsatz eines Dotierungselements mit einer einphasigen Struktur zu kombinieren. aa) In K7 ist eine solche Struktur, wie bereits dargelegt wurde, nur für den Zustand nach zweistündigem Sintern bei 1500°C offenbart. Hinweise da- rauf, dass es vorteilhaft sein könnte, eine solche Struktur schon für den Zustand nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C anzustreben, ergeben sich aus K7 nicht. Angesichts der Zielsetzung von K7, die die Herstellung hochfester Ke- ramik durch Sintern betrifft, bietet die Entgegenhaltung dem Fachmann ohnehin wenig Anhaltspunkte dafür, dass die dort offenbarten Ansätze auch für den Ein- satz in Katalysatoren von Vorteil sein könnten. bb) In K20a ist eine einphasige Struktur zwar auch in Bezug auf mit Yttrium dotiertes Mischoxid offenbart, das zudem als besonders stabil und vor- teilhaft eingestuft wird. Der Fachmann hatte aber auch vor diesem Hintergrund keinen Anlass, gerade die Kombination aus Dotierung und Einphasigkeit zum Ansatzpunkt für die Suche nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu neh- men. Wie die Beklagte zutreffend aufgezeigt hat, ist den Einträgen in der be- reits erwähnten Tabelle 8 in K20a zu entnehmen, dass dort bereits versucht wurde, die spezifische Oberfläche einer Zusammensetzung mit diesen Merkma- len über den dort offenbarten Höchstwert (23,1 m²/g nach zehnstündigem Kal- zinieren bei 1000°C) hinaus weiter zu steigern, und zwar durch Erhöhung des Yttrium-Gehalts, durch zusätzliche Zugabe von Calciumoxid und durch eine Kombination beider Maßnahmen. Jeder dieser Versuche führte aber zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche. 80 81 82 83 - 24 - Angesichts dessen ergaben sich für den Fachmann auch aus K20a keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass eine Optimierung des dort offenbarten Wegs zu einer weiteren Verbesserung in Bezug auf die spezifische Oberfläche führen könnte. Entgegen der Auffassung der Berufung war eine besondere Veranlas- sung nicht deshalb entbehrlich, weil die Vorteile einer einphasigen Struktur für den Fachmann auf der Hand gelegen hätten. Die vorgelegten Entgegenhaltun- gen belegen vielmehr, dass eine Verbesserung grundsätzlich nur durch eine Kombination verschiedener Parameter erzielt werden kann. Vor diesem Hinter- grund hatte der Fachmann keinen Anlass zu der Annahme, dass eine Kombina- tion aus Dotierung und Einphasigkeit unabhängig von den sonstigen Rahmen- bedingungen zu einem vorteilhafteren Ergebnis führen könnte. d) Weitergehende Anregungen ergaben sich für den Fachmann auch dann nicht, wenn er K20a als Ausgangspunkt für seine Überlegungen heran- zog. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann ausgehend von K20a in der Lage gewesen wäre, ein dotiertes Material in die Hand zu bekom- men, das die in Merkmal 3 definierte spezifische Oberfläche aufweist. Jeden- falls ergab sich weder aus K20a noch aus K3 die Anregung, als Ausgangspunkt hierfür gerade die in Tabelle 8 dargestellte Kombination aus Dotierung und Ein- phasigkeit zu wählen, obwohl daraus ersichtlich war, dass der erreichte Höchstwert weder durch Abwandlung des Yttrium-Anteils noch durch Zugabe von Calciumoxid weiter erhöht werden kann. e) Aus K8 ergab sich für den Fachmann ebenfalls keine Anregung für eine Kombination der Merkmale 3 und 4. 84 85 86 87 88 89 - 25 - aa) Nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen las- sen sich weder K8 noch dem Bericht über eine Nacharbeitung des dort offen- barten Ausführungsbeispiels 4 (K9) Anhaltspunkte für eine einphasige Kristall- struktur entnehmen. Danach ergab sich für den Fachmann kein Anlass, ein do- tiertes Mischoxid mit einer einphasigen Struktur zu versehen. bb) Die von der Berufung angeführte Passage in der Beschreibung von K8, wonach in der dort offenbarten Zusammensetzung die Elemente in einer im Wesentlichen und vorzugsweise vollständig kombinierten Form von festen Lösungen oder gemischten Oxiden vorhanden sind (K8 Sp. 9 Z. 10-15), führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Nach den Feststellungen des Patentgerichts lassen die in K8 offenbarten Ausführungsbeispiele, einschließlich des von der Klägerin hervorgehobenen Ausführungsbeispiels 4, gerade nicht erkennen, dass die Zusammensetzung eine einphasige Struktur aufweist. Danach mag zwar nicht auszuschließen sein, dass in diesem Beispiel der Ceroxid-Anteil so weit reduziert wurde, dass eine reine feste Lösung im Sinne des Streitpatents entstanden ist. Diese Annahme ist aber nicht zwingend. Darüber hinaus wird in der Beschreibung von K8 aus- geführt, die Zugabe von Dotierelementen könne vor allem dann stabilisierend wirken, wenn die Oxide allein und in nicht kombinierter Form vorhanden sind. Insgesamt mag K8 danach Veranlassung geben, bei nicht dotierten Zu- sammensetzungen auf eine möglichst einheitliche Kristallstruktur zu achten. Für dotierte Zusammensetzungen lässt sich der Entgegenhaltung hingegen keine hinreichend deutliche Anregung in diese Richtung entnehmen. f) Entgegen der Auffassung der Berufung bestehen keine ausreichen- den Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann durch eine naheliegende Ab- wandlung eines im Stand der Technik offenbarten Verfahrens zwangsläufig zu einem Mischoxid mit den Merkmalen 1 bis 4 gelangt wäre. 90 91 92 93 - 26 - Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das in K3 für die Reifung des Reak- tionsgemischs eingesetzte wässrige Milieu aus Sicht des Fachmanns ohne Schwierigkeiten durch das bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents eingesetzte Ethanol ersetzt werden kann. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergab sich daraus nicht die Anregung, das in K3 offenbarte Verfahren auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten durch Einsatz eines Dotierungsmittels gerade auch in diesem Punkt abzuwandeln. Die von der Berufung angeführte Rechtsprechung des Senats führt für den Streitfall nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Danach kann eine Zu- sammensetzung aus mehreren Stoffen zwar nahegelegt sein, wenn der Fach- mann diese mittels einer durch den Stand der Technik nahegelegten Formulie- rung einer anderen Zusammensetzung zwangsläufig erlangt hätte (BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09, GRUR 2012, 1130 Rn. 27 - Leflunomid). Eine Zwangsläufigkeit in diesem Sinne liegt aber nur dann vor, wenn sich das in Re- de stehende Ergebnis im Wesentlichen unabhängig davon eingestellt hätte, wie der Fachmann einzelne in seinem Ermessen stehende Parameter des Herstel- lungsverfahrens festgelegt hätte. Im Streitfall hätte sich der Fachmann nach dem Vorbringen der Berufung für eine bestimmte Kombination - Zugabe eines Dotierungsmittels und Reifen in ethanolischem Milieu - entscheiden müssen. Damit fehlt es an einem zwangs- läufigen Ergebnis im aufgezeigten Sinne. 3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist die mit der erteilten Fassung der Patentansprüche 2 bis 11 geschützte Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. a) Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann anhand der in der Streitpatentschrift benannten Methode nach dem Standard ASTM D 3663-78, die auf der erstmals von Brunauer, Em- 94 95 96 97 98 - 27 - met und Teller (BET) im Jahr 1938 vorgeschlagenen Vorgehensweise beruht, geeignet ist, die spezifische Oberfläche zu ermitteln. Die Erwägungen, auf die das Patentgericht seine Einschätzung insoweit stützt, hat der Senat in den beiden bereits erwähnten Entscheidungen zu zwei ähnlichen Patenten als tragfähig angesehen (BGH, Urteile vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 57 ff. - Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17, GRUR 2019, 718 Rn. 66 ff. - Cer-Zirkonium-Mischoxid II). Die Be- rufung zeigt auch im vorliegenden Verfahren keine Gesichtspunkte auf, die zu einer abweichenden Beurteilung führen könnten. b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts darf die Beklagte aber nicht einen nach oben offenen Bereich für die spezifische Oberfläche in An- spruch nehmen. aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforder- lich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt. Welches Maß an Verallgemeinerung in diesem Zusammenhang zulässig ist, richtet sich im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthal- tenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen ist, durch die das der Erfindung zugrunde liegende Problem gelöst wird (BGH Beschluss vom 11. September 2013 - X ZB 8/12, BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Rn. 21 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 42 - Cer-Zirkonium- Mischoxid I). 99 100 101 102 - 28 - bb) Im Streitfall ist die Erfindung danach nicht ausführbar offenbart. (1) Wie der Senat zuletzt im Zusammenhang mit zwei anderen von der Beklagten angemeldeten Patenten entschieden hat, die ebenfalls Mischoxide aus Cer und Zirkonium betrafen, kann ein nur in einer Richtung begrenzter Wer- tebereich nach den oben aufgezeigten Grundsätzen ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs er- schöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre auf- zeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesse- rungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen (BGH, Urteile vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 46 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17, GRUR 2019, 718 Rn. 26 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II). (2) Eine verallgemeinerbare Lehre in diesem ersteren Sinne zeigt das Streitpatent nicht auf. (a) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Erfindung nicht des- halb ausführbar offenbart, weil gemäß Merkmal 3 die spezifische Oberfläche maßgeblich ist, die sich nach einem sechsstündigen Kalzinieren bei 1000°C ergibt. Eine solche Behandlung führt zwar in der Regel dazu, dass die spezifi- sche Oberfläche abnimmt. Hieraus ergibt sich für den Fachmann indes kein Ansatz, um die spezifische Oberfläche weiter zu vergrößern, sondern eher ein Hindernis, das die Erreichung dieses Ziels zusätzlich erschwert. (b) Die Erfindung ist auch nicht deshalb ausführbar offenbart, weil das Patent den Stand der Technik um eine Kombination gegenständlicher Merkma- le ergänzt hätte, auf deren Grundlage der Fachmann sich um weitere Verbesse- rungen bemühen kann. 103 104 105 106 107 108 - 29 - Das Streitpatent hätte den Stand der Technik allerdings in der genannten Weise ergänzt, wenn es erstmals aufgezeigt hätte, dass eine Kombination der Merkmale 2 und 4 in besonderer Weise geeignet ist, eine stabile Zusammen- setzung mit großer spezifischer Oberfläche zu gewinnen. Diese Kombination wurde aber, wie oben aufgezeigt wurde, bereits in K20a offenbart. Der Beitrag des Streitpatents beschränkt sich deshalb darauf, neue We- ge aufzuzeigen, auf denen die spezifische Oberfläche einer solchen Zusam- mensetzung nochmals erhöht werden kann. Darin liegt keine verallgemeinerba- re Lehre, die dem Fachmann einen neuen Weg aufzeigt, um weitere Verbesse- rungen zu erzielen. Deshalb ist bei der gebotenen wertenden Betrachtung nur derjenige Bereich als ausführbar offenbart anzusehen, der mit dem offenbarten Verfahren erreicht werden kann. IV. Vor diesem Hintergrund kommt den modifizierten Fassungen, in de- nen eine Untergrenze von 30 m²/g vorgesehen ist, keine Bedeutung zu. Die Beklagte hat diese Fassungen nur für den Fall ergänzend zur Ent- scheidung gestellt, dass der Senat die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 verneint. Diese Bedingung ist nicht eingetreten. V. Mit der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 ist die Erfindung ebenfalls nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. 1. Hilfsantrag 1 sieht ergänzend zum Hauptantrag für die spezifische Oberfläche eine Obergrenze von 55 m²/g vor. 2. Daraus ergibt sich hinsichtlich der Frage der ausführbaren Offenba- rung keine abweichende Beurteilung. Für den Fachmann ergeben sich aus der Patentschrift und seinem Fachwissen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, wie er den beanspruchten Höchstwert erreichen kann. 109 110 111 112 113 114 115 - 30 - Für die in der Patentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele sind fol- gende Werte für die spezifische Oberfläche nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C angegeben: Beispiel 1 29 m²/g Beispiel 2 41 m²/g Beispiel 3 33 m²/g Beispiel 4 33 m²/g Beispiel 5 49 m²/g Beispiel 6 51 m²/g Weder diese Ergebnisse noch die Beschreibung der einzelnen Bespiele liefern hinreichende Anhaltspunkte in Bezug auf die Frage, ob und auf welchem Weg der Fachmann ohne erfinderisches Zutun in der Lage ist, mit Hilfe des aufgezeigten Verfahrenswegs noch höhere Werte zu erzielen. Die von der Berufung angeführte Entscheidung des Senats, wonach die nachträgliche Beschränkung auf einen Bereich von 80 bis 100% nicht zu bean- standen ist, wenn in der Beschreibung ein Bereich von 25 bis 100% als vor- zugswürdig und ein Wert von 85% als besonders vorzugswürdig bezeichnet wird (BGH, Urteil vom 24. September 2013 - X ZR 40/12, GRUR 2014, 54 Rn. 28 ff. - Fettsäuren), führt für den Streitfall schon deshalb nicht zu einer ab- weichenden Beurteilung, weil es dort nur um die Frage der ursprünglichen Of- fenbarung ging und der beanspruchte Bereich durch diese gedeckt war. Im Streitfall fehlt es demgegenüber jedenfalls an einer ausführbaren Offenbarung. 116 117 118 - 31 - VI. Hinsichtlich des mit Hilfsantrag 2 verteidigten Gegenstands ist die Klage hingegen unbegründet. 1. Hilfsantrag 2 sieht ergänzend zur erteilten Fassung für die spezifi- sche Oberfläche eine Obergrenze von 51 m²/g vor. 2. Mit dieser Begrenzung ist die Erfindung so offenbart, dass ein Fach- mann sie ausführen kann. Einen ausführbaren Weg, um eine Zusammensetzung mit dieser Eigen- schaft zu erhalten, zeigt die Streitpatentschrift dem Fachmann in der Beschrei- bung von Ausführungsbeispiel 6 (Abs. 91 f.) auf. 119 120 121 122 - 32 - VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 sowie § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Richter am Bundesgerichtshof Gröning Grabinski kann infolge Urlaubsabwesenheit nicht unterschreiben. Meier-Beck Bacher Kober-Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.10.2016 - 3 Ni 6/15 (EP) - 123