X ZR 109/18

ECLI:DE:BGH:2020:151220UXZR109.18.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 109/18 Verkündet am: 15. Dezember 2020 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und Dr. Rensen für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Dezember 2017 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2004 026 183 (Streit- patents), das am 26. Oktober 2006 angemeldet wurde und ein Verfahren zur Ver- waltung und Präsentation von Information betrifft. Das Streitpatent umfasst 16 Patentansprüche von denen Patentanspruch 1 lautet: Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information, bei welchem unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt wird und bei welchem durch ein Benutzer- terminal (4) zur Erlangung von Information aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zugegriffen wird, dadurch gekennzeichnet, - dass durch das Benutzerterminal (4) selbsttätig in regelmäßigen Zeitabstän- den eine anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifizierte Suchanfrage (A) an einen Zentralserver (2) gestellt wird, - dass durch den Zentralserver (2) aus dem Informationspool (6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) er- mittelt und an das Benutzerterminal (4) übermittelt wird, - dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und/oder die lokal hin- terlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und - dass die Informationsauswahl (I) in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt wird. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit vier Hilfsan- trägen in geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise mit ihrem ersten erstinstanzlichen Hilfsantrag sowie drei neuen Hilfs- anträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 1 2 3 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Be- schaffung und Darstellung von Informationen mit Hilfe eines zentralen Servers. 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, bekannte In- ternet-Suchmaschinen übermittelten oft eine unüberschaubare Vielzahl von po- tenziell relevanten Dokumenten, von denen sich für den Benutzer die meisten als irrelevant oder veraltet herausstellten. Die Informationsgewinnung erweise sich insbesondere dann als vergleichsweise zeitaufwendig, wenn der Benutzer die gleiche Information wie zum Beispiel eine örtliche Wetterprognose regelmäßig einhole und daher an sich genau wisse, wie er zu dieser Information kommen könne. 2. Der Erfindung liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, die Verwaltung und Präsentation von Information besonders effektiv und einfach zu gestalten. 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1.1 Das Verfahren dient der Verwaltung und Präsentation von Information. 1.2 Unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) wird in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt. 1.3 Durch ein Benutzerterminal (4) wird zur Erlangung von In- formationen aus dem Informationspool (6) auf den Zentral- server (2) zugegriffen. 4 5 6 7 8 - 5 - 1.3.1 Das Benutzerterminal (4) stellt selbsttätig in regelmäßigen Zeitabständen eine Suchanfrage (A) an einen Zentralser- ver (2). 1.3.1.1 Die Suchanfrage wird anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifiziert. 1.3.2 Der Zentralserver (2) ermittelt aus dem Informationspool (6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entspre- chende Informationsauswahl (I) und übermittelt diese an das Benutzerterminal (4). 1.3.3 Das Benutzerterminal (4) verknüpft das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten. 1.3.4 Die Informationsauswahl (I) wird in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dar- gestellt. 4. Patentanspruch 9 schützt eine näher spezifizierte Vorrichtung, die zur Ausführung eines solchen Verfahrens geeignet ist. Wie das Patentgericht zu- treffend und insoweit nicht angegriffen ausgeführt hat, ist dieser Gegenstand nicht anders zu beurteilen als derjenige von Patentanspruch 1, weil die Merkmale in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen und die in Patentanspruch 9 zu- sätzlich vorgesehene lokale Speicherung des Suchprofils auch in den maßgebli- chen Entgegenhaltungen vorgesehen ist. 5. Das Patentgericht hat den relevanten Fachmann zutreffend als einen Informatiker mit Hochschulabschluss definiert, der über mehrjährige Be- rufserfahrung im Zusammenhang mit Client-Server-Systemen und einer damit einhergehenden Informationsverteilung verfügt. 9 10 - 6 - Aus den Darlegungen der Berufung, wonach als relevantes Fachgebiet die internetbasierte Informationsbeschaffung (web information retrieval) anzusehen sei, ergibt sich insoweit keine abweichende Beurteilung. Diesem Vorbringen ist allenfalls zu entnehmen, dass der relevante Fachmann gerade auf dem genann- ten Gebiet über besonders gute Kenntnisse verfügt, nicht aber, dass er einer grundlegend anderen Fachrichtung angehört. 6. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung. a) Der in nahezu allen Merkmalen verwendete Begriff "Information" ist, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, weit zu verstehen. Nach den insoweit nicht angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts unterscheidet sich der Begriff "Information" nach dem allgemeinen Verständnis in der Informationstechnik von dem noch weiteren Begriff "Daten" dadurch, dass Informationen einen Kontext enthalten. Die Berufung zeigt keine Anhaltspunkte auf, die nahelegen könnten, dass das Streitpatent den Begriff in abweichendem Sinne verwendet und die Verwaltung und Präsentation von Daten ohne Kontext betrifft. b) Ebenfalls weit gefasst ist der in Merkmal 1.2 verwendete Begriff "übergeordnete Informationsquelle". In der Beschreibung des Streitpatents wird als Beispiel für eine solche Informationsquelle das Internet benannt. Dieses Beispiel ist nicht abschließend und hat in Patentanspruch 1 in dieser konkreten Form keinen Niederschlag ge- funden. c) Als Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle im Sinne von Merkmal 1.2 hat das Patentgericht zutreffend jede Verbindung zwischen dem Zentralserver und einer Quelle weitergehender Informationen gesehen, bei der Informationen an den Zentralrechner zum Zwecke des Anlegens, Erweiterns oder Aktualisierens des dort bereitgestellten Informationspools übermittelt werden. 11 12 13 14 15 16 17 - 7 - Merkmal 1.2 normiert keine konkreten Vorgaben hinsichtlich des Zeit- punkts, der Voraussetzungen und der Initiierung einer solchen Informationsüber- mittlung. Entgegen der Auffassung der Berufung führt die Verwendung der Begriffe "zurückgreifen" (Abs. 11, 19) bzw. "Rückgriff" (Abs. 37) in der Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit Situationen, in denen der zentrale Server übergeordnete Informationsquellen heranzieht, weil eine Anfrage mit den im In- formationspool hinterlegten Informationen nicht hinreichend beantwortet werden kann, nicht zu einer engeren Auslegung von Merkmal 1.2. In der geschilderten Situation bietet sich eine Kontaktaufnahme des Ser- vers zu übergeordneten Informationsquellen allerdings in der Regel an, damit der Server die an ihn gerichtete Anfrage beantworten kann. Merkmal 1.2 betrifft aber nicht - jedenfalls nicht nur - die Ergänzung des Informationspools im Zusammen- hang mit einer an den Server gerichteten Abfrage, sondern dessen Anlegen. Für das Anlegen des Pools ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Server die Infor- mationen bei einer anderen Quelle anfordert oder ob die Informationen von einer anderen Stelle aus auf den Server aufgespielt werden. Demgemäß verwendet die Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem Anlegen des Pools den Begriff "hinterlegen" (Abs. 10, 11). Bei dieser Ausgangslage kann dem Umstand, dass Merkmal 1.2 abwei- chend von der Beschreibung auch für das Anlegen des Informationspools den Begriff "Rückgriff" verwendet, nicht entnommen werden, dass auch der Abruf von Daten zum Anlegen des Pools zwingend vom Server ausgehen muss. Da Patentanspruch 1 anders als die Beschreibung nicht zwischen Anlegen und Er- gänzung unterscheidet, folgt daraus vielmehr, dass die nähere Ausgestaltung in beiden Situationen dem Fachmann überlassen bleibt. 18 19 20 21 - 8 - d) Die in Merkmal 1.3.4 vorgesehene lokale Hinterlegung der Informa- tionsauswahl und deren Darstellung auf Anfrage des Benutzers dienen dem in der Beschreibung des Streitpatents formulierten Ziel, die Informationsgewinnung stark zu vereinfachen. Erreicht wird dieses Ziel dadurch, dass die Informationen auf Anfrage des Benutzers aus dem lokalen Speicher bezogen werden können, ein vorheriger Zugriff auf den Zentralserver oder übergeordnete Informationsquellen in dieser Situation also nicht erforderlich ist. Um dies zu ermöglichen, muss die lokale Hin- terlegung schon aufgrund der vom Benutzerterminal selbsttätig gestellten Such- anfrage erfolgen. In welcher Weise die Hinterlegung und Darstellung erfolgen, überlässt das Streitpatent dem Fachmann. II. Das Patentgericht hat sein Urteil im Wesentlichen wie folgt begrün- det: Die US-amerikanische Offenlegungsschrift 2002/0068585 (D1) offenbare die Merkmale 1.1 bis 1.3.2, das Merkmal 1.3.4 und eine von drei in Merkmal 1.3.3 vorgesehenen Varianten, nämlich die Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hin- terlegten benutzerindividuellen Daten. Die zweite in Merkmal 1.3.3 vorgesehene Variante, nämlich die Verknüp- fung der lokal hinterlegten Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten, sei in der US-amerikanischen Patentschrift 6 405 034 (D4) offenbart. Der Fach- mann habe Anlass gehabt, das aus D1 bekannte Verfahren um diese Funktiona- lität zu ergänzen, um die Suche nach auf den Benutzer zugeschnittenen Infor- mationen durch erlernte Suchmuster und historische Daten zu unterstützen und damit die Qualität der Informationssuche zu verbessern. Bei der damit nahege- legten Vorgehensweise würden sowohl das Suchprofil als auch die lokal hinter- legte Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten verknüpft, wie dies die dritte Variante von Merkmal 1.3.3 vorsehe. 22 23 24 25 26 27 - 9 - Der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der Fassung des Hilfsan- trags 1 nicht patentfähig. Das mit diesem Hilfsantrag auf einen Zugriff auf das Internet konkretisierte Merkmal 1.2' finde sich sowohl in D1 als auch in D4 wieder. III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht patentfähig. 1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass D1 den Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in der ersten Vari- ante vollständig offenbart. a) D1 offenbart ein intelligentes mobiles Informationssystem, das auf einem Server nach Informationen sucht, die in Beziehung zum aktuellen Standort des Benutzers stehen. Bei einer als bevorzugt bezeichneten Ausführungsform ermittelt das mo- bile Endgerät seinen Standort mit Hilfe des Global Positioning System (GPS). Diese Standortinformation, ein Suchradius und die eigentliche Suchanfrage wer- den über das Internet an einen Server übermittelt. Optional können zusätzlich frühere Suchanfragen übermittelt oder auf dem Server hinterlegt werden; dann nimmt der Server die Ergebnisse der früheren Anfragen von seiner Antwort auf die aktuelle Anfrage aus (Abs. 34-36). Um eine schnellere Übermittlung zu er- möglichen, können optional Vorhersagemechanismen vorhanden sein, die ab- schätzen, wann die nächste Abfrage erfolgen wird. Dies kann dadurch gesche- hen, dass Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung erfasst und daraus der vo- raussichtliche Standort der nächsten Abfrage errechnet wird (Abs. 37 f.). Als in Frage kommende Informationen werden Informationen zu am Standort verfügbaren Produkten und Dienstleistungen, Preisen und Veranstal- tungen angeführt (Abs. 42-53), ferner in Frage kommende Partner, Arbeitsstellen 28 29 30 31 32 33 34 - 10 - oder Ärzte, die anhand personenbezogener Daten oder des aktuellen Gesund- heitszustands des Benutzers ausgewählt werden (Abs. 54-58), sowie standort- bezogene Informationen über Börsenkurse, Finanzen und sonstige Nachrich- tenthemen (Abs. 59-62). Diese Informationen werden von einem Informationsdienstleister (informa- tion provider) mit Hilfe eines anderen Computers auf den Server aufgespielt (Abs. 28, 41). Der Benutzer kann neben der Art der abzufragenden Information auch festlegen, wie oft die Abfrage erfolgen und wie groß der Suchradius sein soll (Abs. 64-68). Das System kann auch so konfiguriert werden, dass eine Abfrage abgesetzt wird, wenn der Benutzer sich an einem bestimmten Ort aufhält oder ein sonstiges Ereignis eintritt. So kann eine automatische Abfrage lokaler Wet- terinformationen erfolgen, wenn der Benutzer zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr morgens seine Garage betritt. Wenn der Benutzer auf dem Weg zur Arbeit ist, können Informationen über günstige Cafés abgefragt werden (Abs. 84-86). Die Ergebnisse einer Abfrage können auf dem Endgerät gespeichert wer- den, zum Beispiel als Termin in Outlook (Abs. 117). Sie können auch als E-Mail übermittelt oder im Internet gespeichert werden (Abs. 126). b) Damit sind die Merkmale 1.1 und 1.3 offenbart. c) Ebenfalls offenbart sind die Merkmale 1.3.1 und 1.3.1.1. aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, stellen die Anfra- gen, die der Benutzer bei dem in D1 offenbarten System einrichten kann, um sich zum Beispiel Informationen über Produkte, Veranstaltungen, Personen oder Nachrichten zusenden zu lassen, Suchprofile im Sinne von Merkmal 1.3.1.1 dar. bb) Ebenfalls offenbart ist eine automatische Suche in regelmäßigen zeitlichen Abständen im Sinne von Merkmal 1.3.1. 35 36 37 38 39 40 41 - 11 - Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 unter anderem automatische Suchanfragen vor, wenn der Benutzer innerhalb einer bestimmten Zeitspanne seine Garage betritt. Damit ist Merkmal 1.3.1 offenbart, weil die Suche täglich im gleichen Zeitraum durchgeführt wird. Dass die Durchführung von einer zusätzli- chen Bedingung abhängt und diese Bedingung auch dafür ausschlaggebend ist, zu welchem genauen Zeitpunkt innerhalb der definierten Zeitspanne die Suche stattfindet, ist unerheblich. Dies sind zusätzliche Ausgestaltungen, die Merkmal 1.3.1 nicht ausschließt. d) Entgegen der Auffassung der Berufung ist auch Merkmal 1.2 offen- bart. Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt ein Rückgriff im Sinne dieses Merkmals nicht zwingend voraus, dass der Server die Informationen bei einer anderen Quelle anfordert. Vielmehr kann der Informationspool auch dadurch an- gelegt werden, dass die Informationen von einer anderen Stelle aus auf den Ser- ver aufgespielt werden. Diese Vorgehensweise ist in D1 offenbart. Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, werden bei dem in D1 offenbarten System auf dem Server Informationen gespeichert, die dieser zur Beantwortung der an ihn gerichteten Anfragen einsetzt. Dies ist ein Informations- pool im Sinne von Merkmal 1.2. Dass D1 diesen Begriff nicht verwendet, sondern von Datenbanken spricht, begründet in der Sache keinen Unterschied. e) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.3.4. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Ausführungen zur Möglichkeit einer Speicherung als Outlook-Kalendereintrag (Abs. 117) dahin zu verstehen sind, dass das System die Speicherung automatisch vornimmt, oder ob die Spei- cherung erst durch den Benutzer erfolgt, nachdem ihm das Suchergebnis ange- zeigt worden ist. Jedenfalls bei der an anderer Stelle beschriebenen Übersen- dung des Suchergebnisses als E-Mail (Abs. 126) kann die Nachricht schon zu 42 43 44 45 46 47 - 12 - einem Zeitpunkt gespeichert werden, in dem der Benutzer sie noch nicht geöffnet hat. Dass der Benutzer sein Gerät mit einem E-Mail-Server verbinden muss, um E-Mails empfangen zu können, steht der Offenbarung von Merkmal 1.3.4 ent- gegen der Auffassung der Berufung nicht entgegen. Auch das Streitpatent setzt voraus, dass das Gerät des Benutzers mit dem Server verbunden ist, wenn die Information übermittelt und lokal hinterlegt wird. Ausschlaggebend ist, dass die lokale Speicherung bereits zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Benutzer die übermittelte Information noch nicht abgefragt hat. Diese Voraussetzung ist auch bei der Übersendung der Informationen mit einer E-Mail-Nachricht erfüllt, die der Benutzer erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnet. f) Merkmal 1.3.3 ist, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend ent- schieden hat, in D1 offenbart, soweit es um die Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten geht. Eine solche Verknüpfung erfolgt, wie das Patentgericht zu Recht ausge- führt hat, wenn der momentane Aufenthaltsort in eine Suchanfrage aufgenom- men wird. g) Die beiden anderen Varianten, die die Beklagte nach den tatbe- standlichen Feststellungen des Patentgerichts in erster Instanz hilfsweise auch isoliert verteidigt hat, sind, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschie- den hat, in D1 nicht offenbart. Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 zwar die lokale Hinterlegung von übermittelten Informationen vor. Eine Verknüpfung dieser Informationen mit benutzerindividuellen Daten ist hingegen nicht offenbart. Die Verknüpfung erfolgt schon bei der Anfrage an den Server, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die vom Server übermittelten Informationen noch nicht lokal hinterlegt sind. 48 49 50 51 52 - 13 - 2. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Verknüpfung von lokal hinterlegten Informationen und benutzerindividuellen Da- ten dem Fachmann ausgehend von D1 durch D4 nahegelegt war. a) D4 betrifft ein adaptives System zum Abruf von Kommunikations- daten. In der Beschreibung von D4 wird ausgeführt, im Stand der Technik seien mobile Kommunikationsgeräte wie Pager oder Mobiltelefone bekannt, die es dem Benutzer ermöglichten, bestimmte Suchpräferenzen zu programmieren. Diese Geräte wiesen den Nachteil auf, dass sie sich nicht an persönliche Präferenzen des Benutzers anpassten. Wünschenswert seien Systeme, die zum Beispiel Suchgewohnheiten oder historische Datenmuster nutzten, um die Suche zu per- sonalisieren (Sp. 1 Z. 41-50). Zur Lösung dieses Problems schlägt D4 ein System vor, bei dem ein Kom- munikationsgerät wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein Handheld Computer, ein Laptop oder ein stationärer Computer Abfragen an ein servergestütztes Such- system senden kann. Dieses Gerät hält Präferenzdaten in einem dafür vorgese- henen Speicher vor (Sp. 3 Z. 30-34). Diese Daten können häufig ausgewählte Optionen, bevorzugte Restaurants oder Geschäfte oder sonstige Vorlieben des Benutzers umfassen (Sp. 4 Z. 10-26). Zusätzlich können die aktuelle Position oder Angaben zu Zeit, Temperatur oder anstehenden Terminen gespeichert wer- den (Sp. 4 Z. 27-33). Der Server kann lokal oder entfernt positioniert (Sp. 5 Z. 2 f.) und mit einer Vielzahl von Datenbanken verbunden sein, die auch auf anderen Servern ange- ordnet sein können (Sp. 5 Z. 44-50). Nach dem Aufbau einer Verbindung übersendet der Server dem Endgerät eine Liste mit zur Auswahl stehenden Möglichkeiten. Wenn sich der Benutzer für eine dieser Möglichkeiten entscheidet, werden diese Daten mit lokal gespeicher- 53 54 55 56 57 58 - 14 - ten Präferenzdaten angereichert und die so ergänzten Daten an den Server über- mittelt (Sp. 6 Z. 21-37). Der Server führt anhand dieser Daten eine Suche aus und übermittelt das Ergebnis an das Endgerät (Sp. 6 Z. 38-58). Dieses zeigt aus- gewählte Teile der Daten an und speichert ausgewählte Teile, damit der Benutzer für gewisse Zeit darauf zugreifen kann (Sp. 6 Z. 58-65). Bestimmte Teile der Da- ten werden ferner verwendet, um den Präferenzspeicher zu aktualisieren und zu verfeinern (Sp. 6 Z. 66 bis Sp. 7 Z. 3). b) Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht ange- griffen ausgeführt hat, eine Verknüpfung von lokal hinterlegten Informationen mit benutzerindividuellen Daten im Sinne von Merkmal 1.3.3 offenbart. c) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann Anlass hatte, das in D1 offenbarte System um diese Funktion zu erweitern. D1 verfolgt das Ziel, die Informationsgewinnung möglichst gut an die indi- viduellen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Ausgehend von dieser Ziel- setzung hatte der Fachmann Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, den in D1 erreichten Stand weiter zu verbessern. Auf der Suche nach solchen Möglichkei- ten bot sich ein Rückgriff auf D4 an, weil diese Entgegenhaltung ähnliche Ziele verfolgt. Aus der Kombination beider Entgegenhaltungen ergab sich für den Fachmann die Anregung, die gespeicherten benutzerindividuellen Daten durch Kombination mit einer lokal gespeicherten Informationsauswahl zu ergänzen und zu verfeinern. 3. Hinsichtlich des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstands ergibt sich keine abweichende Beurteilung. a) Nach Hilfsantrag 1 sollen in Merkmal 1.2 die Wörter "auf eine über- geordnete Informationsquelle (8)" ersetzt werden durch "auf das Internet". 59 60 61 62 63 - 15 - Entgegen der Auffassung der Berufung hat diese Änderung nicht zur Folge, dass der Zugriff auf das Internet vom Server ausgehen muss, ein Aufspie- len von Daten von einer anderen Stelle aus also ausgeschlossen wäre. Auch nach der geänderten Fassung betrifft Merkmal 1.2 das Anlegen des Informati- onspools. Dieses erfolgt auch dann unter Rückgriff auf das Internet, wenn die Daten von einer anderen Stelle aus über das Internet aufgespielt werden. b) Damit ist der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand aus densel- ben Gründen nahegelegt wie der Gegenstand der erteilten Fassung. Bei dem in D1 offenbarten System erfolgt das Anlegen des Informations- pools auf dem Server ebenfalls über das Internet. IV. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsan- träge 2 bis 4 hat ebenfalls keinen Erfolg. 1. Die Verteidigung mit Hilfsantrag 2 ist nicht zulässig, da die Klägerin ihr nicht zugestimmt hat und sie auch nicht sachdienlich ist. a) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 um das folgende Merkmal ergänzt werden: 1.2.1 Der Rückgriff auf die übergeordnete Informationsquelle (8) erfolgt dann, wenn der Zentralserver (2) mit der im Infor- mationspool (6) hinterlegten Information die Suchanfrage nicht hinreichend beantworten kann. b) Dies ist nicht sachdienlich, weil die Beklagte bereits in erster Instanz Anlass hatte, das Patent gegebenenfalls in dieser Fassung zu verteidigen. Die hilfsweise Verteidigung des angegriffenen Patents mit geänderten An- sprüchen in der Berufungsinstanz kann regelmäßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass ergibt sich regelmäßig dann, wenn die geänderte Fassung einem Gesichtspunkt Rechnung 64 65 66 67 68 69 70 71 - 16 - tragen soll, der sich bereits aus dem vom Patentgericht gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ergibt (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 15. Feb- ruar 2018 - X ZR 35/16, Rn. 52). Im Streitfall hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgeführt, dass D1 die Lehre des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich treffen dürfte. Zur Begründung hat es unter anderem dargelegt, Merkmal 1.2 sei in D1 dadurch offenbart, dass ein Internetdienstleister den Server mit Informatio- nen versorgt. Dieser Hinweis gab der Beklagten Veranlassung, Patentanspruch 1 gege- benenfalls zu ergänzen, wenn sie die geschützte Lehre von der in D1 offenbarten Lösung abgrenzen wollte. Es bleibt der Beklagten zwar unbenommen, der vom Patentgericht vertretenen Auslegung entgegenzutreten und geltend zu machen, dass zum Anlegen des Informationspools schon nach der erteilten Fassung eine Abfrage des Servers erforderlich ist. Sie musste aufgrund des Hinweises aber die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Patentgericht dieser Argumentation nicht beitreten wird, und hatte deshalb Anlass zu entsprechenden Hilfsanträgen. 2. Die Verteidigung mit den Hilfsanträgen 3 und 4 ist aus denselben Gründen unzulässig wie diejenige mit Hilfsantrag 2. a) Nach diesen Hilfsanträgen soll Patentanspruch 1 um Merkmale er- gänzt werden, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 10, 11 und 12 bzw. in Patentanspruch 4 vorgesehen sind. Auch hierzu hatte die Beklagte bereits in erster Instanz Anlass, nachdem das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht patentfähig sein dürfte. 72 73 74 75 76 - 17 - b) Dass die Beklagte mit diesen Hilfsanträgen Merkmale aufgreift, die bereits in Unteransprüchen der erteilten Fassung vorgesehen sind, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Patentgerichts hat die Be- klagte den Gegenstand dieser Unteransprüche in erster Instanz nicht isoliert ver- teidigt. Die Verteidigung dieser Gegenstände in zweiter Instanz ist deshalb ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 117 PatG (BGH, Urteil vom 15. De- zember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 27 f. - Telekommunikations- verbindung). V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Grabinski Hoffmann Deichfuß Rensen Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.12.2017 - 2 Ni 27/16 - 77 78 79