I ZR 149/20

ECLI:DE:BGH:2021:270521BIZR149.20.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 149/20 vom 27. Mai 2021 in dem Rechtsstreit Berichtigt durch Beschluss vom 30. August 2021 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz beschlossen: Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. August 2020 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Beru- fungsgericht zurückverwiesen. Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 150.000 € festgesetzt. Gründe: I. Der Kläger ist Inhaber der am 23. Dezember 1996 angemeldeten und am 13. Februar 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetra- genen Wortmarke Nr. 396 565 44 "BANDIT" (Klagemarke), die Schutz bean- sprucht für Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Mo- torsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertra- gung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in 1 - 3 - Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhand- schuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Leder- taschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe. Der Kläger ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der 1998 ge- gründeten B. GmbH, der er eine ausschließliche Lizenz an der Kla- gemarke erteilt hat. Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, das Sicherheitsprodukte für den Motorsport der Simpson Performance Products Inc., früher firmierend un- ter Team Simpson Racing Inc. (im Folgenden nur: Simpson), vertreibt. Die Simp- son brachte Ende der 70er Jahre einen Schutzhelm mit besonders aggressiv wir- kender Gestaltung heraus, der unter der Bezeichnung Simpson "Bandit" vertrie- ben wurde. Der Helm wurde von vielen bekannten Rennfahrern getragen. Seit Mitte der 80er Jahre wurden Helme mit dieser Modellbezeichnung in Europa und auch in Deutschland vertrieben und beworben. Im Jahr 2001 nahm die Lizenznehmerin des Klägers die Simpson vor dem Landgericht München I wegen einer Verletzung der Klagemarke in Anspruch. Der Rechtsstreit wurde durch einen vor dem Oberlandesgericht München geschlos- senen Vergleich beendet, in dem sich die Simpson unter anderem verpflichtete, es zu unterlassen, die Kennzeichnung "BANDIT" für Schutzhelme zu benutzen. Die Beklagte bot im Sommer 2016 auf ihrer in englischer und schwedi- scher Sprache gestalteten Internetseite von der Simpson produzierte Motorrad- helme unter verschiedenen, das Wort "BANDIT" enthaltenen Bezeichnungen an. Bei dem für den Versand verwendeten Scroll-Down-Menü konnte auch ein Ver- sand nach Deutschland ausgewählt werden. Der Kläger hat - soweit noch von Bedeutung - in dem Angebot von Motor- radhelmen auf der Internetseite der Beklagten eine Verletzung der Klagemarke 2 3 4 5 6 - 4 - gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genom- men. Die Beklagte, die die Markenanmeldung des Klägers für bösgläubig hält, hat mit dem Kläger am 21. Juli 2017 zugestellten Schriftsatz Widerklage erhoben und - soweit noch von Bedeutung - beantragt, den Kläger zu verurteilen, in die Löschung der Klagemarke einzuwilligen. Die Beklagte hat außerdem aus den mit der Widerklage geltend gemach- ten Gründen am 30. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Klagemarke wegen einer bösgläubiger Markenanmeldung durch den Kläger zu löschen. Diesen Antrag hat das DPMA mit Beschluss vom 14. Feb- ruar 2019 zurückgewiesen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewie- sen. Auf die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsge- richt die Klage abgewiesen und den Kläger auf die Widerklage verurteilt, in die Löschung der Klagemarke einzuwilligen. II. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei zulässig, insbe- sondere sei die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben. Die Klage sei jedoch unbegründet, begründet sei dagegen die Widerklage. Die Beklagte habe ein mit der Klagemarke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt und zwar auch im Inland. Die Benutzung für die Helmmodelle der Simpson stelle eine markenmäßige Benutzung dar, weil die angesprochenen Verkehrskreise nicht nur in der Kennzeichnung "Simpson", 7 8 9 10 11 - 5 - sondern auch in der Modellbezeichnung "Bandit" einen Hinweis auf die betriebli- che Herkunft sähen. Den Ansprüchen des Klägers stehe jedoch die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke entgegen, weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmel- dung der Klagemarke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF) vorlägen. Die Simpson habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke an der Kennzeichnung "Bandit" einen wertvollen Besitzstand er- worben. Der Kläger habe die Klagemarke in der Absicht angemeldet, diesen wert- vollen Besitzstand zu stören und die Simpson von der weiteren Benutzung der Kennzeichnung auszuschließen. Hinzu komme, dass der Kläger beabsichtigt habe und diese Absicht auch umgesetzt habe, die Simpson dadurch zu behin- dern, dass er unter der Klagemarke Helme vertreibe, die in der Gestaltung den Helmen der "Bandit"-Serie nachempfunden seien und diese gezielt als "Street- fighter"-Helme bewerbe. Dies zeige, dass er mit der Anmeldung die Absicht ge- habt habe, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs zu benut- zen. Die Simpson habe die Helme der Bandit-Serie spätestens ab 1987 über die G. GmbH in Deutschland vertrieben und beworben. Auch wenn die Zahl der verkauften Helme gering gewesen sei, sei zu berücksichtigen, dass die Helme sich speziell an die "Streetfighter"-Motorradfahrer richteten, die nur eine kleine Gruppe ausmachten. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Simpson-Helme sehr hochpreisig seien. Belegt werde der wertvolle Besitzstand der Simpson durch den Artikel in der Zeitschrift "Motorrad" vom 9. Juni 2000, in dem der Simpson-Bandit als "der Streetfighter-Helm" schlechthin und als seit den 70er Jahren weitgehend unveränderter "Klassiker" bezeichnet werde. Dieser Ar- tikel datiere zwar nach der Anmeldung der Klagemarke. Den Ruf als Klassiker erwerbe ein Produkt indes nicht in kurzer Zeit. Dieser Besitzstand an der Modell- bezeichnung "Bandit" beziehe sich auch auf deren Benutzung als Zweitmarke. 12 - 6 - Dass der Kläger den wertvollen Besitzstand der Simpson gekannt habe, ergebe sich schon daraus, dass sein Unternehmen unter der Marke Helme verkaufe, die den Simpson-Bandit-Helmen nachempfunden seien. Soweit der Kläger darauf verweise, er habe ein Modell "Vega" zum Vorbild gehabt, stelle sich dieses eben- falls als dem "Klassiker" nachempfunden dar. Unter diesen Umständen komme einer daneben noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht keine maßgebli- che Bedeutung zu. Aus der erfolgreichen Erhebung der Einrede der Löschungsreife folge im Umkehrschluss der Erfolg der Widerklage. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers. Mit der Revision will er die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils erreichen. III. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt gemäß § 544 Abs. 9 ZPO zur Aufhebung des angefochtenen Ur- teils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Nichtzulas- sungsbeschwerde rügt mit Recht, das Berufungsgericht habe das Verfahrens- grundrecht des Klägers auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 GG in entscheidungserheblicher Weise verletzt. 1. Die Garantie rechtlichen Gehörs verpflichtet die Gerichte, die Ausfüh- rungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu zie- hen. Sie brauchen dabei zwar nicht jedes Vorbringen ausdrücklich zu beschei- den. Es müssen in den Gründen aber die wesentlichen Tatsachen- und Rechts- ausführungen verarbeitet werden. Wenn ein bestimmter Vortrag einer Partei den Kern des Parteivorbringens darstellt und für den Prozessausgang von entschei- 13 14 15 16 - 7 - dender Bedeutung ist, besteht für das Gericht eine Pflicht, die vorgebrachten Ar- gumente zu erwägen. Ein Schweigen lässt hier den Schluss zu, dass der Vortrag der Prozesspartei nicht oder zumindest nicht hinreichend beachtet wurde (vgl. BVerfG, NJW-RR 2018, 694 Rn. 18 mwN). 2. Nach diesen Maßstäben liegt eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG vor. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage der bösgläubigen An- meldung der Klagemarke lassen nur den Schluss zu, dass es Vortrag des Klägers übergangen hat. a) Der Kläger hat vorgetragen, es könne nicht davon ausgegangen wer- den, dass die Simpson, die nach dem Vortrag der Beklagten eine Marktführer- schaft im Bereich hochwertiger Sicherheitsausrüstung im Renn- und vor allem auch im Motorradsport innehabe, durch einen angeblich im Jahr 1987 erfolgten Marktzutritt in Deutschland einen bedeutenden Besitzstand begründet habe. Die- ser habe lediglich zu geringen, nicht näher spezifizierten Absatzzahlen geführt. Im Gegenteil zeige der von der Beklagten angeführte Vertrieb, dass es eine nen- nenswerte Nachfrage nach Produkten dieses Unternehmens nicht gegeben habe. So habe es auch das Oberlandesgericht München in dem zwischen der Lizenznehmerin des Klägers und der Simpson über die Rechte an dem Zeichen "Bandit" geführten Rechtsstreit gesehen. Wie sich aus dem an die Parteien des dortigen Rechtsstreits gerichteten Hinweis des Oberlandesgerichts München vom 25. Oktober 2001 ergebe, habe dieses es als problematisch angesehen, angesichts der geringen Umsätze der Simpson von einem wertvollen Besitzstand auszugehen. Diesen Hinweis habe die Simpson zum Anlass genommen, einen Vergleich abzuschließen, in dem sie sich verpflichtet habe, in die Löschung ihrer deutschen Wortmarke "BANDIT SX" einzuwilligen und die Bezeichnungen "BAN- DIT SX" und/oder "BANDIT" nicht mehr für Motorradzubehör und -bekleidung - insbesondere Sturzhelme - zu verwenden. 17 18 - 8 - Diese Sichtweise des Oberlandesgerichts München stehe im Einklang mit der Beurteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, das mit Beschluss vom 14. Februar 2019 den Löschungsantrag der Beklagten zurückgewiesen und an- genommen habe, die eingereichten Unterlagen belegten keine hinreichende Ver- kehrsgeltung, die einen wertvollen Besitzstand begründen könnten. Der Kläger hat weiter vorgetragen, dem Modell der Simpson vergleichbare Gestaltungen von Motorradhelmen seien bereits Anfang der 1980er Jahre ver- breitet gewesen. Zuerst seien ähnlich aussehende Helme von der S. GmbH unter der Bezeichnung "Craft" vertrieben worden, deren Design für diese ihrer Angabe zufolge im Jahr 1984 geschützt worden sei. Etwa zur selben Zeit habe die Firma D. das ebenfalls dem Helm der Simpson in wesentlichen Punkten entsprechende Modell "Alien" auf den Markt gebracht. Ein weiterer Her- steller, mit dem der Kläger später zusammengearbeitet habe, habe spätestens seit dem Jahr 1987 den ebenfalls mit einer markanten Kinnpartie und auffälligen Lufteinlässen versehenen Helm "Vega" verkauft. Wegbereiter des Designs sei offensichtlich die Gesichtsmaske der Filmfigur "Darth Vader" aus dem Film "Star Wars" gewesen. Der Helm der Simpson habe eine ursprünglich etwa vorhandene wettbewerbliche Eigenart in kurzer Zeit aufgrund ähnlicher Gestaltungen jeden- falls im Zeitpunkt der Markenanmeldung durch den Kläger verloren gehabt. In- dem die Simpson keine nennenswerten Bemühungen habe erkennen lassen, ih- ren angeblichen Besitzstand rechtzeitig marken- und geschmacksmusterrecht- lich zu schützen oder auch nur ihr Produkt ernsthaft zu vermarkten, habe sie den Helm letztlich zum "Allgemeingut" werden lassen. b) In den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils findet eine Ausei- nandersetzung mit diesem Vortrag des Klägers entweder überhaupt nicht oder nur unvollständig statt. Soweit das Berufungsgericht den Vortrag des Klägers zur 19 20 21 - 9 - Kenntnis genommen hat, ein Modell "Vega" sei Vorbild der von seinem Unter- nehmen vertriebenen Motorradhelme gewesen, hat es gemeint, dieses sei eben- falls dem "Klassiker" nachempfunden. Es hat jedoch den weiteren Vortrag des Klägers nicht berücksichtigt, wonach Mitte der 80er Jahre eine Mehrzahl von Hel- men in vergleichbarer Gestaltung auf dem Markt verfügbar gewesen seien, ohne dass die Simpson hiergegen vorgegangen sei. c) Der unberücksichtigt gebliebene Vortrag des Klägers ist sowohl für die Klage als auch für die Widerklage entscheidungserheblich. aa) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann nach der Recht- sprechung des Senats im Wege der Einrede entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG aF (§ 4 Nr. 4 UWG nF) erscheinen lassen. Das ist der Fall, wenn die Klagemarke bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF) angemeldet worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 57 - Goldbären, mwN). Gestützt auf diese Vorschriften kann außerdem der wegen einer Markenverlet- zung in Anspruch genommene Beklagte Widerklage mit dem Ziel erheben, die Löschung der Klagemarke wegen ihrer bösgläubigen Anmeldung zu erreichen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn. 20 f. = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urteil vom 8. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 20 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke). Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es al- lerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe 22 23 24 - 10 - oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADE- MIKS, mwN). Eine böswillige Markenanmeldung kommt dagegen in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hin- zukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichen- den sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Stö- rung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Marken- rechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwir- kung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 - I ZB 69/14, GRUR 2016, 388 Rn. 17 = WRP 2016, 480 - GLÜCKSPILZ, mwN). Der Begriff der Bösgläubigkeit ist umfassend unter Be- rücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen (BGHZ 207, 71 Rn. 58 - Goldbären). Für die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (BGH, GRUR 2016, 388 Rn. 13 - GLÜCKSPILZ). Dass der Zeitpunkt der Markenanmeldung für die Beur- teilung der Böswilligkeit maßgeblich ist, schließt eine Berücksichtigung des Ver- haltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus die- 25 26 - 11 - sem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeit- punkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ). bb) Hätte das Berufungsgericht den Vortrag des Klägers in vollem Umfang zur Kenntnis genommen, ist nicht ausgeschlossen, dass es unter Berücksichti- gung der vorstehenden Grundsätze zu dem Ergebnis gelangt wäre, dass die Simpson an der Bezeichnung "Bandit" im Zeitpunkt der Anmeldung der Klage- marke keinen schutzwürdigen Besitzstand (mehr) innehatte. Dem Berufungsge- richt hätten sich jedenfalls aufgrund des von ihm nicht berücksichtigten klägeri- schen Vortrags Zweifel an dem von ihm gefundenen Ergebnis aufdrängen müs- sen. 27 - 12 - Im Streitfall kann außerdem nicht unberücksichtigt bleiben, dass dasjenige Unternehmen, auf dessen angeblichen schutzwürdigen Besitzstand sich die Be- klagte zur Begründung des Vorwurfs einer bösgläubigen Anmeldung des Zei- chens "BANDIT" als Marke beruft, sich in einem gerichtlichen Vergleich gegen- über der Lizenznehmerin des Klägers verpflichtet hat, das Zeichen "BANDIT" in Deutschland nicht mehr zu verwenden, und sein Einverständnis mit der Löschung einer von ihm angemeldeten deutschen Marke "BANDIT SX" erklärt hat. Koch Löffler Schwonke Feddersen Schmaltz Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.02.2019 - 38 O 131/16 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.08.2020 - I-20 U 26/19 - 28 ECLI:DE:BGH:2021:300821BIZR149.20.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 149/20 vom 30. August 2021 in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. August 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz beschlossen: Der Beschluss vom 27. Mai 2021 wird wegen offenbarer Unrichtig- keit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt: In Rn. 26 muss es im ersten Satz "BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 12 f." statt "BGH, GRUR 2016, 388 Rn. 13" heißen. Koch Löffler Schwonke Feddersen Schmaltz Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.02.2019 - 38 O 131/16 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.08.2020 - I-20 U 26/19 -