X ZR 39/20

ECLI:DE:BGH:2022:080322UXZR39.20.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 39/20 Verkündet am: 8. März 2022 Schönthal Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Grabinski, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx und den Richter Dr. Rensen für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist im Patentregister als Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 649 843 (Streit- patents) eingetragen, das am 20. Oktober 2005 unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität vom 22. Oktober 2004 angemeldet worden ist und einen Laser zur Photoablation mit regulierbarer Puls-Emissionsfrequenz betrifft. Patentanspruch 1, auf den sieben weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: A photoablative laser comprising: an ablation profile memory device (5), adapted to store sets of coordinates defining a target volume (VTAR) for removal in the form of a number of layers (L1, L2, …, LN) of predetermined thickness and respective areas (A1, A2, …, AN); a laser pulse emission apparatus (2) adapted to send laser pulses (P) with a mean release frequency (RDK) to the target volume (VTAR) to remove said layers; and a control device (4; 104; 204) associated with the laser pulse emission appa- ratus (2) adapted to control the mean release frequency (RDK) of the laser pulses as a function of the respective areas (A1, A2, …, AN) of the layers (L1, L2, …, LN), so that, when removing each layer, the target volume (VTAR) re- ceives a number (NR) of laser pulses (P) per unit of time and per unit of area below a predetermined threshold (NT); characterized in that the number (NR) of pulses per unit of time and per unit of area is equal for all the layers (L1, L2, …, LN). Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents an- strebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel mit ihren erstinstanzlichen Anträgen entgegen. 1 2 3 - 4 - Im Laufe des Berufungsverfahrens ist die L. S.r.l. dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten und hat vorgetragen, die Beklagte habe das Streitpatent auf sie übertragen. In der mündlichen Verhand- lung hat sie ihre Beitrittserklärung zurückgenommen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft einen Laser zur Photoablation mit regulier- barer Puls-Emissionsfrequenz. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Laser zur Photoablation in der refraktiven Chirurgie zur Umformung der Hornhaut einge- setzt, um eine Fehlsichtigkeit zu korrigieren. Dabei würden aufeinanderfolgende, in ihrer Fläche variierende Schichten der Hornhaut nach einem vorher festgelegten Ablationsprofil entfernt. Normaler- weise würden zuerst die Schichten mit kleiner Fläche und anschließend die Schichten mit großer Fläche behandelt. Durch die Wechselwirkung zwischen den auf die Hornhaut auftreffenden Laserbrennflecken und den Gasen, die sich durch die Verdampfung des Hornhautgewebes in zuvor behandelten Bereichen bilde- ten, könne es zu einer ungleichmäßigen Ablationsdicke kommen. Um dies und Schädigungen durch Überhitzung zu vermeiden, würden die Pulse üblicherweise so emittiert, dass sie in zufälliger statt in systematischer Folge auf die zu entfer- nende Schicht aufträfen (Abs. 2). Dieses Verfahren sei nur bei der Behandlung großflächiger Schichten ef- fektiv. Bei der Entfernung kleinflächiger Hornhautgewebeschichten komme es hingegen auch bei einer zufälligen Verteilung der Laserpulse immer noch zu einer beträchtlichen Energieakkumulation (Abs. 3). 4 5 6 7 8 9 - 5 - 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Laser zur Photoablation zur Verfügung zu stellen, mit dem eine möglichst gleichmäßige Ablationsdicke erreicht und Schädigungen durch Über- hitzung des Hornhautgewebes vermieden werden können. 3. Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent einen Laser zur Photoablation vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. A photoablative laser comprising: Der Laser zur Photoablation um- fasst: 2. an ablation profile memory de- vice (5), eine Ablationsprofilspeichervorrich- tung (5), 2.1 adapted to store sets of coordi- nates defining a target volume (VTAR) for removal in the form of a number of layers (L1, L2, ..., LN) of predetermined thickness and re- spective areas (A1, A2, ..., AN); die dazu eingerichtet ist, Sätze von Koordinaten zu speichern, die ein in der Gestalt einer Anzahl von Schich- ten (L1, L2, …, LN) von vorbestimm- ter Dicke und zugehörigen Flächen (A1, A2, …, AN) zu entfernendes Ziel- volumen (VTAR) definieren; 3. a laser pulse emission apparatus (2) eine Laserpulsemissionsanordnung (2), 3.1 adapted to send laser pulses (P) with a mean release frequency (RDK) to the target volume (VTAR) to remove said layers; and die dazu eingerichtet ist, Laserpulse (P) mit einer mittleren Wiederho- lungsfrequenz (RDK) in das Zielvolu- men (VTAR) zum Entfernen der Schichten auszusenden; sowie 4. a control device (4; 104; 204) as- sociated with the laser pulse emission apparatus (2) eine Steuervorrichtung (4; 104; 204), die mit der Laserpulsemissionsan- ordnung (2) zusammenwirkt und 10 11 12 12 - 6 - 4.1 adapted to control the mean re- lease frequency (RDK) of the laser pulses as a function of the re- spective areas (A1, A2, …, AN) of the layers (L1, L2, …, LN), so that, when removing each layer, the target volume (VTAR) receives a number (NR) of laser pulses (P) per unit of time and per unit of area below a predetermined threshold (NT), dazu eingerichtet ist, die mittlere Wiederholungsfrequenz (RDK) der Laserpulse als eine Funktion der je- weiligen Flächen (A1, A2, …, AN) der Schichten (L1, L2, …, LN) zu steuern, so dass beim Entfernen jeder Schicht das Zielvolumen (VTAR) eine Anzahl (NR) von Laserpulsen (P) pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit unterhalb einer vorbestimmten Schwelle (NT) erhält, 4.2 where the number (NR) of pulses per unit of time and per unit of area is equal for all the layers (L1, L2, …, LN). wobei die Anzahl (NR) an Pulsen pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit für alle Schichten (L1, L2, …, LN) gleich ist. 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung. a) Wegen des Aufbaus der in Merkmal 3 vorgesehenen Anordnung zur Emission von Laserpulsen verweist das Streitpatent auf den Stand der Tech- nik. Als geeignet werden in der Beschreibung beispielsweise Excimer- und Fest- körperlaser genannt (Abs. 11). b) Das gemäß Merkmalsgruppe 2 in Form von gespeicherten Koordi- natensätzen festgelegte Zielvolumen (VTAR) wird gemäß Merkmal 2.1 über zwei Größen definiert, nämlich über die Dicke und die Fläche (A1, A2, …, AN) von ein- zelnen Schichten (L1, L2, …, LN). Ein Beispiel für eine solche Einteilung ist in den nachfolgend wiedergege- benen Figuren 3 und 4 im Querschnitt und in einer Draufsicht schematisch dar- gestellt. 13 14 15 16 - 7 - aa) Schichten sind einzelne Bereiche der Hornhaut, die bezogen auf das zugrunde gelegte Koordinatensystem in einem bestimmten Höhenbereich angeordnet sind. In dem oben dargestellten Ausführungsbeispiel bestehen die Schichten aus im Wesentlichen konzentrisch angeordneten Bereichen mit kreisförmiger Grundfläche, die im Laufe der Behandlung von oben beginnend nacheinander abgetragen werden. 17 18 - 8 - Nach der Beschreibung des Streitpatents kann eine Schicht bei einer be- sonders ungleichmäßigen Oberfläche der Hornhaut auch aus mehreren Zonen (regions) bestehen, die nicht miteinander verbunden sind. Andererseits können verschiedene Teilbereiche (portions) derselben physischen Hornhautschicht in den gespeicherten Koordinaten zwei unterschiedlichen Schichten zugeordnet sein, weil sie in unterschiedlichen Stadien der Behandlung abgetragen werden (Abs. 15). bb) Die Dicke der Schichten ist gemäß Merkmal 2.1 vorbestimmt. Die zugehörige Fläche ergibt sich aus den Eigenschaften der zu behandelnden Horn- haut. (1) Patentanspruch 1 enthält keine Festlegungen dazu, in welcher Weise die Dicke der Schicht vorbestimmt ist. Ihm kann insbesondere nicht ent- nommen werden, dass alle Schichten von gleicher Dicke sein müssten. Entgegen der Auffassung der Beklagten ergeben sich weitergehende An- forderungen nicht aus dem Umstand, dass in Merkmal 2.1 die Dicke im Singular (thickness) angeführt wird, die Flächen hingegen in der Pluralform (areas). Grammatikalisch ist aus der Verwendung des Singulars allenfalls abzulei- ten, dass jede der Flächen jeweils nur eine Dicke aufweist. Diese muss aber nicht zwingend für jede Fläche gleich sein. (2) Aus der Beschreibung lassen sich keine weiteren Festlegungen ab- leiten. In der Beschreibung wird es als vorzugswürdig bezeichnet, wenn alle Schichten eine gleichmäßige Dicke haben (Abs. 15). Diese Ausführungen betref- fen nur eine bevorzugte Ausführungsform und vermögen deshalb gerade nicht die Schlussfolgerung zu stützen, dass die genannte Ausgestaltung zwingend ist. Dies gilt auch dann, wenn sich die Ausführungen, wie die Beklagte geltend macht, nicht auf die Dicke der einzelnen Schichten beziehen, sondern nur auf die 19 20 21 22 23 24 25 - 9 - Gleichmäßigkeit der Dicke innerhalb einer einzelnen Schicht. Wenn dieses Ver- ständnis zuträfe, ergäben sich aus den Ausführungen erst recht keine zwingen- den Vorgaben zum Verhältnis zwischen der Dicke der einzelnen Schichten. In der Beschreibung des Streitpatents wird ferner ausgeführt, die her- kömmlichen Verfahrensweisen führten zu einer ungleichmäßigen Ablationsdicke (Abs. 2 f.) und der vorgeschlagene Laser solle diesen Nachteil überwinden (Abs. 6). Diese Ausführungen betreffen in erster Linie die Gleichmäßigkeit der Ablationsdicke innerhalb einer einzelnen Schicht. Aus ihnen kann deshalb eben- falls kein zwingendes Erfordernis für das Verhältnis zwischen der Dicke der ein- zelnen Schichten abgeleitet werden. Das vom Streitpatent angestrebte Ziel mag leichter zu erreichen sein, wenn alle abzutragenden Schichten dieselbe Dicke aufweisen. Dass dies zwingend erforderlich wäre, ergibt sich aus den genannten Stellen aber nicht. (3) Aus der Darstellung in Figur 3 des Streitpatents kann ebenfalls nicht abgeleitet werden, dass sämtliche Schichten von gleicher Dicke sein müssen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die zeichnerische Darstellung eher auf eine gleichmäßige oder eher auf eine unterschiedliche Schichtdicke hindeu- tet. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats offenbaren schematische Darstellungen, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden sind, regelmä- ßig nur das Prinzip der beanspruchten Vorrichtung, nicht aber exakte Abmessun- gen (BGH, Beschluss vom 16. Oktober 2012 - X ZB 10/11, GRUR 2012, 1242 Rn. 9 - Steckverbindung). Ein weitergehender Offenbarungsgehalt lässt sich Fi- gur 3 des Streitpatents nicht entnehmen. c) Besondere Bedeutung kommt den Merkmalen 4.1 und 4.2 zu. 26 27 28 29 30 - 10 - aa) Das in Merkmal 4.1 definierte Verhältnis zwischen der mittleren Wiederholfrequenz (RDK) und der Fläche der jeweiligen Schicht dient dem Zweck, die Menge an Energie, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf eine be- stimmte Fläche trifft, unterhalb einer vorbestimmten Schwelle (NT) zu halten. Da- mit sollen eine zu große Energieakkumulation und eine daraus resultierende Überhitzung bei der Behandlung kleiner Flächen vermieden werden (Abs. 27). bb) Die zusätzliche Vorgabe aus Merkmal 4.2, wonach die Anzahl (NR) an Pulsen pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit für alle Schichten gleich sein muss, ermöglicht nach der Beschreibung eine maximal gleichmäßige Ablations- dicke (Abs. 27 a.E.). cc) Um diese beiden Merkmale zu verwirklichen, muss die Wiederhol- frequenz umso kleiner sein, je kleiner die Zeit ist, die benötigt wird, um die jewei- lige Schicht abzuarbeiten bzw. je kleiner die Fläche der jeweiligen Schicht ist. Die Beschreibung des Streitpatents stellt diese Anforderung durch fol- gende Formel (1) dar: RDK = RG * TDK / TREF = RG * AK / AREF Hierbei ist AREF eine definierte Referenzfläche, die größer ist als alle Ein- zelflächen (A1, A2, …, AN). TREF ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Schicht mit dieser Fläche zu bearbeiten. RG ist die Erzeugungsfrequenz des Lasers, also die maximal mögliche Pulsrate (Abs. 18-20). dd) Unter der mittleren Wiederholungsfrequenz (RDK) ist nach der Be- schreibung des Streitpatents die mittlere Frequenz der erzeugten Laserpulse zu verstehen, die durch die Ausrichtvorrichtung (10) in das Zielvolumen (VTAR) ge- richtet werden, um eine generische Schicht (LK) zu entfernen. Diese Frequenz ist kleiner oder höchstens gleich der Erzeugungsfrequenz (RG), weil das Zielvolumen (VTAR) in der Zeitspanne zwischen dem Beginn der 31 32 33 34 35 36 37 - 11 - Ablation der Schicht (LK) und dem Beginn der Ablation der nächsten Schicht nicht zwingend von allen erzeugten Pulsen erreicht wird (Abs. 16). ee) Entgegen der Auffassung der Berufung gibt Patentanspruch 1 nicht vor, dass alle Schichten eine gleich große Fläche aufweisen. Wie bereits oben dargelegt wurde, legen die Merkmale 4.1 und 4.2 ledig- lich fest, dass die Anzahl der Laserpulse, die innerhalb eines bestimmten Zeit- raums auf die Fläche einer Schicht auftreffen, für alle Schichten gleich ist. Diese Vorgabe kann auch für Schichten mit unterschiedlich großer Fläche eingehalten werden, nämlich durch die in Merkmal 4.1 vorgesehene Anpassung der mittleren Wiederholungsfrequenz. Dies schließt nicht zwingend aus, dass sich Behandlungsszenarien erge- ben, bei denen alle Schichten dieselbe Fläche aufweisen oder bei denen das gesamte Zielvolumen (VTAR) nur aus einer einzigen Schicht besteht. Eine Vor- richtung nach Patentanspruch 1 muss aber so ausgebildet sein, dass die Vorga- ben aus Merkmalsgruppe 4 auch beim Abtragen mehrerer Schichten mit unter- schiedlicher Fläche eingehalten werden. ff) Die in Merkmal 4 vorgesehene Steuervorrichtung (4) zur Einstel- lung der mittleren Wiederholfrequenz kann in unterschiedlicher Weise ausgestal- tet sein. Bei dem ersten in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel steuert die Steuervorrichtung (4) die aus zwei Spiegeln bestehende Ausrichtvor- richtung (10) so, dass die mit einer festen Frequenz erzeugten Laserpulse alter- nierend in das Zielvolumen (VTAR) und auf einen Bereich außerhalb des Zielvolu- mens, vorzugsweise auf ein internes Ziel (11) ausgerichtet werden (Abs. 17). Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel können Laserpulse mit einer variablen Frequenz erzeugt werden und die Steuervorrichtung (104) steuert die 38 39 40 41 42 43 - 12 - Erzeugungsfrequenz (RG) so, dass sie der angestrebten mittleren Wiederho- lungsfrequenz (RDK) entspricht (Abs. 29). gg) Bei einem dritten Ausführungsbeispiel steuert die Steuervorrichtung (204) die Aktivierungszeit einer entlang des Weges der Laserpulse angeordneten Blende (205) (Abs. 30). d) Wie die gemäß Merkmal 2.1 gespeicherten Koordinaten zur Defini- tion der Schichten ausgestaltet werden, ist in Patentanspruch 1 nicht im Einzel- nen vorgegeben. aa) Bei dem in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel wird ein kartesisches Koordinatensystem verwendet, dessen Z-Achse mit der op- tischen Achse des Auges zusammenfällt (Abs. 15). Eine solche Ausführung fordert der Patentanspruch nicht. bb) Aus Merkmal 2.1 ergibt sich allerdings die Vorgabe, dass es anhand der gespeicherten Koordinatensätze möglich sein muss, die Zugehörigkeit eines Behandlungspunktes zu einer bestimmten Schicht zu bestimmen, damit sicher- gestellt werden kann, dass die mittlere Wiederholungsfrequenz für jede Schicht den in Merkmalsgruppe 4 definierten Anforderungen entspricht. Zwar bliebt dem Fachmann überlassen, auf welche Weise dieses Ziel er- reicht wird. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist eine Zuordnung der ein- zelnen Punkte zu jeweils einer bestimmten Schicht in den Koordinaten aber nicht entbehrlich. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, muss die mittlere Wiederhol- frequenz nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 an die Fläche der einzelnen Schichten angepasst werden. Diese Vorgabe kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch eingehalten werden, dass stets dieselbe mittlere Wiederholfre- quenz eingesetzt wird. Wie oben dargelegt wurde, können die Flächen der ein- zelnen Schichten unterschiedlich groß sein. Deshalb muss es möglich sein, die 44 45 46 47 48 49 50 - 13 - Wiederholfrequenz je nach Schicht zu verändern, und zwar so, dass die Anzahl der Pulse pro Zeit- und Flächeneinheit für alle Schichten gleich ist. Hierzu müs- sen die Koordinaten nach Merkmal 2.1 Angaben enthalten, aus denen die Größe der einzelnen Schichten abgeleitet werden kann. Ob die Zielvorgabe aus den Merkmalen 4.1 und 4.2 auch auf andere Weise erreicht werden kann, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Aus Merkmal 2.1 ergibt sich jedenfalls, dass dieses Ziel nach dem Streitpatent durch das Speichern von Koordinatensätzen erreicht wird, aus denen sich Dicke und Fläche der einzelnen Schichten ableiten lassen. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Erfindung sei so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Mit der Gleichung (1) werde eine Möglichkeit beschrieben, wie die Steuereinrichtung einzurichten sei, damit die mittlere Wiederholungsfre- quenz entsprechend den Merkmalen 4.1 und 4.2 auch für ungleich große Schich- ten den jeweils abzutragenden Flächen angepasst werde. Das Ausführungsbei- spiel nach Figur 5 des Streitpatents stehe nicht in Widerspruch zu den Merkma- len 4.1 und 4.2. Aufgrund der bei dieser Ausführungsform bestehenden Möglich- keit, die Laserpulserzeugungsvorrichtung direkt zu steuern, könnten die Laser- pulse mit einer variablen Frequenz erzeugt und über eine Ausrichtvorrichtung di- rekt auf die abzutragende Schicht gerichtet werden, so dass bei großflächigen Schichten mit einer entsprechend hohen Erzeugungsfrequenz und bei kleinflä- chigen Schichten mit einer entsprechend niedrigeren Erzeugungsfrequenz eine für alle Schichten konstante Zahl von Laserpulsen pro Zeit- und Flächeneinheit erreicht werden könne. Anders als die Klägerin meine, sei auch nicht unklar, wie mit zufällig innerhalb einer Schicht angeordneten Abtragungsmustern die mittlere Frequenz gesteuert werden solle. Die Laserpulse würden mittels einer Ausricht- vorrichtung auf die abzutragende Schicht gelenkt. Ihre räumliche Verteilung und 51 52 53 - 14 - ein gegebenenfalls sich daraus ergebendes Abtragungsmuster hingen damit nicht von der Frequenz ab, mit der sie ausgesendet würden. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen. Die chinesische Patentanmel- dung 1528246 (K4/D1), die internationale Patentanmeldung 99/38443 (K5/D2), die US-amerikanische Patentschrift 5 993 441 (K6/D3) und die internationale Pa- tentanmeldung 03/101326 (K7/D4) offenbarten zwar Laser zur Photoablation von Hornhautgewebe, die jeweils eine Speichervorrichtung im Sinne der Merkmals- gruppe 2, eine Emissionsanordnung im Sinne der Merkmalsgruppe 3 und eine damit zusammenwirkende Steuervorrichtung im Sinne von Merkmal 4 aufwiesen. Keine dieser Entgegenhaltungen offenbare indessen eine Steuervorrichtung, die, wie nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 vorgesehen, dazu eingerichtet sei, die mitt- lere Wiederholungsfrequenz der Laserpulse als eine Funktion der jeweiligen Be- reiche (Flächen) der Schichten so zu steuern, dass die Anzahl an Pulsen pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit für alle Schichten gleich sei. Eine den Merk- malen 4.1 und 4.2 entsprechende Einrichtung der Steuervorrichtung werde dem Fachmann durch die im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen oder sein Fachwissen auch nicht nahegelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Zu Recht hat das Patentgericht die Erfindung als ausführbar offen- bart angesehen. Entgegen der Auffassung der Berufung ist in diesem Zusammenhang unerheblich, ob alle in der Beschreibung aufgeführten technischen Wirkungen erreicht werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre nicht mit der Er- 54 55 56 57 58 - 15 - reichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die dieser Lehre in der Be- schreibung zugeschrieben werden. Ausreichend ist grundsätzlich, dass der Fachmann aufgrund der Angaben in der Patentschrift mit Hilfe seines Fachwis- sens in der Lage ist, den in einem Erzeugnisanspruch beschriebenen Gegen- stand herzustellen bzw. die in einem Verfahrensanspruch bezeichneten Verfah- rensschritte auszuführen (BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13, GRUR 2015, 472 Rn. 36 - Stabilisierung der Wasserqualität). Wie das Patentgericht im Einzelnen zutreffend dargelegt hat, ist diese Voraussetzung im Streitfall schon deshalb erfüllt, weil die Beschreibung anhand von drei Ausführungsbeispielen erläutert, wie die mittlere Wiederholfrequenz so gesteuert werden kann, dass sie den Anforderungen aus den Merkmalen 4.1 und 4.2 genügt. Dass die Vorgabe eines Durchschnittswerts die Möglichkeit von Schwan- kungen und daraus resultierenden Ungleichmäßigkeiten offenlässt, könnte allen- falls dann zu einer abweichenden Beurteilung führen, wenn sich aus dem Fach- wissen keine Hinweise dazu ergäben, wie diese Schwankungen innerhalb eines für praktische Zwecke brauchbaren Rahmens gehalten werden können. Anhalts- punkte für solche Schwierigkeiten sind weder geltend gemacht noch sonst er- sichtlich. Die Erreichung eines Idealwerts und die Vermeidung jeglicher Überhit- zung sind nach Patentanspruch 1 nicht erforderlich. 2. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen- stand von Patentanspruch 1 neu ist. a) In der chinesischen Patentanmeldung 1528246 (K4/D1; deutsche Übersetzung in K4a) sind die Merkmale von Patentanspruch 1 nicht vollständig offenbart. aa) K4 befasst sich mit der Laser-Ablation von Hornhautgewebe mit einem möglichst hohen Glättungsgrad. 59 60 61 62 63 - 16 - Zur Lösung schlägt K4 vor, die Laserpulse so zu applizieren, dass zwi- schen den auf der Hornhaut auftreffenden Laserbrennflecken keine Interferenzen auftreten (K4a Beschreibung S. 6). Das hierzu vorgeschlagene Verfahren besteht aus zwei Stufen. (1) In der ersten Stufe wird das Ablationsprofil festgelegt. Hierfür wird ausgehend von dem Hautvolumen, das mit einem einzelnen Laserpuls entfernt werden kann, die Gesamtzahl der Pulse errechnet, die für das insgesamt zu entfernende Volumen benötigt werden. Ferner werden die Koordi- naten der Ablationspunkte bestimmt und gespeichert, d.h. derjenigen Stellen, auf die der Laserpuls appliziert werden soll. In Abhängigkeit von Form und Größe der Laserpuls-Lichtflecken, der Ablationstiefe eines Pulses und der Energiedichte des Lasers wird das Volumen des zu entfernenden Gewebes in Schichten unter- teilt. In den einzelnen Schichten werden die Abstände zwischen zwei Punkten, an denen ein Laserpuls appliziert werden soll, in X- und Y-Richtung festgelegt. Dies kann auf der Grundlage von theoretischen Berechnungen und von Versu- chen erfolgen (K4a Beschreibung S. 3 und 5). Die Anordnung der Ablationspunkte auf einer Schicht, an die ein Laserpuls emittiert werden soll, ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 schema- tisch dargestellt. 64 65 66 67 68 69 - 17 - Im Verhältnis der einzelnen Schichten zueinander werden die Punkte, an denen ein Laserpuls appliziert werden soll, in X-und Y-Richtung gegeneinander versetzt angeordnet. Dadurch soll vermieden werden, dass das Gewebe in jeder Schicht an derselben Stelle abgetragen wird und so große Unebenheiten entste- hen, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 schematisch gezeigt ist. Die von Schicht zu Schicht versetzte Anordnung führt demgegenüber nur zu kleineren Unebenheiten, wie sie schematisch in der nachfolgend wiedergegebe- nen Figur 7 dargestellt sind. 70 - 18 - (2) In der zweiten Stufe des Verfahrens wird die Hornhaut abgetragen, indem Laserpulse erzeugt und auf der Grundlage der abgespeicherten Positions- daten auf die einzelnen Ablationspunkte gerichtet werden. Um zu vermeiden, dass zwischen den auf die Hornhaut auftreffenden Laserbrennflecken Interferenzen auftreten, wird das Punkteraster des Ablations- profils nicht Punkt für Punkt abgearbeitet. Vielmehr werden die Laserpulse so auf die Ablationspunkte verteilt, dass sich die Laserbrennflecken nicht überlappen. Dies kann nach dem Zufallsprinzip erfolgen, sofern gewährleistet ist, dass kein Punkt zweimal ausgewählt wird und der Abstand zwischen zwei unmittelbar hin- tereinander angesteuerten Punkten so groß ist, dass es nicht zu einer Überlap- pung der Laserbrennflecken kommt. Alternativ kann von vorneherein eine be- stimmte Punktzahl als Abstand vorgesehen werden. In beiden Fällen werden die Laserpulse so lange emittiert, bis alle in der ersten Stufe des Verfahrens errech- neten Ablationspunkte abgearbeitet sind (K4a Beschreibung S. 5 f.). bb) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, Merkmal 1, die Merkmalsgruppen 2 und 3 sowie Merkmal 4 offenbart. cc) Nicht offenbart sind die Merkmale 4.1 und 4.2. 71 72 73 74 - 19 - (1) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, enthält K4 abge- sehen von der allgemeinen Angabe, der Laserstrahl taste das Gewebe mit einer Frequenz von 5 bis 500 ausgesendeten Pulsen pro Sekunde ab (K4a Beschrei- bung S. 1), keine näheren Ausführungen zur Pulsfrequenz. Insbesondere finden sich keine Hinweise darauf, die Pulsfrequenz zur Vermeidung von Interferenzen zu variieren. Die Emissionsfrequenz des Lasers wird zwar zusammen mit der Abkühl- zeit als Parameter benannt, der für die Auswahl der nacheinander abzutastenden Punkte maßgeblich sei (K4a Beschreibung S. 6 unter (3)). Daraus ergeben sich aber keine Hinweise darauf, gegebenenfalls die Frequenz anzupassen. Als Mittel zur Vermeidung von Interferenzen wird vielmehr auch in diesem Zusammenhang nur eine geeignete Auswahl der nacheinander abzutastenden Punkte angeführt. (2) Entgegen der Auffassung der Berufung ergeben sich aus ergänzen- den Überlegungen zur möglichen Größe der einzelnen Schichten und zu den er- forderlichen Wartezeiten keine weitergehenden Hinweise. Das in K4 vorgeschlagene Verfahren setzt bei einer aufeinanderfolgenden Bearbeitung der einzelnen Schichten allerdings voraus, dass jede Schicht so viele Punkte aufweist, dass mindestens die zur Abkühlung erforderliche Warte- zeit verstrichen ist, bevor der Laserstrahl wieder in die Nähe eines bereits abge- tasteten Punkts gelangt. K4 spricht diesen Gesichtspunkt aber nicht an und lässt auch nicht erkennen, was geschehen soll, wenn diese Bedingung nicht eingehal- ten ist. Angesichts dessen ist der Entgegenhaltung nicht unmittelbar und eindeu- tig zu entnehmen, dass in solchen Fällen die Emissionsfrequenz reduziert wird, um die Einhaltung der erforderlichen Wartezeiten zu gewährleisten. Erst recht nicht ist K4 zu entnehmen, dass die Frequenz gegebenenfalls so angepasst wer- den soll, dass die Anzahl der Pulse pro Zeit- und Flächeneinheit stets gleich ist. b) Zutreffend ist das Patentgericht zum Ergebnis gelangt, dass die internationale Patentanmeldung 99/38443 (K5/D2) ebenfalls nicht sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 offenbart. 75 76 77 78 79 - 20 - aa) K5 offenbart ein Verfahren zum Abtragen von Hautgewebe, bei dem das Gewebe mittels eines Laserstrahls mit hoher Wiederholungsfrequenz abge- tastet wird. K5 geht von im Stand der Technik bekannten Abtast-Lasersystemen aus, bei denen ein Steuergerät die Position der Spiegel steuere, um den Lichtfleck des Laserstrahls zu jedem der Ablationspunkte in dem vor dem Eingriff festge- legten Scanmuster zu bewegen. Dabei müsse die Wiederholungsrate der Laser- pulse an die Abtastgeschwindigkeit der rotierenden Spiegel angepasst werden, damit Gewebe nur an den vorher festgelegten Ablationspunkten abgetragen werde, nicht aber in Zeiträumen, in denen der Lichtfleck des Lasers von einem Ablationspunkt zum nächsten bewegt werde (S. 2 und 10). Dies habe den Nach- teil, dass die hohe Wiederholungsrate des Lasers nicht genutzt werden könne, weil die Geschwindigkeit, mit der die Scanspiegel positioniert werden könnten, deutlich geringer sei (S. 2, 3, 7). Zur Lösung schlägt K5 vor, an den einzelnen Ablationspunkten jeweils mehrere Laserpulse mit einer hohen Rate abzugeben und den Strahl erst danach zum nächsten Ablationspunkt zu bewegen. Ein daraus resultierendes Pulsmuster ist beispielhaft in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt. 80 81 82 - 21 - Während der Zeiträume ts (ON-Perioden), in denen mehrere Laserpulse mit einer hohen Wiederholungsrate ausgesendet werden, sollen die Scanspiegel des Lasers nicht oder nur geringfügig bewegt werden. Das Ausmaß dieser Be- wegung hängt von der Energiedichte des Pulses ab und ist umso geringer, je niedriger die Energiedichte ist. Eine niedrige Energiedichte habe außerdem den Vorzug, dass auch bei einer hohen Wiederholungsrate die Ablation an den von den Laserpulsen getroffenen Stellen nicht zu tief gehe, bevor sich der Scanner zu einem nächsten Ablationspunkt bewege. Bei Verwendung eines konventionel- len Encimerlasers mit einer höheren Energiedichte sei es gegebenenfalls erfor- derlich, die Ausrichtung der Scanspiegel zwischen den einzelnen Pulsen zu ver- ändern, um zu verhindern, dass das Gewebe an einem Ablationspunkt zu tief abgetragen werde (S. 11 Z. 18 bis S. 12 Z. 18). Mit geringfügigen Bewegungen der Scanspiegel zwischen den mit einer hohen Rate emittierten Abtastpulsen könne außerdem eine glattere Oberfläche der Hornhaut erzielt werden, da durch die hierbei bedingten Überlappungen der Laserstrahlflecken scharfe Kanten vermieden werden könnten, wie sie bei der herkömmlichen Technik erzeugt würden (S. 12 Z. 26 bis S. 13 Z. 2). Die effektive Wiederholungsrate RP wird in Abhängigkeit von der ange- strebten Operationsdauer T0, der zu erreichenden Dioptrienkorrektur, der Größe des abzutragenden Bereichs und der Energie des Lasers ermittelt. Hieraus wird die Wiederholungsrate für jede Periode ts ermittelt, indem die Summe der für eine Verstellung der Spiegel erforderlichen Zeiträume T vom Gesamtwert T0 abgezo- gen wird (S. 13 Z. 28 bis S. 14 Z. 14). Die Wiederholungsrate RP kann der maxi- malen Wiederholungsrate des Lasers entsprechen, hängt aber auch von anderen Faktoren ab, etwa der Energie des Lasers pro Flächeneinheit, wie sie auf das Gewebe aufgebracht wird (S. 14 Z. 25-28). Bei einem abgewandelten Ausführungsbeispiel wird der aktuelle Status der Abtragung laufend überwacht. Bei Abweichungen vom vorgegebenen Profil 83 84 85 86 - 22 - wird die Pulssequenz angepasst, sei es durch Änderungen der Zeiträume ts und T, sei es durch Änderung der Wiederholungsrate (S. 15 Z. 24 bis S. 16 Z. 9). bb) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, Merkmal 1, die Merkmalsgruppen 2 und 3 sowie Merkmal 4 offenbart. cc) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale 4.1 und 4.2 nicht offenbart. Aus den oben aufgezeigten Ausführungen, wonach die effektive Wieder- holungsrate unter anderem durch die Größe der abzutragenden Zone und die Pulsenergie des Lasers bestimmt wird, ergeben sich keine Hinweise darauf, die Rate so einzustellen, dass die Anzahl von Laserpulsen pro Zeit- und Flächenein- heit einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Die Flächen der abzutragenden Bereiche fließen zwar in die Berechnung der Wiederholungsrate ein. Diese wird aber nicht im Hinblick auf die Verträglichkeit für die behandelten Hornhautpartien bestimmt, sondern anhand einer angestrebten Operationszeit. Zwar mag aus fachlicher Sicht auf der Hand liegen, dass die eingebrachte Leistung bestimmte Höchstwerte nicht überschreiten darf, um Schädigungen des Gewebes zu vermeiden. Daraus ergibt sich jedoch nicht unmittelbar und eindeu- tig die Anweisung, die Wiederholungsrate an die Fläche der jeweils bearbeiteten Schicht anzupassen, und erst recht nicht die Anweisung, die Anzahl von Laser- pulsen pro Zeit- und Flächeneinheit konstant zu halten. Aus dem abgewandelten Ausführungsbeispiel mit bedarfsabhängiger An- passung der Wiederholungsrate ergibt sich insoweit kein weitergehender Offen- barungsgehalt. Bei diesem Beispiel wird die Wiederholungsrate nicht an die Flä- che der gerade bearbeiteten Schicht angepasst, sondern an aufgetretene Abwei- chungen des tatsächlichen vom geplanten Ablationsprofil. 87 88 89 90 91 - 23 - c) Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass auch das US-Patent 5 993 441 (K6/D3) nicht sämtliche Merkmale von Patent- anspruch 1 offenbart. aa) K6 befasst sich mit der Aufgabe, Störungen des Ablationsprozes- ses durch sich in der Ablationszone ansammelnde Augenflüssigkeit zu reduzie- ren und zugleich eine ausreichende Hydrierung des Hornhautgewebes zu ge- währleisten (Sp. 2 Z. 2-10). Zur Lösung schlägt K6 vor, die Wiederholungsrate für die Laserpulse aus- reichend groß zu wählen. Bei einer Rate von mehr als 10 Hz, vorzugsweise von 12 bis 100 Hz werde die Flüssigkeitsansammlung im Auge während der Ablation in ausreichendem Maße reduziert, um Abweichungen oberhalb eines bestimmten Höchstwerts wie etwa ¼ Dioptrie zu vermeiden (Sp. 2 Z. 36-43). Um dies zu gewährleisten, schlägt K6 vor, die Wiederholungsrate so zu wählen, dass sie größer oder gleich dem Produkt aus einer Konstante C und dem Quadrat des durchschnittlichen Durchmessers φ geteilt durch den natürlichen Logarithmus der Fluenz F (Energierate pro Fläche) ist (Sp. 3 Z. 22-64; Sp. 9 Z. 10 bis Sp. 10 Z. 9). bb) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Merkmale 4.1 und 4.2 auch damit nicht offenbart sind. (1) K6 stellt zwar einen ausdrücklichen Zusammenhang her zwischen der eingebrachten Energierate und der bearbeiteten Fläche, die proportional zum Quadrat des Durchmessers φ ist. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, wird hieraus aber nicht die Anweisung hergeleitet, die Anzahl der Energiepulse pro Zeit- und Flächen- einheit zu begrenzen, um Ungenauigkeiten durch das Verdampfen von Hornhaut- gewebe zu vermeiden. Vielmehr wird gelehrt, diese Anzahl oberhalb eines Grenzwerts zu halten, um der Ansammlung von Flüssigkeit entgegenzuwirken. 92 93 94 95 96 97 98 - 24 - (2) Dass die in K6 formulierte Vorgabe ein größer-oder-gleich-Kriterium enthält und deshalb formal zulässt, dass die Wiederholungsrate dem Grenzwert entspricht, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Auch vor diesem Hintergrund wären die Merkmale 4.1 und 4.2 allenfalls dann verwirklicht, wenn die Anzahl der Energiepulse in jeder Phase der Verar- beitung mit dem unteren Grenzwert übereinstimmt. Eine solche Vorgehensweise ist K6 nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen. Die Anweisung, den angegebenen Höchstwert nicht zu unterschreiten, im- pliziert vielmehr, dass Abweichungen nach oben zumindest innerhalb eines ge- wissen Bereichs unschädlich sind. Dies ist, wie das Patentgericht zu Recht an- genommen hat, das Gegenteil dessen, was Merkmal 4.1 vorgibt. d) Die internationale Anmeldung 03/101326 (K7/D4) nimmt ebenfalls nicht sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 vorweg. aa) K7 befasst sich mit der Aufgabe, ein Verfahren und einen Laser zur Verfügung zu stellen, mit denen die Behandlung zügig durchgeführt werden kann, ohne dass es zu Überhitzungen des Hornhautgewebes kommt. Zur Lösung schlägt K7 vor, den Durchmesser des Laserstrahls und die Laserpulsrate so zu variieren, dass die auf das Auge auftreffende Energie zumin- dest während eines Teils der Behandlungszeit konstant bleibt (Abs. 8). Hierzu soll die Pulsrate bei konstanter Leistung und Fluenz des Laserstrahls umso höher sein, je geringer der Durchmesser des Laserstrahls ist (Abs. 51). Als mögliche Alternative wird unter anderem der Einsatz eines Lasers mit festem Strahlen- durchmesser und variabler Energiemenge erwähnt (Abs. 52). bb) Damit fehlt es, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 4.2. 99 100 101 102 103 104 105 - 25 - K7 lehrt zwar, die Leistung und damit den Energieeintrag pro Zeit bezogen auf eine bestimmte Fläche konstant zu halten. Bei der betrachteten Fläche han- delt es sich aber nicht um diejenige einer abzutragenden Schicht, die als rechne- rische Größe in die Regulierung der mittleren Wiederholungsfrequenz einfließt, sondern um die Fläche, die ein einzelner Laserpuls auf der Hornhaut einnimmt und damit um eine durch einen Laserpuls konkret behandelte Stelle. Angesichts dessen ergeben sich aus K7 keine Hinweise darauf, die Anzahl der Laserpulse pro Zeiteinheit in Bezug auf die variable Größe einer abzutragen- den Schicht anzupassen. Eine Ablation, bei der die Anzahl der Laserpulse ledig- lich von der Fläche des Laserstrahls abhängt, führt vielmehr dazu, dass die An- zahl der Laserpulse, die innerhalb einer Zeiteinheit auf eine bestimmte Schicht treffen, mit der Gesamtfläche der Schicht variiert. 3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht auch auf erfinderi- scher Tätigkeit. Nach den Ausführungen in den Entgegenhaltungen ist es in der refraktiven Chirurgie einerseits im Allgemeinen erstrebenswert, die Dauer eines Eingriffs im Hinblick auf die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für den Patienten und Erschwernisse aufgrund der Zunahme übermäßiger Augenbewegung bei länge- rer Behandlungsdauer möglichst kurz zu halten (K7 Abs. 5; K5 S. 2, 3, 7), wäh- rend andererseits im Blick behalten werden muss, dass eine zügige Durchfüh- rung des Eingriffs das Risiko birgt, dass es infolge zu schnell hintereinander oder zu dicht nebeneinander applizierter Laserpulse zu einer Überhitzung des Horn- hautgewebes kommt (K7 Abs. 5). Wie die Klägerin zu Recht geltend macht, be- stand vor diesem Hintergrund zwar Veranlassung, die Emittierung der Laserpulse bei einem Laser zur Photoablation so zu regulieren, dass einerseits die Energie des Lasers möglichst gut genutzt wird, andererseits der Energieeintrag auf die zu behandelnde Fläche aber nicht so hoch ist, dass die Gefahr von Schädigungen durch Überhitzung besteht. Eine Anregung, diesen Ausgleich mit einer Vorrich- 106 107 108 109 - 26 - tung herzustellen, die die mittlere Wiederholungsfrequenz wie nach den Merk- malen 4.1 und 4.2 vorgesehen so steuert, dass die Anzahl der Pulse pro Zeit- und Flächeneinheit stets gleich ist, ergibt sich aus den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen indessen nicht. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin- dung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Die Nebenintervenientin hat ihre Kosten entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO selbst zu tragen, weil sie ihre Beitrittserklärung zurückgenommen hat. Bacher Grabinski Kober-Dehm Marx Rensen Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2019 - 4 Ni 4/18 (EP) - 110 111