X ZR 76/13

Schadensersatz nach Erlöschen eines Patents; Prüfung von Ausführbarkeit und Patentfähigkeit • Der Klägerin steht Schadensersatz für nutzlose Entwicklungskosten zu, weil der Beklagte sie nicht unverzüglich über das Erlöschen des Patents informierte. • Ob entgangene Lizenzerlöse ersetzt werden müssen, hängt davon ab, ob das Patent im Einspruchsverfahren jedenfalls ganz oder teilweise zu widerrufen gewesen wäre; hierfür trägt der Beklagte darlegungs- und beweisbelastet, wenn er sich auf fehlende Patentfähigkeit oder mangelnde Ausführbarkeit beruft. • Bei der Prüfung von Ausführbarkeit und Patentfähigkeit ist zwischen den einzelnen Patentansprüchen zu unterscheiden; die Feststellungen müssen sich konkret auf die beanspruchten Merkmale beziehen. • Wurde ein Einspruch irrtümlich beim Patentgericht eingereicht, hätte dieser im normalen Geschäftsgang an das Deutsche Patent- und Markenamt weiterzuleitet werden müssen, wenn dies noch innerhalb der Frist möglich war. • Rechtsfragen der Auslegbarkeit, Ausführbarkeit und Patentfähigkeit dürfen nicht dem Sachverständigen überlassen werden; das Gericht bestimmt Inhalt und Maßstab der Prüfung. Die Klägerin war Inhaberin eines deutschen Patents, dessen Jahresgebühr 2002 versäumt und das deshalb zum 1.4.2003 erlosch. Der beklagte Patentanwalt zahlte die Gebühr auch in der Nachfrist nicht und informierte die Klägerin nicht über das Erlöschen. Daraufhin veranlasste die Klägerin 2004 die praktische Erprobung der patentierten Lehre und machte dafür Aufwendungen sowie entgangene Lizenzgebühren geltend. Gegen das Patent war ein Einspruch erhoben worden, der jedoch unmittelbar beim Bundespatentgericht einging; das Einspruchsverfahren wurde wegen des Erlöschens nicht inhaltlich entschieden. Das Landgericht wies die Klage ab; das Berufungsgericht verurteilte den Beklagten lediglich zur Erstattung nutzloser Fremdleistungskosten in Höhe von 7.980,13 €. Die Klägerin reichte Revision ein mit dem Antrag auf weitere Zahlungen und Feststellung weitergehender Schadensersatzpflicht. • Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, ein Verlust von Lizenzgebühren sei ausgeschlossen, weil das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden wäre; diese Annahme ist rechtlich und tatsächlich nicht tragfähig. • Der beim Patentgericht eingegangene Einspruch hätte nach der einschlägigen Übergangsregelung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt werden müssen; zudem war bei fristgerechtem Eingang noch Zeit zur Weiterleitung vorhanden, sodass das Patentgericht die Einspruchsschrift im normalen Geschäftsgang an das Amt hätte weiterleiten müssen. • Die vom Gerichtliche Sachverständigen getroffene wissenschaftliche Bewertung zur Frage der Ausführbarkeit ersetzt nicht die Rechtsfrage, ob die patentierte Lehre so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann; diese Rechtsfrage ist vom Gericht zu beantworten und bedarf einer konkreten Auseinandersetzung mit den Patentansprüchen und der Beschreibung. • Das Berufungsgericht hat die Ausführbarkeitsprüfung mangelhaft vorgenommen, weil es nicht hinreichend ermittelte, was die einzelnen Patentansprüche in ihrem technischen Gehalt verlangen und welche Voraussetzungen für die Ausführung erforderlich sind. Insbesondere ist zwischen der technisch beschriebenen Wirkung in der Beschreibung und der tatsächlich zur Ausführbarkeit erforderlichen Lehre zu unterscheiden. • Auch die Verneinung der Patentfähigkeit (Neuheit, Ausführbarkeit) ist revisionsrechtlich nicht ausreichend begründet; das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob einzelne Entgegenhaltungen allen Merkmalen der jeweiligen Ansprüche unmittelbar und eindeutig Genüge tun oder ob diese dem Fachmann nahegelegt waren. • Bei der erneuten Entscheidung muss das Berufungsgericht den konkreten Inhalt der einzelnen Patentansprüche ermitteln, die relevanten Entgegenhaltungen im Stand der Technik analysieren und dem Beklagten Gelegenheit geben, Sachvortrag und Beweis für die fehlende Ausführbarkeit oder fehlende Patentfähigkeit zu erbringen. • Trifft die Frage der Ausführbarkeit oder Patentfähigkeit nicht eindeutig zuungunsten der Klägerin aus, trägt der Beklagte die Beweislast für die mangelnde Ausführbarkeit bzw. die mangelnde Patentfähigkeit, da er sich darauf beruft. • Ist das Patent nur beschränkt aufrechtzuerhalten, hat das Berufungsgericht zu prüfen, welche Verwertungsmöglichkeiten und damit welche Lizenzchancen realistisch bestanden hätten. • Hinsichtlich der Ersatzfähigkeit nutzloser Aufwendungen genügt der Klägerin nach der Rechtsprechung die Substantiierung durch Tatsachen, die das geltend gemachte Recht in ihrer Person als entstanden erscheinen lassen; detaillierte Aufstellungen der Personalkosten in den Schriftsätzen genügen insoweit, sodass eine Abweisung wegen angeblicher Unsubstantiierung unzulässig wäre. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil insoweit aufgehoben, als die Klage bezüglich weiterer 25.143,45 € und der Feststellung abgewiesen worden war, und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht hat nun die Feststellungen zu den einzelnen Patentansprüchen, zur Ausführbarkeit und zur Patentfähigkeit nach den vom Senat erläuterten Grundsätzen zu treffen und dem Beklagten Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag und Beweisantritt zu geben. Sollte das Patent ganz oder teilweise widerrufen worden sein, sind die hieraus resultierenden Verwertungsmöglichkeiten (z. B. Lizenzchancen) zu prüfen; andernfalls sind Ersatzansprüche für nutzlose Aufwendungen zu gewähren, wobei der Vortrag der Klägerin zur Höhe der Personalkosten nicht als unsubstantiiert zu verwerfen ist. Die Kostenentscheidung und die Kosten der Revision sind im Umfang der Aufhebung offen zu treffen.