ECLI:DE:BGH:2023:121023BIZR42.23.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 42/23 vom 12. Oktober 2023 in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Oktober 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz beschlossen: Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 2. März 2023 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Beru- fungsgericht zurückverwiesen. Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 75.000 € festgesetzt. Gründe: I. Die Beklagte ist Inhaberin der Unions-Wort-Bild-Marke Nr. 018024381 "Terra Greca": mit Priorität vom 18. Februar 2019, die unter anderem für folgende Waren der Klasse 29 eingetragen ist: Fleisch; Molkereiprodukte; Meeresfrüchte; Speiseöle 1 - 3 - und -fette; Suppen und Brühen, Fleischextrakte; Verarbeitetes Obst und Ge- müse. Die in Griechenland ansässige Klägerin stellt Nudelprodukte her, die sie nach Deutschland exportiert. Die Klägerin ist Inhaberin der Unions-Wort-Bild- Marke Nr. 018236425 "Terra Greca" mit Priorität vom 8. Mai 2020, die unter anderem für Nudeln und andere Teigwa- ren (Waren der Klasse 30) eingetragen ist. In einem Netto-Supermarkt wurden Nudelpackungen vertrieben, die auf der Vorder- und Rückseite mit der Marke der Klägerin gekennzeichnet waren. Die Beklagte mahnte deshalb am 5. November 2020 eine Abnehmerin der Klä- gerin wegen Verletzung ihrer älteren Marke ab. Die Klägerin hält die Abnehmer- verwarnung für unberechtigt. Die Klägerin hat in einem weiteren Verfahren von der Beklagten Unterlas- sung der Verwarnung ihrer Abnehmer wegen angeblicher Verletzung der Unions- marke der Beklagten und/oder wegen angeblich wettbewerbswidriger vermeid- barer Herkunftstäuschung, unangemessener Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder gezielter Behinderung begehrt. Außerdem hat sie Auskunft über den Umfang der versandten Verwarnungs- schreiben und Ersatz außergerichtlicher Anwaltskosten verlangt. Der Senat hat 2 3 4 - 4 - in jenem Verfahren das die Klage abweisende Urteil des Berufungsgerichts (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2023, 78) aufgehoben und die Sache an das Berufungsge- richt zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen (BGH, Be- schluss vom 13. Juli 2023 - I ZR 206/22, GRUR-RR 2023, 463 = WRP 2023, 1467). Im vorliegenden Verfahren verlangt die Klägerin die Feststellung, dass der Beklagten die mit der Abmahnung vom 5. November 2020 geltend gemachten Ansprüche auch gegen sie selbst nicht zustehen und dass die Beklagte verpflich- tet ist, der Klägerin den daraus entstandenen Schaden und noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklag- ten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen und die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen. Mit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, erstrebt die Klägerin eine Wiederherstellung des landgerichtlichen Ur- teils. II. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei mit ihrem Fest- stellungsantrag zu 1 unbegründet, weil die seitens der Beklagten ausgespro- chene Abmahnung gegenüber der Abnehmerin der Klägerin wegen einer began- genen Markenverletzung berechtigt gewesen sei. Aus diesem Grund sei auch der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichtete Klage- antrag zu 2 unbegründet. Zur Begründung hat es ausgeführt: Das auf der beanstandeten Nudel-Verpackung angebrachte Zeichen "Terra Greca" sei geschäftlich verwendet und markenmäßig benutzt worden. Zwi- schen der Unionsbildmarke der Beklagten "Terra Greca" und dem von der Ab- nehmerin der Klägerin verwendeten Wort-Bild-Zeichen "Terra Greca" bestehe 5 6 7 8 9 - 5 - Verwechslungsgefahr gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV. Es sei zumindest eine geringe Warenähnlichkeit gegeben. Von absoluter Warenunähnlichkeit könne nicht ausgegangen werden. Die ältere Marke der Beklagten verfüge über durch- schnittliche Kennzeichnungskraft. Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien in klanglicher Hinsicht identisch, sie würden phonetisch vom Wortbestand- teil dominiert. Unterschiede in den Bildbestandteilen spielten keine entschei- dende Rolle. Daher bestehe eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Die markenrechtlichen Ansprüche der Beklagten scheiterten auch nicht an der Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine beschreibende Verwen- dung des angegriffenen Zeichens liege nicht vor. Die Klägerin mache ohne Erfolg geltend, die Beklagte mache ihre Markenrechte in rechtsmissbräuchlicher Weise geltend, weil ihr ein Benutzungswille fehle. Auf die von der Beklagten lediglich hilfsweise geltend gemachten wettbe- werbsrechtlichen Ansprüche komme es nicht an, weil die in erster Linie geltend gemachte Markenverletzung gegeben sei. III. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt gemäß § 544 Abs. 9 ZPO zur Aufhebung des angefochtenen Ur- teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Beru- fungsgericht hat das Verfahrensgrundrecht der Klägerin auf Gewährung rechtli- chen Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 GG nicht nur im Parallelverfahren, sondern auch im vorliegenden Verfahren in entscheidungserheblicher Weise verletzt. 1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Er ist allerdings erst dann verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätz- lich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenom- 10 11 12 - 6 - mene Vorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen ha- ben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in der Begrün- dung der Entscheidung ausdrücklich zu befassen. Deshalb müssen, wenn ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG festgestellt werden soll, im Einzelfall beson- dere Umstände deutlich ergeben, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteilig- ten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Ent- scheidung nicht erwogen worden ist. Geht das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags eines Beteiligten zu einer Frage, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, so lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstan- tiiert war (vgl. BGH, Beschluss vom 21. April 2022 - I ZB 36/21, NJW-RR 2022, 1425 [juris Rn. 19] mwN). 2. Hieran gemessen hat das Berufungsgericht mit seiner von der landge- richtlichen Entscheidung abweichenden Beurteilung, es bestehe zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen der Parteien eine Verwechslungsgefahr gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, das Gehörsrecht der Klägerin verletzt. Die Nichtzulassungsbeschwerde macht mit Erfolg geltend, dass das Berufungsge- richt Vortrag der Klägerin nicht berücksichtigt hat. a) Das Berufungsgericht hat angenommen, entgegen der Ansicht des Landgerichts könne nicht von absoluter Warenunähnlichkeit ausgegangen wer- den. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit komme es - anders als im amtli- chen Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren - nicht auf einen Registerver- gleich an. Es sei auf der einen Seite zu berücksichtigen, für welche Waren die ältere Marke der Beklagten eingetragen sei (hier unter anderem Speiseöle und -fette; Suppen und Brühen), auf der anderen Seite, für welche Waren das jüngere Zeichen in der konkreten Verletzungsform verwendet worden sei (hier Nudeln). Eine Ähnlichkeit werde allerdings nicht schon dadurch begründet, dass sich die 13 14 - 7 - gegenüberstehenden Waren unter den weiten Warenoberbegriff der "Lebensmit- tel" fassen ließen. Andererseits gebe es keine strikte Trennung zwischen jedem einzelnen Nahrungsmittel. Es bestünden vielfach Überschneidungen von Le- bensmittelarten, die nach den Erfahrungen des Verkehrs aus demselben Unter- nehmen stammen könnten. Nicht entscheidend sei, ob sich die gegenüberste- henden Waren unter den gemeinsamen Oberbegriff der "mediterranen Produkte" fassen ließen. Es entspreche den Erfahrungen des Durchschnittsverbrauchers, der regelmäßig in Supermärkten einkaufe, dass Teigwaren wie Nudeln auch von Unternehmen vertrieben würden, die gleichzeitig Zutaten für Nudelgerichte wie Speiseöle oder Suppen, für die die ältere Marke eingetragen sei, im Angebot hät- ten (wie etwa Barilla, Knorr und Maggi). Es handele sich um einander ergänzende Waren. Insbesondere im Bereich der Konserven und Fertiggerichte seien Über- schneidungen zwischen diesen Produkten gang und gäbe. Zudem hätten einige namhafte Herstellungsbetriebe unter derselben Marke sowohl Teigwaren als auch Soßen dazu im Angebot. Der Verkehr schließe daher nicht aus, dass auch Speiseöle und Suppen einerseits und Nudeln andererseits von demselben Un- ternehmen stammen könnten. Es sei deshalb zumindest von einer geringen Wa- renähnlichkeit auszugehen. b) Mit dieser Begründung hat das Berufungsgericht entscheidungserheb- liches Vorbringen der Klägerin nicht berücksichtigt. aa) Im Parallelverfahren hat das Berufungsgericht den Anspruch auf recht- liches Gehör der Klägerin dadurch verletzt, dass seine in der mündlichen Ver- handlung erteilten Hinweise nicht hinreichend deutlich erkennen ließen, worauf es bei seiner Beurteilung der Warenähnlichkeit maßgeblich abstellen wollte (vgl. BGH, GRUR-RR 2023, 463 [juris Rn. 16 bis 18]). Im vorliegenden Verfahren war den Parteien das am 17. November 2022 ergangene Berufungsurteil in dem Parallelverfahren bekannt. Die Beklagte hat sich hierauf ausdrücklich berufen. 15 16 - 8 - Die Klägerin hätte deshalb den Vortrag, den sie nach dem Vorbringen der Nicht- zulassungsbeschwerde im Parallelverfahren gehalten hätte, wenn das Beru- fungsgericht seiner Hinweispflicht genügt hätte, im vorliegenden Verfahren halten können. Das hat sie nicht getan. bb) Die Klägerin hat jedoch auf die von dem Urteil des Berufungsgerichts vom 17. November 2022 im Parallelverfahren abweichende Entscheidung des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) hingewiesen, die wenige Tage später, nämlich am 1. Dezember 2022 ergangen ist. Die Beklagte hat beim EUIPO, gestützt auf ihre ältere Marke, einen Antrag auf Nichtigerklärung der prioritätsjüngeren Marke der Klägerin gestellt und dort das Vorliegen von Verwechslungsgefahr geltend gemacht. Diesen Antrag hat das EUIPO am 1. Dezember 2022 zurückgewiesen. Die Klägerin hat im vorliegenden Verfahren diese Entscheidung in englischer Sprache mit einer Übersetzung ent- scheidungserheblicher Passagen in die deutsche Sprache noch vor der mündli- chen Verhandlung des Berufungsgerichts vorgelegt und sich die Ausführungen des EUIPO ausdrücklich zu eigen gemacht. Das EUIPO hat angenommen, es liege wegen absoluter Warenunähnlich- keit keine Verwechslungsgefahr vor. Bei den unter die Klagemarke fallenden Wa- ren handele es sich um Nudelprodukte, die aus einer Mischung von Mehl, Eiern und Wasser in verschiedene Formen gebracht und anschließend gekocht wür- den. Dagegen gehörten zu den Waren der Beklagtenmarke hauptsächlich Le- bensmittel tierischen Ursprungs sowie Gemüse und andere Gartenbauerzeug- nisse, die zum Verzehr zubereitet und haltbar gemacht würden. Die Tatsache, dass Waren als Lebensmittel eingestuft werden könnten, reiche nicht aus, um sie als ähnlich anzusehen. Die Lebensmittelindustrie stelle Waren sehr unterschied- licher Art her, zum Beispiel Waren tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, die dazu bestimmt seien, bei verschiedenen Gelegenheiten und zu verschiedenen 17 18 19 - 9 - Zwecken verzehrt zu werden. Lebensmittel könnten von verschiedenen Unter- nehmen hergestellt werden, die auf einen bestimmten Bereich von Lebensmitteln spezialisiert seien, der besondere Produktionsanlagen und ein besonderes Know-how erfordere, auch wenn sie alle zur "Mittelmeerküche" gehörten. Der Umstand, dass Lebensmittel in Supermärkten oder Lebensmittelabteilungen von Kaufhäusern verkauft würden, sei nicht ausschlaggebend. Den angesprochenen Verkehrskreisen sei bekannt, dass die dort verkauften Waren von einer Vielzahl unabhängiger Unternehmen stammen könnten. Der bloße Umstand, dass eine Zutat für die Zubereitung eines Lebensmittels benötigt werde, reiche in der Regel für die Annahme der Warenähnlichkeit nicht aus. Die einander gegenüberstehen- den Waren seien einander unähnlich. Damit fehle es an einer Verwechslungsge- fahr. cc) Auf diesen Vortrag der Klägerin und die Erwägungen des EUIPO, die mit der Beurteilung des Berufungsgerichts im Parallelverfahren nicht in Einklang zu bringen sind, ist das Berufungsgericht in seinem im vorliegenden Verfahren ergangenen Urteil vom 2. März 2023 nicht eingegangen. 3. Diese Gehörsrechtsverletzung ist entscheidungserheblich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Berufungsgericht die Frage, ob zwischen den einan- der gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht, abweichend beurteilt hätte, wenn es den übergangenen Vortrag der Klägerin berücksichtigt hätte. a) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren 20 21 22 - 10 - oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungs- punkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen und erhöhter Kennzeich- nungskraft der prioritätsälteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausge- schlossen ist (BGH, Urteil vom 15. Oktober 2020 - I ZR 135/19, GRUR 2021, 724 [juris Rn. 26] = WRP 2021, 627 - PEARL/PURE PEARL, mwN). Nach diesen Grundsätzen ist der Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Produkte von denselben Unternehmen vertrieben werden und eine entsprechende Ver- kehrserwartung besteht, einer von mehreren Umständen, der für die Beantwor- tung der Frage von Bedeutung sein kann, ob Warenähnlichkeit vorliegt oder nicht. b) Der Umstand, dass die Entscheidung des EUIPO bislang nicht rechts- kräftig geworden ist, entbindet das Berufungsgericht - entgegen der Ansicht der Beschwerdeerwiderung - nicht von seiner Verpflichtung, dessen Beurteilung zur Kenntnis zu nehmen und seine eigene hiervon abweichende Beurteilung einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Für eine Berücksichtigung einer abweichen- den Entscheidung des EUIPO besteht im Streitfall selbst dann Veranlassung, wenn eine solche im Registerverfahren ergangene (rechtkräftige) Entscheidung des EUIPO keine Bindungswirkung für Verletzungsverfahren der Gerichte der Mitgliedstaaten hätte (zur fehlenden Bindung des EUIPO an die rechtskräftige, in einem Verletzungsverfahren ergangene Entscheidung eines Unionsmarkenge- richts vgl. EuGH, Urteil vom 21. Juli 2017 - C-226/15, GRUR-RR 2016, 328 [juris Rn. 50 bis 64] - Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/EUIPO [English pink/PINK LADY]). Das EUIPO hat seine Beurteilung fehlender Waren- ähnlichkeit näher begründet. Diese Argumente hat sich die Klägerin ausdrücklich zu eigen gemacht, ohne dass sich das Berufungsgericht hiermit auseinanderge- setzt hätte. 23 - 11 - c) Die unterschiedlichen Maßstäbe bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen im Verletzungs- und Registerverfahren stehen im Streitfall einer Berücksichtigung der Erwägungen des EUIPO nicht entgegen. aa) Zwar ist im Verletzungsverfahren für die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit bei eingetragenen Marken grundsätzlich nicht darauf abzustellen, für welche Waren oder Dienstleistungen die ältere Marke tatsächlich benutzt wird, sondern auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist; bei dem angegriffenen Zeichen sind diejenigen Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen, für die es benutzt worden ist (vgl. BGH, GRUR 2021, 724 [juris Rn. 43] - PEARL/PURE PEARL, mwN). Im Registerverfahren ist demgegenüber grundsätzlich auf die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. bb) Diese unterschiedlichen Maßstäbe wirken sich vorliegend im Ergebnis nicht aus. Im vorliegenden Verletzungsverfahren kommt es maßgeblich auf die Verwendung der angegriffenen Marke der Klägerin für Nudeln einerseits und das Warenverzeichnis der Marke der Beklagten andererseits an. Das EUIPO hat bei seiner Annahme absoluter Warenunähnlichkeit bei der Marke der Klägerin ent- scheidend ebenfalls auf Nudelprodukte und bei der Marke der Beklagten auf das Warenverzeichnis abgestellt. d) Es ist danach nicht ausgeschlossen, dass das Berufungsgericht bei Be- rücksichtigung der Entscheidung des EUIPO zu einer abweichenden Beurteilung gelangt wäre. 24 25 26 27 - 12 - IV. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Nichtzulassungsbe- schwerde, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Koch Schwonke Feddersen Pohl Schmaltz Vorinstanzen: LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 12.10.2021 - 3-10 O 112/20 - OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 02.03.2023 - 6 U 305/21 - 28

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