X ZR 40/23

ECLI:DE:BGH:2025:170725UXZR40.23.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 40/23 Verkündet am: 17. Juli 2025 Leo Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja JNEU: ja Spreizdübel II EPÜ Art. 52 a) Bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines product-by-process-Anspruchs ist zu klären, ob sich das im Anspruch angegebene Herstellungsverfahren in spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses niederschlägt, durch die es sich von den im Stand der Technik bekannten Erzeugnissen unterscheidet. b) Körperliche und funktionale Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben, gehören zu den Sachmerkmalen des beanspruchten Erzeugnis- ses. Ob es solche gibt und welche das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln (Bestätigung von BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1133 - Zipfelfreies Stahlband; Urteil vom 8. Juni 2010 - X ZR 71/08, juris Rn. 24). PatG § 116 Abs. 2 Nr. 2, § 117; ZPO §§ 530, 521 Abs. 2, § 296 Abs. 1 Ein erstmals nach Ablauf der Frist für die Berufungserwiderung gestellter Hilfsantrag des Nichtig- keitsbeklagten darf nur dann berücksichtigt werden, wenn seine Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. BGH, Urteil vom 17. Juli 2025 - X ZR 40/23 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2025 durch den Richter Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx, die Richter Dr. Rensen und Dr. Crummenerl und die Richterin Dr. von Pückler für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 8. Senats (Nichtig- keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Januar 2023 abge- ändert. Das europäische Patent 2 533 962 wird mit Wirkung für die Bundes- republik Deutschland für nichtig erklärt. Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Der Streitwert wird für beide Instanzen auf 1,25 Millionen Euro fest- gesetzt. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 533 962 (Streitpatents), das am 8. Februar 2011 unter Inanspruchnahme zweier deutschen Prioritäten vom 11. Februar 2010 und vom 7. Februar 2011 angemeldet worden ist und einen Spreizdübel betrifft. Patentanspruch 1, auf den vierzehn Ansprüche zurückbezogen sind, lau- tet in der Erteilungssprache: Spreizdübel (1, 101, 201, 301) aus Kunststoff, mit einem Spreizbereich (9, 109, 209, 309), der durch ein Spreizelement auf- spreizbar ist, wobei das Spreizelement zum Aufspreizen in einen axialen Führungskanal (5, 105, 205, 305) des Spreizdübels (1, 101, 201, 301) einführbar ist, mit einer ersten Spreizhülse (2, 102, 202, 302) und mit einer zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303), die die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in einem unverspreizten Zustand zumindest teilweise umhüllt, wobei die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) und die zweite Spreizhülse (3, 103, 203, 303) im unverspreizten Zustand dreh- und zugfest miteinander verbun- den sind, und wobei im Spreizbereich (9, 109, 209, 309) eine Gleitfläche (16, 116, 216, 316) zwischen der ersten Spreizhülse (2, 102, 202, 302) und der zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) ausgebildet ist, derart dass sich beim Verspreizen des Spreizdübels (1, 101, 201, 301) die erste Spreiz- hülse (2, 102, 202, 302) im Spreizbereich (9, 109, 209, 309) von der zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) lösen kann und relativ zur zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) durch das Spreizelement selbst aufspreizbar ist, und dass die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in ihrer Umfangsfläche eine Durchbrechung (7, 107, 207, 307) aufweist, die ein Spreizen der ersten Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in radialer Richtung erleichtert. Die Klägerin hat geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen verteidigt. 1 2 3 - 4 - Das Patentgericht hat das Patent für nichtig erklärt, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 1 hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihren erstinstanzli- chen Antrag weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, bean- tragt im Wege der Anschlussberufung, die Klage abzuweisen und verteidigt hilfs- weise das Patent mit den Anträgen aus dem ersten Rechtszug und in zwei wei- teren geänderten Fassungen. 4 5 - 5 - Entscheidungsgründe: Die Berufung und die Anschlussberufung sind zulässig. Nur die Berufung ist begründet. I. Das Streitpatent betrifft einen Spreizdübel. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind Spreizdübel be- kannt, die eine rohrförmige Spreizhülse mit einem Spreizbereich aufweisen, der durch Einführen einer Schraube radial aufgespreizt wird. Durch das Aufspreizen werde der Durchmesser des Dübels im Spreizbereich aufgeweitet und die Spreiz- schenkel würden gegen die Bohrlochwand gedrückt. Bei einem solchen Dübel seien die Spreizzungen relativ massiv und mit kreissektorförmigen Querschnitten ausgebildet. Jedoch sei die Fähigkeit der Spreizzungen, Knoten zu bilden oder auszuknicken, begrenzt, weshalb solche Dübel für die Verwendung in weichen Baustoffen oder Hohlbaustoffen weniger geeignet seien. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 7 145 271 (D1) seien Dübel be- kannt, die aus zwei Spreizhülsen aus Kunststoffen unterschiedlicher Härte be- stehen und einen axialen Führungskanal aufweisen, in den eine Schraube ein- geführt werden könne. Dabei bilde die erste Spreizhülse aus härterem Kunststoff das in Einbringrichtung vordere Ende des Dübels und sei als hülsenförmiges Ringelement ausgebildet. Beim Einführen der Schraube werde der Spreizdübel zunächst in radialer Richtung aufgeweitet und verspreizt. Werde die Schraube weiter eingedreht, werde das hülsenförmige Ringelement der ersten Hülse zum hinteren Ende des Dübels hin verschoben. Dadurch werde die zweite Spreiz- hülse im Spreizbereich wulstartig ausgeknickt. Ein solcher Dübel eigne sich für weiche Baustoffe und Baustoffe mit Hohlräumen, jedoch weniger für Vollbau- stoffe wie Beton. Schließlich seien Spreizdübel mit zwei Spreizhülsen bekannt, die in unver- spreiztem Zustand dreh- und zugfest miteinander verbunden seien. Zwischen den beiden Spreizhülsen sei eine Gleitfläche vorhanden, die es ermögliche, dass 6 7 8 9 10 - 6 - sich die Spreizhülsen beim Verspreizen des Dübels voneinander lösen und gegeneinander bewegen. 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, einen Spreizdübel bereitzustellen, der in unterschiedlichen Baustoffen gute Halteeigenschaften aufweist. 3. Diese Aufgabe soll durch einen Dübel gelöst werden, dessen Merk- male sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmale des Patentgerichts in eckigen Klammern): 1. Spreizdübel (1, 101, 201, 301) aus Kunststoff [a], umfassend 2. einen Spreizbereich (9, 109, 209, 309), der durch ein Spreizelement aufspreizbar ist [b, b1], 2.1 wobei das Spreizelement zum Aufspreizen in einen axialen Füh- rungskanal (5, 105, 205, 305) des Spreizdübels (1, 101, 201, 301) einführbar ist [b2]; 3. eine erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) [c], 3.1 die durch das Spreizelement selbst aufspreizbar ist [g] und 3.2 die in ihrer Umfangsfläche eine Durchbrechung (7, 107, 207, 307) aufweist, die ein Spreizen der ersten Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in radialer Richtung erleichtert [h]; 4. eine zweite Spreizhülse (3, 103, 203, 303), die die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in einem unverspreizten Zustand zumindest teil- weise umhüllt [d]. 5. Die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) und die zweite Spreizhülse (3, 103, 203, 303) sind im unverspreizten Zustand dreh- und zugfest miteinander verbunden [e]. 6. Im Spreizbereich (9, 109, 209, 309) ist eine Gleitfläche (16, 116, 216, 316) zwischen der ersten Spreizhülse (2, 102, 202, 302) und der zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) derart ausgebildet, dass sich beim Verspreizen des Spreizdübels (1, 101, 201, 301) die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) im Spreizbereich (9, 109, 209, 309) von der zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) lösen kann und re- lativ zur zweiten Spreizhülse (3, 103, 203, 303) bewegbar ist [f]. 11 12 - 7 - 4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung: a) Spreizdübel sind Elemente der Befestigungs- oder Verbindungs- technik und werden zur Befestigung von Gegenständen in Baustoffen verschie- dener Art eingesetzt. b) Nach Merkmal 1 besteht der Spreizdübel aus Kunststoff. Wie sich aus der Beschreibung ergibt, bedeutet dies, dass der Spreizdübel im Wesentlichen aus Kunststoff besteht, dass aber auch Teile aus anderen Materialien, etwa Einlegeteile aus Metall, vorgesehen sein können. c) Der Spreizdübel umfasst einen Spreizbereich (Merkmal 2). Dabei handelt es sich um den Bereich des Dübels, der durch Einführen eines Spreizelementes, etwa einer Schraube, aufgespreizt werden kann. Ein Auf- spreizen des Spreizbereichs liegt vor, wenn der Spreizbereich in radialer Rich- tung erweitert wird. d) Der Spreizdübel umfasst zwei Spreizhülsen, die jeweils aufspreiz- bar sind. e) Für die erste Spreizhülse ist gemäß Merkmal 3.1 bestimmt, dass sie durch das Spreizelement selbst aufspreizbar ist. f) Ferner gibt Merkmal 3.2 vor, dass die Umfangsfläche der ersten Spreizhülse eine Durchbrechung aufweist, die ein Spreizen in radialer Richtung erleichtert. Nach der Beschreibung kann es sich dabei etwa um einen oder mehrere Längsschlitze handeln, die axial oder wendelförmig verlaufen. Der Längsschlitz muss den Spreizkörper nicht vollständig durchdringen, sondern kann auch als Materialschwächung ausgebildet sein (Abs. 9). g) Nach Merkmal 4 umhüllt die zweite Spreizhülse die erste Spreiz- hülse in einem unverspreizten Zustand zumindest teilweise. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 8 - Nähere Vorgaben, wo und in welchem Ausmaß die Umhüllung vorliegen muss, sind dem Anspruch nicht zu entnehmen. h) Merkmal 5 sieht vor, dass die erste und die zweite Spreizhülse in unverspreiztem Zustand dreh- und zugfest miteinander verbunden sind. Entgegen der Auffassung der Berufung genügt es insoweit nicht, dass die zugfeste Verbindung axial in Setzrichtung besteht, die erste Spreizhülse also nicht in die zweite Spreizhülse hineingeschoben werden kann. Der Hinweis auf die Verhältnisse beim Aufspreizen des Dübels in einem Bohrloch in einem Vollbaustoff rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Merk- mal 5 fordert eine dreh- und zugfeste Verbindung für den unverspreizten Zustand des Spreizdübels und gibt damit vor, dass die beiden Spreizhülsen in diesem Zustand weder gegeneinander verdreht werden noch axial in die eine oder in die andere Richtung relativ zueinander bewegt werden können. In diese Richtung weist auch die Beschreibung des Streitpatents. Danach soll die dreh- und zugfeste Verbindung gewährleisten, dass sich die beiden Spreizhülsen im Spreizbereich gegenseitig stabilisieren (Abs. 6). Zudem spricht die Beschreibung die Möglichkeit an, dass die erste Spreiz- hülse eine Zugkraft auf die zweite Spreizhülse entgegen der Setzrichtung ausübt (Abs. 29). Dies setzt voraus, dass die beiden Spreizhülsen axial auch entgegen der Setzrichtung zugfest miteinander verbunden sind. i) Merkmal 6 bestimmt, dass im Spreizbereich zwischen den beiden Spreizhülsen eine Gleitfläche ausgebildet ist, die es ermöglicht, dass sich beim Verspreizen des Dübels die erste Spreizhülse im Spreizbereich von der zweiten Spreizhülse lösen und sich relativ zu dieser bewegen kann. Der Beschreibung ist ferner zu entnehmen, dass eine Relativbewegung der ersten und der zweiten Spreizhülse möglich ist, aber nicht in jedem Fall er- 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 9 - folgen muss. So kann der Spreizbereich im Bohrloch eines Vollbaustoffs aufge- spreizt werden, ohne dass es zwingend zu einer relativen Bewegung der beiden Spreizhülsen kommt (Abs. 7). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Die Erfindung sei so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Den Figuren 2 und 5 und der Beschreibung sei zu entneh- men, wie eine anspruchsgemäße Gleitfläche ausgebildet sein könne. In der erteilten Fassung sei dieser Gegenstand jedoch durch die europäi- sche Patentanmeldung 1 178 226 (D8) vollständig vorweggenommen. Dagegen erweise sich das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1 als rechtsbeständig. Der damit beanspruchte Gegenstand sei ursprünglich offen- bart. Er sei auch neu gegenüber D8, da die dort offenbarte Lehre nicht nachar- beitbar bzw. nicht ausführbar sei. Zwar sei es möglich, zunächst die aus härterem Werkstoff bestehenden Teile durch Spritzgießen herzustellen. Dagegen lasse sich D8 nicht entnehmen, wie der dort weiter angegebene Ablauf ausgeführt wer- den könne. Damit sei D8 nicht unmittelbar und eindeutig eine konkrete Lehre zu entnehmen, wie die dort gezeigten Verbindungselemente im Zweikammerspritz- guss bzw. im Mehrkomponentenspritzguss hergestellt werden könnten. Auch die deutsche Patentanmeldung 33 46 783 (D9) und das europäische Patent 1 135 618 (D11) offenbarten nicht sämtliche Merkmale. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ergebe sich auch nicht naheliegender Wei- se ausgehend von D8 oder von D7 in Kombination mit dem allgemeinen Fach- wissen oder D11. III. Diese Entscheidung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht in vollem Umfang stand. 33 34 35 36 37 - 10 - 1. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen- stand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch D8 vollständig vor- weggenommen wird. a) Gegenstand der D8 ist ein Spreizdübel aus Kunststoff, der einen hohlen Schaft aufweist und zumindest längenabschnittsweise mittels Schrauben, Nägeln oder dergleichen aufgeweitet werden kann. Nach der Beschreibung der D8 ist die in den Dübel eingeführte Schraube in der Regel länger als die Einstecklänge des Dübels im Loch der Wand. Dies könne insbesondere bei einem Einsatz zur Befestigung eines Baustoffs mit Hohl- kammern dazu führen, dass sich die Kälte der Wand auf die metallische Schraube übertrage und es zu einer unerwünschten Bildung von Kondenswasser komme, die Schäden verursache (Abs. 2). Zur Abhilfe schlägt D8 vor, den Dübel wärmetechnisch zu optimieren. Dazu soll der Dübel so gestaltet werden, dass er die Schraube auch nach dem Aufweiten des Dübels im Bohrloch überall umschließt. Da Kunststoff die Wärme schlecht leite, werde der Wärmeübergang zwischen Wand und Schraube behin- dert (Abs. 4 f.). Ein solcher Dübel kann nach D8 so ausgebildet sein, dass der Schaft aus zwei Kunststoffen unterschiedlicher Härte besteht, sich der erste, härtere und der zweite, weichere Werkstoff längenabschnittsweise abwechseln und die Ab- schnitte der Hülse aus dem ersten Werkstoff durch Verbindungsstege, die den zweiten Werkstoff durchsetzen, miteinander verbunden sind (Abs. 12). Diese Verbindungsstege sind vorteilhafterweise radial ausknickbar (Abs. 13). Ein Ausführungsbeispiel zeigen die nachstehend wiedergegebenen Figu- ren 1 und 1a. 38 39 40 41 42 43 - 11 - Der Dübel (10) weist einen hohlen, länglichen Schaft (13) auf. Er umfasst Hülsenabschnitte (18) aus einem härteren Werkstoff, die durch Verbindungs- stege (19) miteinander verbunden sind, sowie Hülsenabschnitte (15) aus einem weicheren Werkstoff. Wie Figur 1a erkennen lässt, die einen Querschnitt zeigt, sind die Verbindungsstege vergleichsweise schmal und dünn und können beim Einschrauben der Schraube ausknicken. Aus der nachstehend wiedergegebenen Figur 2 ist ersichtlich, wie die Hül- senabschnitte (15) durch eine eingeführte Schraube (14) nach außen gedrängt werden. Soweit sie sich im Bereich eines Wandabschnitts befindet, wird die Hülse gegen den Wandabschnitt (12') gedrückt und trägt so zum festen Sitz des Ver- bindungselements im Baustoff bei (Abs. 25). 44 45 - 12 - Wie die Beschreibung der D8 erläutert, verformt sich durch das Eindrehen der Schraube auch der härtere Werkstoff der Hülse (18), was aus Figur 2 jedoch nicht ersichtlich ist (Abs. 26). b) Wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, sind damit die Merk- male 1 bis 3.1 offenbart. D8 beschreibt einen Spreizdübel aus Kunststoff mit einem Spreizbereich, der durch ein Spreizelement aufspreizbar ist. Als Spreizelement ist eine Schrau- be in einen axialen Führungskanal des Spreizdübels einführbar. Der Dübel um- fasst eine erste Spreizhülse aus weicherem Kunststoff und eine zweite Spreiz- hülse aus härterem Kunststoff. In dem in Figuren 1 und 1a gezeigten Ausfüh- rungsbeispiel besteht die weichere Hülse aus zwei Abschnitten und die härtere Hülse aus drei Abschnitten, die durch Verbindungsstege miteinander verbunden sind. 46 47 48 - 13 - c) Die Auffassung der Beklagten, es fehle an einer Vorwegnahme der Merkmale 4, 5, 6 und 3.2, trifft nicht zu. aa) Merkmal 4 ist vorweggenommen. (1) In dem aus den Figuren 1, 1a und 2 ersichtlichen Ausführungsbei- spiel bilden die Abschnitte (15) aus weicherem Kunststoff eine erste Spreizhülse und die Abschnitte (18) mit den Verbindungsstegen (19) aus einem härteren Kunststoff eine zweite Spreizhülse im Sinne von Patentanspruch 1. Die zweite Spreizhülse umhüllt die erste Spreizhülse teilweise. Diese Um- hüllung ist darin zu sehen, dass die Verbindungsstege in Nuten der Segmente der ersten Spreizhülse aus weicherem Kunststoff verlaufen, wie es insbesondere aus Figur 1a deutlich wird. (2) Auch die aus den Abschnitten (18) und den Verbindungsstegen (19) bestehende zweite Hülse ist, anders als die Beklagte meint, aufspreizbar. Nach der Beschreibung der D8 verformt sich beim Eindrehen der Schraube auch der aus Figuren 1 und 2 ersichtliche mittlere Hülsenabschnitt (18) (Abs. 26). Da die Schraube aus Metall besteht, kann diese Verformung nur in einem Aufweiten der Spreizhülse bestehen. Damit ist unmittelbar und eindeutig offenbart, dass auch die aus härterem Kunststoff bestehende Hülse aufspreizbar ist. Nach D8 ist der Dübel zudem in einer bevorzugten Ausführungsform so gestaltet, dass die Verbindungsstege ausknicken können, wenn die Schraube in den Dübel eingedreht wird (Abs. 13, Anspruch 9). Danach ist auch die zweite Spreizhülse aufspreizbar. Je nach der konkre- ten Lage der Verbindungsstege im Bohrloch kann deren Ausknicken zur Veran- kerung des Spreizdübels im Bohrloch beitragen. 49 50 51 52 53 54 55 56 - 14 - Dass bei der Verwendung des in D8 gezeigten Ausführungsbeispiels je nach Art des Baustoffs Situationen möglich sind, in denen die Stege nicht aus- knicken oder ihr Ausknicken keinen Beitrag zur Befestigung leistet, stellt die Vor- wegnahme von Merkmal 4 nicht in Frage. bb) Zu Recht hat das Patentgericht auch Merkmal 5 als vorweggenom- men angesehen. Bei einer Gestaltung wie sie in Figuren 1 und 1a gezeigt ist, verhindern die Verbindungsstege (19), die in Nuten des weicheren Kunststoffs (15) angeordnet sind, ein Verdrehen der beiden Spreizhülsen gegeneinander (Abs. 12). Bei der dort gezeigten Gestaltung können die aus den Segmenten (15) bestehende erste Spreizhülse und die aus den Segmenten (18) und den Ste- gen (19) bestehende zweite Spreizhülse axial nicht gegeneinander bewegt wer- den und sind damit im Sinne des Streitpatents zugfest miteinander verbunden. Ob der dort gezeigte Dübel im Zweikammerspritzguss hergestellt werden kann, ist insoweit unerheblich. Wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, ist es jedenfalls möglich, einen solchen Dübel herzustellen. cc) Auch Merkmal 6 ist offenbart. Die unterschiedliche Verformung der beiden Werkstoffe führt, wie auch die Figur 2 zeigt, in bestimmten Situationen dazu, dass sich die beiden Hülsen relativ zueinander bewegen können. Dies gilt auch dann, wenn die Verbindungsstege, was Figur 2 nicht zeigt, aber in der Beschreibung erläutert wird (Abs. 13), beim Eindrehen der Schraube ausknicken. dd) Schließlich nimmt D8 auch Merkmal 3.2 unmittelbar und eindeutig vorweg. 57 58 59 60 61 62 63 64 - 15 - Sind die Verbindungsstege, wie in Figur 1a gezeigt, in Nuten der ersten Spreizhülse eingelegt, führt ein Ausknicken dieser Stege dazu, dass das Auf- spreizen der ersten Spreizhülse in den betreffenden Bereichen erleichtert wird, weil das Material dort geschwächt ist. 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 keinen Bestand. a) Mit Hilfsantrag 1 wird Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Anspruchs 3 verteidigt. Danach wird der Anspruch um Merkmal 7 ergänzt, wo- nach der Spreizdübel im Mehrkomponentenspritzgussverfahren hergestellt ist. aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Patentanspruch, mit dem Patentschutz für ein Erzeugnis begehrt wird, so gefasst werden, dass es ausschließlich oder auch durch das Verfahren zu seiner Her- stellung gekennzeichnet wird (product-by-process-Anspruch). Eine solche Fassung des Anspruchs kommt in Betracht, wenn eine Be- schreibung der spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses durch körperliche Merkmale nicht möglich oder gänzlich unpraktikabel ist und die Angabe des Her- stellungsverfahrens dazu dient, diese Eigenschaften mittelbar zu umschreiben. Sie dient allein der Kennzeichnung des patentgemäßen Erzeugnisses und bringt keine Beschränkung auf Erzeugnisse zum Ausdruck, die tatsächlich mittels die- ses Verfahrens hergestellt worden sind (BGH, Beschluss vom 6. Juli 1971 - X ZB 9/70, GRUR 1971, 80 - Trioxan; Beschluss vom 14. Dezember 1978 - X ZB 14/77, GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre; Beschluss vom 19. Juli 1984 - X ZB 18/83, GRUR 1985, 31 - Acrylfasern; Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651 - Tetraploide Kamille; Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - Zipfelfreies Stahlband; Urteil vom 8. Juni 2010 - X ZR 71/08, in juris; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 81/13, GRUR 2015, 361 Rn. 9 - Kochgefäß; Urteil vom 16. April 2024 - X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 - Pulsationsdämpfer). 65 66 67 68 69 - 16 - bb) Die Aufnahme eines bestimmten Herstellungsverfahrens in den An- spruch ändert nichts daran, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch handelt. Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstel- lungsverfahren ein Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstel- lungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss (BGH, Urteil vom 16. April 2024 - X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005 - Pulsationsdämpfer). Die Aufnahme des Herstellungsverfahrens in den Anspruch dient lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Wenn das beanspruchte Erzeug- nis nicht neu ist und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann es als solches nicht patentiert werden. Daran ändert sich selbst dann nichts, wenn es durch ein erfinderisches neues Verfahren hergestellt worden ist. cc) Bedeutung für die Schutzfähigkeit des beanspruchten Erzeugnis- ses kann der Aufnahme eines bestimmten Herstellungsverfahrens zukommen, wenn auf diese Weise mittelbar das Erzeugnis selbst näher beschrieben wird. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines product-by- process-Anspruchs ist danach zu klären, ob sich das im Anspruch angegebene Herstellungsverfahren in spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses nieder- schlägt, durch die es sich von den im Stand der Technik bekannten Erzeugnissen unterscheidet. Körperliche und funktionale Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben, gehören zu den Sachmerkmalen des beanspruchten Erzeugnisses. Ob es solche gibt und welche das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln (BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1133 - Zipfelfreies Stahlband; Urteil vom 8. Juni 2010 - X ZR 71/08, juris Rn. 24; Meier-Beck, FS für Reimar König, 2003, 323, 331). 70 71 72 73 74 - 17 - dd) Die Herstellung eines Spreizdübels mit den Merkmalen 1 bis 6 im Mehrkomponentenspritzgussverfahren schlägt sich insofern in den Eigenschaf- ten des Dübels nieder, als damit bestimmte Dübelgeometrien ausgeschlossen sind. (1) Aus der Beschreibung des Streitpatents ergeben sich hierfür aller- dings keine Anhaltspunkte. Dort ist zunächst die Möglichkeit angesprochen, dass die erste Spreiz- hülse einen Kern beim Urformen der zweiten Spreizhülse bildet, wie dies Gegen- stand von Anspruch 2 des Streitpatents ist (Abs. 10). Die erste Spreizhülse könne spritzgegossen oder in anderer Weise aus Kunststoff hergestellt sein. Bilde diese den Kern beim Urformen der zweiten Spreizhülse, die beispielsweise spritzgegossen werden könne, biete dies den Vorteil, dass die erste und die zweite Spreizhülse nicht zusammengesetzt wer- den müssten, sondern nach dem Urformen der zweiten Spreizhülse bereits zu- sammengesetzt seien. Danach kann die Herstellung des Dübels etwa auch in der Weise erfolgen, dass die erste Spreizhülse in einem ersten Werkzeug spritzge- gossen und dann in ein zweites Werkzeug eingesetzt wird, in dem die zweite Hülse gegossen wird (Abs. 10). Als weiteren Vorteil dieser Art der Herstellung gibt die Beschreibung an, dass die zweite und/oder die erste Spreizhülse Hinterschneidungen aufweisen können, die ein Zusammensetzen getrennt hergestellter Spreizhülsen verhindern würden. Die Verwendung der ersten Spreizhülse als Kern beim Urformen der zweiten Spreizhülse ermögliche damit eine freiere Formgebung hinsichtlich der Außenseite der ersten und der Innenseite der zweiten Spreizhülse, was wiede- rum die Herstellung einer dreh- und zugfesten Verbindung der beiden Hülsen erleichtere (Abs. 10). (2) Im gleichen Absatz erwähnt die Beschreibung das Mehrkomponen- tenspritzgussverfahren als kostengünstiges Herstellungsverfahren. 75 76 77 78 79 80 - 18 - Beim Mehrkomponentenspritzgussverfahren wird ein Spritzgussteil, das aus zwei oder mehr verschiedenen Kunststoffen besteht, mit einer Maschine her- gestellt, die zwei oder mehr Spritzeinheiten, aber nur eine Schließeinheit benö- tigt. Dies ermöglicht es, die Teile mit nur einem Werkzeug in einem Arbeitsgang herzustellen. Nach den Feststellungen des Patentgerichts wird dabei die zuerst hergestellte Komponente als Teil der Gussform für das Spritzgießen der zweiten Komponente verwendet. Dies wird etwa dadurch realisiert, dass nach dem Gie- ßen der ersten Hülse ein Teil der Spritzgussform gegen ein anderes Spritzguss- formteil ausgetauscht wird, das einen zusätzlichen Hohlraum für das nachfol- gende Spritzgießen der zweiten Hülse aufweist, oder dadurch, dass die zuerst gegossene Hülse in eine andere Form umgesetzt wird. Entsprechende Erläuterungen finden sich ferner in Absatz 26 und Ab- satz 36 der Beschreibung. Dort wird, ähnlich wie in Absatz 10, erläutert, dass ein Verfahren, bei dem die zunächst spritzgegossene erste Spreizhülse als Kern dient, um den die zweite Spreizhülse gespritzt wird, dazu führt, dass die Längs- rippen der ersten Spreizhülse in entsprechende Ausnehmungen der zweiten Spreizhülse greifen und eine dreh- und zugfeste Verbindung der beiden Hülsen bewirken. Diese als vorteilhaft beschriebene Verbindung kann jedoch, wie in Ab- satz 10 der Beschreibung erläutert ist, bereits dadurch erzielt werden, dass die erste Spreizhülse einen Kern beim Urformen der zweiten Spreizhülse bildet. Die Herstellung im Mehrkomponentenspritzgussverfahren führt insoweit nicht zu an- deren Ergebnissen. (3) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte darauf, dass ein Mehrkompo- nentenspritzgussverfahren gegenüber anderen Herstellungsverfahren, etwa einer Herstellung im 3-D-Druck, zu einer besonderen Homogenität des Materials führe. 81 82 83 84 - 19 - Diese Homogenität ergibt sich nach dem eigenen Vorbringen der Beklag- ten bereits aus der Anwendung eines Spritzgießverfahrens, weil bei diesem mit einer Schmelze gearbeitet wird, in der sich die Makromoleküle in allen drei Dimensionen vernetzen können. Dass ein Dübel, der im Mehrkomponenten- spritzgussverfahren hergestellt wird, insofern andere Qualitäten aufweist, als ein Dübel, bei dem die Hülsen je für sich spritzgegossen werden, zeigt die Beklagte nicht auf. (4) Zutreffend macht die Beklagte jedoch geltend, dass eine Herstel- lung im Mehrkomponentenspritzgussverfahren mit Beschränkungen hinsichtlich der Gestaltung des Spreizdübels einhergeht. Nähere Ausführungen dazu enthält die Beschreibung des Streitpatents nicht. Der Fachmann, den das Patentgericht zutreffend als Diplom-Ingenieur oder Bachelor des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Ent- wicklung von Spreizdübeln ansieht, ist jedoch aufgrund seines Fachwissens mit den Möglichkeiten und Grenzen des Mehrkomponentenspritzgussverfahrens ver- traut. Ihm ist daher bekannt, dass die Herstellung eines Spreizdübels, der aus- geprägte Hinterschneidungen im axialen Führungskanal aufweist, bei Anwen- dung des Mehrkomponentenspritzgussverfahrens auf Schwierigkeiten stieße, weil dies die Verwendung eines Kerns erforderte, der nach dem Verfestigen des Kunststoffs nicht entfernt werden könnte. Danach kann ein Spreizdübel, der, wie etwa aus der bereits oben wieder- gegebenen Figur 1 der D8 ersichtlich, einen axialen Führungskanal mit ausge- prägten Hinterschneidungen an der Innenseite der ersten Hülse aufweist, im Mehrkomponentenspritzgussverfahren nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand hergestellt werden. Insoweit kann zugunsten der Berufung unterstellt werden, dass die Her- stellung von Gegenständen im Mehrkomponentenverfahren mit solchen internen Hinterschneidungen technisch nicht gänzlich ausgeschlossen ist, sondern etwa 85 86 87 88 89 90 - 20 - durch die Verwendung von Kernen, die nach dem Urformen zusammengeklappt werden könnten, oder ähnliche Maßnahmen möglich ist. Eine solche aufwändige Vorgehensweise kommt jedoch jedenfalls für Erzeugnisse, die in großen Mengen und kostengünstig hergestellt werden sollen, praktisch nicht in Betracht. Die Angabe des Mehrkomponentenspritzgussverfahrens in Patentan- spruch 1 kennzeichnet den Spreizdübel mithin dahin, dass bestimmte Dübelge- ometrien ausgeschlossen sind. b) Es kann offenbleiben, ob die Voraussetzungen, unter denen ein product-by-process-Anspruch zulässig ist, im Streitfall erfüllt sind, weil der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand jedenfalls nicht patentfähig ist. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist auch Merkmal 7 durch D8 vorweggenommen. Wie bereits erwähnt wurde, kann zwar ein Dübel, der dem Ausführungs- beispiel gemäß Figur 1 der D8 entspricht, nicht mit vertretbarem Aufwand im Mehrkomponentenspritzgussverfahren hergestellt werden. In der Beschreibung der D8 wird jedoch auf eine mögliche Herstellung im Zweikammerspritzguss - einer Variante des Mehrkomponentenspritzgussverfah- rens - Bezug genommen. Diese Vorgehensweise wird dahin beschrieben, dass zunächst die Komponente des Verbindungselements, die aus härterem Werkstoff besteht, gegossen wird. Anschließend wird das so hergestellte Teil in der Spritz- gießmaschine gedreht und durch einen zweiten Anguss der weichere Kunststoff eingespritzt (Abs. 18). In diesem Zusammenhang weist D8 darauf hin, dass es vorteilhaft sei, ein Verbindungselement so zu gestalten, dass es in diesem Ver- fahren hergestellt werden kann. Ist der Fachmann, wie ebenfalls bereits ausgeführt wurde, mit den Gren- zen des Mehrkomponentenspritzgussverfahrens vertraut, so entnimmt er dieser Passage der Beschreibung ohne Weiteres, dass die Geometrie eines Dübels, der 91 92 93 94 95 96 - 21 - im Zweikammerspritzgussverfahren hergestellt werden soll, den mit diesem Ver- fahren einhergehenden Beschränkungen Rechnung tragen muss. Die Beklagte zeigt nicht auf, dass der Fachmann nicht in der Lage wäre, unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens das in Figuren 1 und 1a ohnehin nur schematisch dargestellte Ausführungsbeispiel so abzuwandeln, dass eine Herstellung im Zweikammerspritzgussverfahren möglich ist. 3. Auch in der Fassung von Hilfsantrag 2 hat Patentanspruch 1 keinen Bestand. a) Nach Hilfsantrag 2 wird Patentanspruch 1 in der Merkmalsgruppe 4 um Merkmal 4.2 ergänzt und damit wie folgt gefasst: 4. eine zweite Spreizhülse (3, 103, 203, 303), 4.1 die die erste Spreizhülse (2, 102, 202, 302) in einem unverspreizten Zustand zumindest teilweise umhüllt 4.2 und die die Durchbrechung (7, 107, 207, 307) im Wesentlichen ver- schließt, wobei die Kunststoffkomponente der zweiten Spreizhülse die Durchbrechung im Wesentlichen verfüllt. b) Auch Merkmal 4.2 wird durch D8 bereits offenbart. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts zeigt das Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 1 und 1a der D8 einen Dübel mit einer ers- ten Hülse, die aus den Abschnitten (15) aus weicherem Kunststoff besteht und Durchbrechungen in der Form von Längsnuten aufweist. In diesen Nuten sind Verbindungsstege (19) angeordnet, die Bestandteil der zweiten Hülse aus härte- rem Kunststoff sind und die Abschnitte (18) miteinander verbinden. Diese Ver- bindungsstege füllen die Nuten aus. 4. Für die Fassung von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsan- trag 3 ergibt sich keine abweichende Beurteilung. 97 98 99 100 101 102 - 22 - a) Nach Hilfsantrag 3 wird die Fassung des Anspruchs gemäß Hilfs- antrag 2 dahin ergänzt, dass die erste Spreizhülse aus einer ersten Kunststoff- komponente und die zweite Spreizhülse aus einer zweiten Kunststoffkomponente gefertigt ist, wobei die beiden Kunststoffkomponenten verschieden sind. b) Auch dieses Merkmal ist in D8 bereits offenbart. Danach kann der dort beschriebene Spreizdübel so ausgebildet sein, dass der Schaft aus einem ersten härteren und einem zweiten weicheren Kunststoff besteht (Abs. 6, 16, 22 Anspruch 2). 5. Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4, der die zusätzlichen Merkmale nach Hilfsanträgen 1 bis 3 kombiniert, keinen Be- stand. Wie bereits ausgeführt wurde, sind die zusätzlichen Merkmale nach Hilfs- anträgen 1 bis 3 durch D8 vorweggenommen. 6. Ob die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs- antrag 5 zulässig ist, kann offenbleiben, weil auch der so beschriebene Gegen- stand nicht patentfähig ist. a) Nach Hilfsantrag 5 wird Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs- antrag 1 um Merkmal 2.2 ergänzt: "wobei der Spreizbereich (9, 109, 209, 309) beim Einführen des Spreiz- elements in den Führungskanal (5, 105, 205, 305) aufspreizbar ist." b) Dieses Merkmal ist ebenfalls durch D8 vorweggenommen. Wie oben bereits ausgeführt wurde, drängt bei dem in D8 beschriebenen Spreizdübel die Schraube bereits beim Einführen in den Führungskanal den wei- cheren Werkstoff der ersten Spreizhülse (15) nach außen (Abs. 5, 6, 9, 10, 13, 25). 7. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung von Hilfsan- trag 6 ist unzulässig. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 - 23 - a) Nach Hilfsantrag 6 wird Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung um die zusätzlichen Merkmale nach Hilfsanträgen 1 bis 3 sowie um ein weiteres Merkmal ergänzt, wonach die Durchbrechung ein die erste Spreizhülse radial vollständig durchdringender Längsschlitz ist. Die Beklagte hat diesen Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellt und erläutert, warum sie die Verteidigung des Streit- patents in dieser Fassung für zulässig und den damit beanspruchten Gegenstand für patentfähig hält. b) Gemäß § 116 Abs. 2 PatG ist die Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents im Berufungsrechtszug nur zulässig, wenn der Bundesge- richtshof sie für sachdienlich hält und der Antrag auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 PatG zugrunde zu legen hat. Jedenfalls die zweite Voraus- setzung liegt im Streitfall nicht vor. aa) Der Antrag ist nicht schon deshalb unzulässig, weil er erstmals in der Berufungsinstanz gestellt worden ist. Nach der Rechtsprechung des Senats kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmä- ßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte, insbesondere aufgrund eines Hinweises des Patent- gerichts nach § 83 Abs. 1 PatG, dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte (BGH, Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 33 - Nieder- flurschienenfahrzeug; Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung). Im Streitfall hat das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG er- teilten Hinweis die vorläufige Auffassung geäußert, der Gegenstand des Streit- patents sei ausführbar offenbart und patentfähig. Danach hatte die Beklagte keine Veranlassung, das Patent in geänderten Fassungen zu verteidigen. 112 113 114 115 116 117 - 24 - bb) Soweit die Verteidigung des Streitpatents im Patentnichtigkeitsver- fahren im ersten Rechtszug Erfolg hatte, muss der Beklagte das Vorbringen in der Berufungsbegründung zum Anlass nehmen zu prüfen, ob es zu einer ande- ren Beurteilung führen kann und gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. In diesem Fall ist er regelmäßig gehalten, entsprechende Anträge bereits in der Berufungserwiderung zu stellen. Unter welchen Voraussetzungen die Stellung eines neuen Hilfsantrags zu einem späteren Zeitpunkt des Berufungsverfahrens als sachdienlich angesehen werden kann (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung von Hilfsantrag 6 ist je- denfalls deshalb unzulässig, weil er nicht auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Beru- fung nach § 117 PatG zugrunde zu legen hat (§ 116 Abs. 2 Nr. 2 PatG). (1) Nach § 117 PatG sowie §§ 530, 521 Abs. 2 und § 296 Abs. 1 ZPO darf neues Vorbringen des Berufungsbeklagten, das nach Ablauf der Frist für die Berufungserwiderung erfolgt, nur dann berücksichtigt werden, wenn seine Zulas- sung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. (2) Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor. Die Klägerin hat in der Berufungsbegründung die Auffassung des Patent- gerichts angegriffen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 sei patentfähig. Sie hat insoweit, wie bereits im ersten Rechtszug, insbesondere geltend gemacht, die Aufnahme von Merkmal 7 sei nicht zulässig, zudem sei auch der so beschriebene Gegenstand durch D8 vollständig vorweg- genommen. Dies gab der Beklagten Anlass zu prüfen, ob eine Verteidigung des Streit- patents in einer geänderten Fassung Erfolg verspricht. 118 119 120 121 122 123 124 - 25 - Die Beklagte hat dies auch nicht verkannt, wie sich daraus ergibt, dass sie bereits mit der Berufungserwiderung erklärt hat, das Streitpatent hilfsweise in ge- änderten Fassungen gemäß den erstinstanzlichen Hilfsanträgen 2 bis 4 zu ver- teidigen, und mit Schriftsatz vom 27. März 2025 einen weiteren Hilfsantrag ge- stellt hat. Hilfsantrag 6 hat die Beklagte dagegen erst in der mündlichen Verhand- lung gestellt. Sachliche Gründe, die diese späte Antragstellung rechtfertigen könnten, hat die Beklagte nicht aufgezeigt; solche sind auch sonst nicht ersicht- lich. cc) Die Berücksichtigung des Vorbringens der Beklagten zu Hilfsan- trag 6 würde die Erledigung des Rechtsstreits verzögern. Die Bedeutung des Merkmals, das nach Hilfsantrag 6 in Patentanspruch 1 eingefügt werden soll, die Frage, ob ein solcher Gegenstand bereits ursprünglich offenbart war, sowie die Frage, ob dieses Merkmal durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist, waren bis dahin nicht Gegenstand des Parteivorbringens. In dem ihr nachgelassenen Schriftsatz ist die Klägerin dem Vorbringen zu Hilfsantrag 6 inhaltlich entgegengetreten. Im Lichte dieser Ausführungen könnte über diesen Antrag nicht ohne Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung entschieden werden. Dies führte zu einer Verzögerung im Sinne von § 296 Abs. 1 ZPO. 125 126 127 128 129 - 26 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Deichfuß Marx Rensen Crummenerl von Pückler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2023 - 8 Ni 5/23 (EP) - 130