29 W (pat) 294/02

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 294/02 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 23. Februar 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 10 649 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vor- sitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber - 2 - beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke DirectCom soll für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9: Apparate und Instrumente für die Nachrichtentechnik, elektronische Rechen-Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere Kleinrechner und Computer, Kontrollapparate und –instrumente, Schnittstellen-Schal- tungsanordnungen zwischen Datenverarbeitungsgeräten, Computern und/ oder Telekommunikationsanlagen, Computer-programme auf Datenträgern; Klasse 37: Wartung und Reparatur der in Klasse 9 aufgelisteten Waren; Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Kommunika- tionsdiensten, wie z. B. Telefon, Post, E-Mail, Internet, Fax; - 3 - Klasse 41: Ausbildung und Schulung auf dem Gebiet der Telekommunikations- technik und Datenverarbeitung; Klasse 42: Vertrieb von den in Klasse 9 aufgelisteten Waren gegen Entgelt für Dritte, Erstellen von Computerprogrammen; Beratung auf dem Ge- biet der Telekommunikation, insbesondere bei der Analyse und dem Aufbau von Call-Center-relevanten Kommunikationsstrukturen, bei der Einführung neuer Software- und Hardwarelösungen; Projektpla- nung, -durchführung und –überwachung; Erstellung von Kommunika- tionskonzepten, Hardware- und Softwarekonzepten, Projekt- und Testplänen, Pflichtenheften, Systemanalysen auf dem Gebiet der Telekommunikation und Datenverarbeitung, Standortanalysen, Kon- zepten der Datenbereitstellung, Kommunikations- und Datenflussplä- nen; Projektmanagement in das Markenregister eingetragen werden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Schreiben vom 19.07.2000 beanstandet und mit Beschluss vom 17.10.2002 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Markenstelle vertritt die Auffassung, dem angemeldeten Zeichen fehle jegliche Unterschei- dungskraft, da es in seiner Gesamtheit einen Sinngehalt von „direkte Kommunika- tion“ aufweise. Das Zeichen bestehe aus dem allgemein verständlichen engli- schen Wort „direct“ und dem weiteren Bestandteil „Com“, der in Bezug auf die be- anspruchten Waren und Dienstleistungen nur im Sinne von „communication“, also Kommunikation, verstanden werden könne. Damit stelle das Gesamtzeichen le- diglich eine beschreibende Sachaussage dar. Die mangelnde lexikalische Nach- weisbarkeit einer Wortneubildung führe nicht zwangsläufig zur Bejahung der Un- terscheidungskraft. - 4 - Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 15. November 2002 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass die angemeldete Wortkombination unterschei- dungskräftig sei. Die Markenstelle habe eine analysierende Betrachtungsweise zugrundegelegt. Der Gesamtbezeichnung „DirectCom“ komme kein beschreiben- der Begriffsgehalt zu, weil es sich um eine phantasievolle Wortschöpfung handle, die nicht auf den Sinngehalt „direkte Kommunikation“ reduziert werden könne. Der Wortbestandteil „Com“ könne die Abkürzung für „Computer“, „Commerce“ oder „Communication“ sein, und werde darüber hinaus weltweit als Top-Level-Domain verwendet, was eine Mehrdeutigkeit begründe. Selbst wenn man den Begriff „di- rekte Kommunikation“ zugrunde lege, sei dessen Bedeutung nicht klar. Soweit es eine Verwendung von „DirectCom“ in der wissenschaftlichen Fachsprache gebe, sei diese nicht bedeutsam, da eine Verwendung im allgemein-geschäftlichen Ver- kehr nachgewiesen werden müsse. Außerdem seien vergleichbare Marken wie „ProCom“, „Techweb“, „COMDIRECT“ und „openCom“ durchaus eingetragen worden. Dies begründe – zur Vereinheitli- chung der Rechtsprechung – bei einem ablehnenden Beschluss die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt daher (Bl. 5 d. A.), den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17.10.2002 aufzuheben und die Marke wie angemeldet einzutra- gen. An der auf ihren Antrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Anmel- derin nicht teilgenommen. II. Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MarkenG zulässig, aber nicht begründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshin- - 5 - dernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entge- gen, außerdem besteht ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. 1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewoh- nende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK). Kann einem Zei- chen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Ver- wendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungs- mittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BlfPMZ 2001, 398 – LOOK, BGH WRP 2002, 1073- /1074,1075 – BONUS II). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hin- blick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßli- che Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver- ständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 - Linde ua; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 – Waschmittelflasche). Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortfolge nicht über die erforderliche Unter- scheidungskraft. 1. 1. Das Zeichen „DirectCom“ ist – insbesondere auch wegen der Binnengroß- schreibung – erkennbar aus zwei Begriffen zusammengesetzt, und zwar aus „Di - 6 - rect“ und „Com“. Bereits aufgrund der Schreibweise von „Direct“ mit „c“ kann da- von ausgegangen werden, dass es sich um zwei englischsprachige Begriffe han- delt. „Direct“ gehört zum englischen Grundwortschatz und heißt „direkt, unmittel- bar“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, Band 1, S. 326). „Com“ ist ein Akronym und kann – grundsätzlich – mehrfache Bedeutung haben. Das deutsche Abkürzungsverzeichnis (www.internet-abkuerzungen.de/COM.html) hat dabei sechs verschiedene Möglichkeiten ergeben, wohingegen die Suche in einem eng- lischsprachigen Verzeichnis (www.acronymfinder.com) 61 Einträge erbracht hat. Betrachtet man allerdings das Verzeichnis der angemeldeten Waren und Dienst- leistungen, schränkt dies die Wahrscheinlichkeit der gefundenen Eintragungen erheblich ein, so dass man alternativ nur von „Computer“, aber noch wahrscheinli- cher von „Commerce“ und „Communication“ ausgehen muß. Alle Dienstleistungen haben etwas mit Telekommunikation, entsprechenden Hilfsdienstleistungen, die Geräte in Klasse 9 beziehen sich ebenfalls auf dafür erforderliche Hardware, oder Handel und Vertrieb zu tun. Im Bereich der Telekommunikation ist die englische Sprache allgemein üblich und verständlich, weshalb der Verkehr „DirectCom“ lediglich als „Direct Communica- tion“ verstehen und als Hinweis auf die technischen Möglichkeiten einer „unmittel- baren, direkten Telekommunikation“ auffassen wird. Nach dem Verständnis des Publikums wird der Austausch von Nachrichten mithilfe der Informationsübertra- gung durch Nachrichtentechnik mittels der „direkten Telekommunikation“ also noch schneller, noch unkomplizierter funktionieren als bisher schon gewohnt. 1. 2. Einer aus englischen Begriffen gebildeten Kombinationsmarke kann dabei, und zwar auch in Deutschland, die Unterscheidungskraft fehlen (EuGH, GRUR 2003, 58, 60 Rn. 23, 40 - Companyline), denn im Telekommunikationsbereich ist Englisch die vorherrschende Sprache. Die Summe der Wortbestandteile ist dabei als Gesamtzeichen nicht so verschieden von der Bedeutung der einzelnen Wort- bestandteile, dass man dem Zeichen insgesamt eine neue, nicht beschreibende Bedeutung entnehmen könnte. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Be- standteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Veränderung, insbesondere - 7 - syntaktischer oder semantischer Natur, führt daher nur zu einem Gesamtzeichen, das seinerseits ausschließlich aus einer unmittelbar verständlichen, im Vorder- grund stehenden Sachaussage besteht oder beschreibend ist (EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD). Es spielt dabei im übrigen auch keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum als sachbeschreibenden Hinweis versteht. 1. 3. Die durch den Senat vorgenommene Recherche hat dazu ergeben, dass dem Verkehr Wortzusammensetzungen jeweils mit „Direct“ und der Abkürzung „Com“ im Sinn von „Communication“ insbesondere auf dem Gebiet der Telekom- munikation geläufig sind. So gibt es den Begriff „Direct Mailing“ (Form der Direkt- werbung, bei der Werbematerial – Briefumschlag und Prospekt mit Rückantwort- karte – an eine bestimmte Zielgruppe geschickt wird; Duden – Deutsches Univer- salwörterbuch, 4. Aufl. 2001, CD-ROM), „DirectPrint” (Verfahren, bei dem durch digitalen und direkten Druck auf bestimmte Materialien Zeit- und Kostenaufwand für Siebdruck gespart werden; Süddeutsche Zeitung Nr. 177, 02.08.2002, S. 40); „DirectLine“ (Gebührentarif für günstige Telefongespräche; Süddeutsche Zeitung Nr. 36, 13.02.1998, S. 32), „Direct-Broker“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 269, 22.11.2001, S. 30) und „Direct-Banking“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 126, 03.06.1995, S. 24). Es existieren aber auch Begriffe wie „Com-Ideologen“ (Süd- deutsche Zeitung Nr. 27, 02.02.2001, S. 18) und die „dot. com-Gesellschaft“ (Süd- deutsche Zeitung Nr. 200, 30.08.2000, S. 23) oder „Dot. com-Branche“ (Süddeut- sche Zeitung Nr. 188, 16.08.2000, S. 21). Aufgrund einer Gewöhnung des Verkehrs an diese Zusammensetzungen als sprachüblich ist daher die angemeldete Marke wegen ihres sofort erfassbaren, im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts im Hinblick auf die bean- spruchten Waren und Dienstleistungen nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. - 8 - Für die Dienstleistung „Vertrieb von den in Klasse 9 aufgelisteten Waren gegen Entgelt für Dritte“ als grundsätzlich markenfähige Einzelhandelsdienstleistung (vgl. auch die Stellungnahme des Generalanwalts vom 13.01.2005 in der Rs. C-418/02 im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens des Bundespatentgerichts an den Europäischen Gerichtshof zur Frage, ob der Einzelhandel mit Waren eine Dienst- leistung im Sinn von Art. 2 RL 89/104/EWG ist) gelten dieselben Erwägungen im Hinblick auf die konkrete Unterscheidungskraft (BPatG GRUR 2003, 157 f. – Smartweb; 29 W (pat) 65/02 - good vibrations) wie auch für andere Marken. Auch wenn man die Bezeichnung „DirectCom“ für Einzelhandelsdienstleistungen nicht als eine im Vordergrund stehende Sachangabe ansieht und die Bezeichnung diese Art von Dienstleistungen auch nicht unmittelbar beschreibt, besteht gleich- wohl ein schützenswertes Interesse an ihrer freien Verfügbarkeit im Wettbewerb. Aufgrund der Tatsache, dass das Warenverzeichnis für die Dienstleistung „Einzel- handel“ auf die Waren der Klasse 9 eingegrenzt ist, wird der Verkehr wegen des engen Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Waren und deren Vertrieb „DirectCom“ nur als beschreibend für die Waren begreifen und nicht als Hinweis auf den Einzelhändler. Insofern besteht ein erhebliches Interesse der konkurrie- renden Einzelhändler daran, das Publikum auf sprach- und werbeübliche Weise auf die Eigenschaften der angebotenen Waren hinzuweisen. Die Rechtslage ist hier vergleichbar mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Bewertung eines Zeichenwortes als nicht schutzfähig, wenn es vom Verkehr nur als ein Wort als solches in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstan- den wird (BGH MarkenR 1999, 352, 354 – FOR YOU; MarkenR 1999, 1167, 1168 – YES; GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; BPatG 24 W (pat) 32/02 – ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Nach der aufgrund der Rechtspre- chung des Europäischen Gerichtshofs gebotenen Berücksichtigung des Allge- meininteresses bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse (EuGH GRUR 2003, 604, 607 Rn. 52 f. – Libertel; GRUR 2003, 514, 518 Rn. 71 – Linde, Win- ward u. Rado), kann nur monopolisiert werden, was nicht benötigt wird. Läßt sich jedoch feststellen, dass die Aussage in ihrer konkreten Form vom Verkehr zum Schutz der Konkurrenten zur freien Verwendung im Vertrieb der mit dem Zeichen - 9 - beschriebenen Waren benötigt wird, ist die Zurückweisung der Anmeldung ge- rechtfertigt. 2. Des weiteren unterliegt das angemeldete Zeichen dem Eintragungshindernis gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Danach ist die Eintragung solcher Marken ausge- schlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaf- fenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistun- gen dienen oder dienen können, wobei ausreichend ist, dass das Zeichen zumin- dest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD). Im vorliegenden Fall eignet sich der Gesamtbegriff „Direkte Kommuni- kation“ für alle angemeldeten Waren/ Dienstleistungen als Bestimmungsangabe und wird darüber hinaus bereits verwendet für das unmittelbare Inverbindungtre- ten von mehreren Personen, und zwar insbesondere über alle Medien der moder- nen Kommunikationstechnik, aber auch von „Mensch zu Mensch“ („Das Direct Communication Center in Emden ist, ...“ www.ostfrieslandsuche.de/finde4asp?- page=5&suche=Norden; „Direkte Kommunikation/Direct Communication“ www.atari-portal.net/mo- dules.php?name=DocTree&dtIsBlk=y&dtId=2; Referat zum Thema „Groupware und CSCW“: „direct communication“ zwischen zwei Teilnehmern, www.collide.- info/Lehre/DidaktikSeminar/cscw1.pdf; Styrian Airways Fluglinien: „...This is not least thanks to our philosophy: open doors, direct communication, efficient...“ www.reise.idealo.de/airlines/19102004/details/ etc.). Für Einzelhandelsdienstleis- tungen wird der Begriff im Sinn von “direkter Vertrieb” verwendet. Selbst wenn die Abkürzung „DirectCom“ daher noch nicht benutzt wird, „kann“ sie der Beschreibung „dienen“. Aufgrund der Neigung des Verkehrs zur Vereinfa- chung liegt nämlich nahe, dass diese sprachliche Verkürzung ebenfalls verwendet werden wird und daher freigehalten werden muß. 3. Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf einge- tragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder - 10 - ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432 Rn. 65 – Waschmittelflasche). Die Frage nach der Eintragbarkeit einer Marke ist keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage. Das ergibt sich daraus, dass ein- getragene Marken nachträglich wieder gelöscht werden können (Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 29; BPatG GRUR 1998, 1021/ 1023 - MONA LISA). Es gibt im übrigen eine Reihe von ähnlichen Zeichen, die ebenfalls nicht eingetragen wurden: „DirectSolution“ (29 W (pat) 56/02), „ART + COM“ (29 W (pat) 122/99; „COM“ ebenfalls im Sinn von Kommunikation in Klasse 42); „ComPoint“ (29 W (pat) 354/99; „Com“ für Kommunikation in Klasse 38); „ComStation“ (29 W (pat) 353/99; „Com“ für Kommunikation in Klasse 38); „ComBridge“ (27 W (pat) 40/03; „Com“ als „übliche Abkürzung“ für „Computer“ und „communication“ in Klasse 9); „ComTransactions“ (30 W (pat) 3/98; „Com“ nicht für Computer, sondern für „communication“ in Klasse 9). Die bloße Tatsache, dass es andere Zeichen („ComLink“ 25 W (pat) 116/01; Klasse 42) gibt, die dennoch eingetragen wurden, kann auf anderen Umständen im Einzelfall beruhen und führt nicht zur Zulassung der Rechtsbeschwerde. Grabrucker Baumgärtner Dr. Mittenberger-Huber Cl