24 W (pat) 519/12

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 519/12 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2009 070 157.1 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Die Bezeichnung EXTRACOM ist am 30. November 2009 als Marke zur Eintragung in das beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter Nr. 30 2009 070 157 für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 9: Signal-, Kontroll-Apparate und -Instrumente; Geräte zur Auf- zeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; elektrische, elektronische und optische Nachrichten-, Bild-, Text-, Sprache- und Datenaufnah- me-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermitt- lungs-, -speicher-, und -ausgabegeräte; Bestandteile dieser Waren; Telekommunikationsgeräte und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Telefone, Schnurlostele- fone, Mobilfunkgeräte, ISDN-Anlagen, DSL-Anlagen, Modems, Faxgeräte, Faxweichen, Anrufbeantworter, Geräte zur schnurlosen Datenkommunikation, Ladekabel, Netzgeräte, Kfz-Halterung für Mobilfunktelefone, Tischladestationen für Mobilfunktelefone, Speicherkarten; Magnetaufzeichnungsträ- ger, optische Aufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Computerpro- gramme und Software aller Art; Navigationssystemgeräte; Klasse 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte und Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von - 3 - Waren und über die Erbringung von Dienstleistungen, auch über elektronische Netze (E-Commerce); Vermittlung von Verträgen zwischen Netzanbietern und Endkunden bezüglich der Nutzung von Telekommunikationsnetzen; Zusammenstel- lung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufs- zwecken in Zusammenhang mit Produkten auf den Gebieten der Telekommunikations- und Informationstechnologie; be- triebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei der Eröffnung und Führung eines Fachhandelsgeschäftes und dem Vertrieb von Waren; Waren und Dienstleistungspräsenta- tion; Marketing, Verkaufsförderung, Marketingberatung, Ein- kaufsberatung (soweit in Klasse 35 enthalten); Werbung; Be- ratung über die Gestaltung von Geschäften und Läden, soweit in Klasse 35 enthalten; Auskünfte und Beratung auf kaufmän- nischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet, soweit in Klasse 35 enthalten; Erstellen von Abrechnungen; Fakturierung; Ab- satzplanung und Absatzberatung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Groß- und Einzelhandelsdienstleistung (auch über das Internet) in den Bereichen: Waren für die Telekommuni- kation und Waren für die Nutzung von Telekommunikations-, Informations-, und Multimedialeistungen, Computer, Compu- terzubehör und Software, Foto- und Optikartikel, Ton- und Bildträger; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rech- nungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Veran- staltung von Messe und Ausstellungen für Werbezwecke; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen auch über das Inter- net; Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken; Betreiben eines Online- Dienstes, nämlich Sammeln von Informationen und Texten in Computerdatenbanken sowie verwaltungstechnische Bear- beitung von elektronischen Warenbestellungen; betriebswirt- - 4 - schaftliche Beratung auf dem Gebiet des elektronischen Han- dels über das Internet; Klasse 38: Telekommunikation, Bereitstellung eines Internet- oder Webportals, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf Datenban- ken und Datennetze im Internet; elektronische Übertragung und Übermittlung von elektronischen Nachrichten; Betreiben eines Online-Dienstes, nämlich elektronische Übermittlung von und Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern aller Art sowie elektronische Waren- bestellungen; Bereitstellen des Zugriffs auf eine Internetseite zu Werbezwecken; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; elektronische Übermitt- lung der Korrespondenz für Dritte; Betrieb eines virtuellen Marktplatzes über das Internet, nämlich Sammeln und Über- mitteln von Nachrichten sowie Informationsübermittlung, je- weils auf dem Wege der Telekommunikation, jeweils zwischen Warenherstellern und/oder -lieferanten und/oder Einzelhänd- lern und/oder Verbrauchern; Klasse 42: Erstellung, Entwicklung und Design von Computerprogram- men und Software, insbesondere für betriebliche Funktionsbe- reiche; Implementierung, Wartung, Vermietung und Pflege von Computerprogrammen und Software, auch im Wege des Out- sourcing; technische Beratung über Erstellung, Entwicklung, Einsatz und Anwendung von Computerprogrammen und Soft- ware; Beratung auf dem Gebiet Elektrotechnik, Telekommuni- kationstechnik sowie Datenverarbeitung; Forschung auf dem Gebiet von Computerprogrammen und Software. - 5 - Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Be- schluss vom 11. April 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie sei sprachüblich gebildet und setze sich zusammen aus dem bekannten werbeüblichen Wortbestandteil „EXTRA“ sowie der auch im Inland be- kannten und gängigen englischen Abkürzung „COM“ für u. a. „communication“ (= Mitteilung, Verständigung, Kommunikation, Verbindung), „commerce“ (= u. a. Handel, Handelsbetrieb, Geschäftswelt, Handelsverkehr) beziehungsweise „com- mercial“ (= u. a. geschäftlich, gewerblich, Handels-). „EXTRA“ werde in der Wer- besprache sehr häufig verwendet und kennzeichne in Kombination mit Substanti- ven eine Sache als etwas „Zusätzliches, Besonderes“. „EXTRA“ finde als Werbe- schlagwort für Waren und Dienstleistungen jedweder Art Verwendung. Die ange- sprochenen Verkehrskreise würden daher den Wortbestandteil „EXTRA“ unmiss- verständlich als üblichen Werbehinweis auf etwas „Besonders, Zusätzliches“ ver- stehen. Insbesondere im Telekommunikations-/ IT-Bereich seien kombinierte Be- griffe mit dem Bestandteil „COM“ und vorangestelltem Adjektiv/ Wortbildungsele- ment zur Bewerbung der Dienstleistungs-/ Produktangebote üblich. Daher würden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „EXTRACOM“ ohne weite- res als werbeanpreisenden Sachhinweis auf „Extra-Communication/ Kommunika- tion“ verstehen, also auf „zusätzliche/besondere Kommunikation“ bzw. „Telekom- munikation“ auffassen. Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Die Anmelderin hat sich zur Begründung der Beschwerde auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren bezogen. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Angabe „EXTRACOM“ sei unterschei- dungskräftig und unterliege auch nicht dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Begriff sei weder in der deutschen noch in der englischen Sprache üblich und enthalte auch keine verständliche Sachaussage. Der Bestandteil - 6 - „COM“ lasse nicht den Rückschluss auf Communication zu, sondern er sei viel- deutig, könne z. B. auch von „COMputer“, „COMmercial“ usw. abgeleitet sein. Auch der Begriffsinhalt von „EXTRA“ sei keineswegs eindeutig, das angemeldete Zeichen sei auch mit Angaben wie „Extrablatt“, „Extraklasse“ oder „Extrawurst“ nicht vergleichbar. Ebenso wenig vergleichbar seien die vom DPMA herangezo- genen Vergleichsfälle „DirectCom“, SuperCom“ und „MultiCom“, die jeweils als Abkürzung beschreibender Begriffe verstanden werden könnten. Des Weiteren rügt die Anmelderin die Prüfungsmaßstäbe der Markenstelle. Das identische Zeichen sei für ähnliche Waren bereits als Marke für die Anmelderin eingetragen gewesen, es sei deshalb unverständlich, dass nunmehr Eintragungs- hindernisse gesehen würden. Die Anmelderin hat sinngemäß beantragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2012 aufzuheben. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt- hafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der an- gemeldeten Marke jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Denn die angemeldete Bezeichnung „EXTRACOM“ wird für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom angesprochenen Verkehr allein als Sachangabe aufgefasst und nicht als Hinweis auf deren betrieb- liche Herkunft und ist damit nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. - 7 - Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift bedeutet nach ständiger Recht- sprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen ande- rer Unternehmen zu unterscheiden. Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeich- nungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungs- kraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger be- schreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen herge- stellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Bei der Prüfung ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzu- stellen. Diese umfassen alle Kreise, in denen die fragliche Marke in Zusammen- hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, also den Handel und/ oder die normal informier- ten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (so ausdrückl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; vgl. im Anschluss daran auch BPatG 2007, 527 - Rapido; BPatG B. v. 09.03.2007, Az.: 24 W (pat) 110/05 - bagno; B. v. 16.06.2010, Az.: 28 W (pat) 28/10 - Porco). Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Bezeichnung "EXTRACOM" als be- trieblicher Herkunftshinweis hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen ungeeignet. Wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, setzt sich die angemeldete Marke aus den beiden Einzelbestandteilen „EXTRA“ und „COM“ zusammen. Der Begriff „EXTRA“ (vgl. z. B.: http://www.duden.de/woerterbuch: „gesondert, für - 8 - sich“; auch: „über das Übliche hinaus, zusätzlich, außerdem, besonders gut“; oder auch: „eigens“) steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache für etwas über das Normalmaß hinausgehendes, Zusätzliches oder Besonderes, und wird von den hier angesprochenen weitesten Verkehrskreisen mit dieser Bedeutung - auch in Kombination mit weiteren Begriffen – so aufgefasst. Der Bestandteil „COM“ (engl. Abk. für communication = Kommunikation; vgl. be- reits BPatG, B.v. 23.02.2005, 29 W (pat) 294/02 – DirectCom; B.v. 21.2.2003, 29 W (pat) 10/02 – Supercom; B.v. 11.9.2002, 29 W (pat) 5/00 – MultiCom) ist diesen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den hier betroffenen Waren und Dienstleistungen, die entweder direkt dem Bereich der Kommunikationstechnik bzw. Kommunikationsdienstleistungen zuzurechnen sind oder zumindest in einem engen sachlichen Zusammenhang dazu stehen, schon lange vor der Anmeldung als gängige Abkürzung für den englischen Begriff „communication“ vertraut, nicht zuletzt deshalb, weil der nahezu identische deutsche Begriff Kommunikation in vergleichbarer Weise allgemeinverständlich mit „KOM“ abgekürzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003, I ZR 79/01, GRUR 2004, 514 Rz. 17 – TELEKOM). Ob die Buchstabenfolge „COM“, wie die Anmelderin vorträgt, darüber hinaus weitere, möglicherweise nicht sachbezogene Bedeutungen haben kann, ist ohne Bedeu- tung. Die mögliche Mehrdeutigkeit einer beschreibenden Angabe beseitigt für sich gesehen nicht das Schutzhindernis. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt auch dann, wenn die angemeldete Marke jedenfalls mit einer ihrer Bedeutungen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben kann, unabhängig davon, ob sie noch andere (möglicherweise nicht beschreibende) Bedeutungen haben kann (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 8 Rn. 113). Die Zusammenfügung der Wortbestandteile „EXTRA“ und „COM“ ist sprachüblich gebildet, dem Verkehr sind zudem derartige Wortbildungen mit dem Präfix „EXTRA“ und einer weiteren Sachangabe insbesondere aus der Werbesprache bekannt (vgl. z. B. BPatG, B.v. 24.9.2003, 29 W (pat) 220/02 – XtraNews). Auch der Gesamtbegriff „EXTRACOM“ weist lediglich einen beschreibenden Aussage- gehalt i. S. v. „Kommunikation über das Übliche hinaus“ auf, weil der durch die - 9 - Kombination der vorgenannten Wortelemente bewirkte Gesamteindruck mangels sprachlicher oder begrifflicher Besonderheiten, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen, nicht über die Zusammenfügung beschrei- bender Elemente hinausgeht und sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID; BPatG 26 W (pat) 1/08, Entsch. v. 26. November 2008 - Immoconcept). Mit der vorstehend festgestellten, für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres naheliegenden Bedeutung wird der angesprochene Verkehr die Angabe „EXTRACOM“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst- leistungen lediglich als Sachhinweis darauf wahrnehmen, dass die so gekenn- zeichneten Waren der Klasse 9, die allesamt Geräte für Kommunikationszwecke sind oder als deren Zubehöre dienen, dem Anwender einen bestimmten zusätzli- chen Nutzen verschaffen. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42, deren wesentlicher Gegenstand entweder der Vertrieb der vorgenannten Waren darstellt oder einen technischen bzw. persönlichen Informa- tionsaustausch beinhaltet, weist die Angabe ebenfalls auf einen zusätzlichen, über das Normale hinausgehenden Inhalt der Dienstleistung hin, jedoch nicht auf deren betriebliche Herkunft. Nachdem "EXTRACOM" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistun- gen hiernach entweder als beschreibende Sachangabe zu dienen oder einen en- gen sachlichen beschreibenden Bezug zu ihnen herzustellen vermag, bedarf es für die Begründung des Eintragungsverbots keines lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete Marke als beschrei- bende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (Strö- bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 287; EuGH GRUR 2010, 534 - PRANAHAUS; GRUR Int. 2011, 400, Rn. 1000 - Zahl 1000; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 12 - SPA II; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein). - 10 - Soweit die Anmelderin auf eine aus ihrer Sicht weitgehend identische, frühere Eintragung verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Frühere Ein- tragungen und andere Voreintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BioID; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Dies folgt bereits daraus, dass die bei der Feststellung der Unterscheidungskraft notwendig zu berücksichtigende Verkehrswahrnehmung nicht statisch ist, sondern Wandlungen unterworfen ist, so dass die Beurteilung der Bestandteile der Marke am Ende des vorherigen Jahrhunderts nicht mit derjenigen zum Zeitpunkt der neuerlichen Anmeldung identisch sein muss. Die Entscheidung über die Schutzfä- higkeit einer Marke ist zudem keine Ermessensentscheidung, sondern eine ge- bundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbe- schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 11 - 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevoll- mächtigten schriftlich einzulegen. Metternich Dr. Schnurr Heimen Bb