33 W (pat) 126/07

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 126/07 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 4. August 2009 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die IR-Marke 796 403 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll beschlossen: Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Die Inhaberin der IR-Wortmarke 796 403 BIOSTAR, begehrt Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für folgende Waren: Klasse 1: Produits chimiques, bactéries, microorganismes sous formes liquide et solide destinés à l'industrie et à la neutralisation de matières problematiques chimiques, bactériologiques et autres dans les eaux résiduaires et les installations de purification des eaux; tous les produits précités étant biodégradables; Klasse 11: Installations de purification des eaux à fonctionnement biologique Die Markenstelle für Klasse 01 IR hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der Marke den Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Die Erstprüferin führt dazu aus, dass das Wort BIOSTAR sprachüblich zusammengesetzt sei. Das Präfix "BIO" werde in der Werbung und in der Beschreibung von Produkten einerseits als Hinweis auf einen biologischen oder natürlichen Ursprung, auf Naturbelassenheit oder eine natürli- che Herstellungsweise, andererseits als Hinweis für eine natürliche, ökologische oder umweltfreundliche Wirkweise der Produkte verwendet. Die Bezeichnung STAR habe sich zu einer Qualitätsangabe entwickelt und werde zur Anpreisung der Spitzenstellung einer Ware verwendet. Die Wortkombination BIOSTAR reihe - 3 - sich in eine Vielzahl ähnlich gebildeter Wortzusammensetzungen, wie "Biokost", "Biochemie", "Biomüll", "Filmstar", "Megastar" usw. ein. Der Verkehr sähe in BIO- STAR einen schlagwortartigen beschreibenden Hinweis darauf, dass es sich um chemische Spitzenprodukte biologischen Ursprungs oder natürlicher Herstellung und/oder um chemische Spitzenprodukte mit biologischer Wirksamkeit und guter Umweltverträglichkeit handele. Aufgrund des warenbeschreibenden und anprei- senden Charakters fehle die Unterscheidungskraft. Da die angemeldete Marke auch einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf die beanspruchten Wa- ren darstelle, bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis. Soweit hilfsweise Schutzbe- willigung gemäß Art. 6quinquies A PVÜ begehrt werde, richte sich der Prüfungs- maßstab nach Art. 5 Abs. MMA i. V. m. Art. 6quinquies B S. 1 Nr. 2 PVÜ, der mit dem Prüfungsmaßstab von § 8 Abs. 2 MarkenG übereinstimme, weshalb die festge- stellten Schutzhindernisse der Gewährung des telle-quelle-Schutzes entsprechend entgegenstünden. Im Erinnerungsverfahren ist diese Entscheidung bestätigt wor- den, wobei ein Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht wurde und die Frage der Unterscheidungskraft dahingestellt blieb. Der Bezeich- nung BIOSTAR komme ohne Weiteres die Bedeutung "biologischer Star, Favorit" zu, was ein beschreibender Hinweis auf die Wirkungsweise der beanspruchten Waren sei. Die angeführte Mehrdeutigkeit könne eine Schutzfähigkeit der Marke nicht begründen, denn eine eindeutige Zuordnung ergebe sich aus dem Sach- zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Zudem reiche es zur Verneinung der Schutzfähigkeit aus, wenn das Wort in einer seiner Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren beschreibe. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die sinngemäß bean- tragt, die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und der IR-Marke 796 403 Markenschutz in Deutschland zu bewilligen. - 4 - Die Markeninhaberin ist der Auffassung, dass der Entscheidung der Markenstelle nicht gefolgt werden könne. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Verkehr eine chemisch oder biologisch wirksame Substanz mit STAR beschreiben solle. Ge- rade die Zusammenstellung der für sich gesehen allgemein verständlichen Worte BIO und STAR ergebe einen bedeutungslosen Begriff insbesondere in Bezug zu den beanspruchten Waren. Das Wort STAR habe nicht die Bedeutung "Favorit" und sei nur auf Personen, nicht jedoch auf Gegenstände anwendbar. Eine der- artige Benutzung könne lexikalisch nicht nachgewiesen werden. Ein Freihaltebe- dürfnis an der angemeldeten Phantasiebezeichnung sei nicht zu erkennen. Weiter werde gerügt, dass der Erinnerungsbeschluss keine Äußerung über den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung enthalte. Hilfsweise werde Schutzbewilligung nach Art. 6quinquies Abschn. A PVÜ beantragt. Die Ursprungs- marke sei (seit 2002) in Österreich rechtskräftig eingetragen. Mit der Terminsladung hat der Senat auf die fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen und der Markeninhaberin Recherchematerial übersandt, insbesondere auch zur Verwendung des Wortes "Star" im Zusammenhang mit Waren, um auf deren Spitzenstellung hinzuweisen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Schutzerstreckung der Schutz suchenden Marke steht jedenfalls das Schutz- hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen nach §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ. Der Schutz suchenden Marke war deshalb von der Markenstelle der Markenschutz für das Gebiet der Bundesrepublik zu Recht verweigert worden. - 5 - Soweit die Markeninhaberin unter Hinweis auf die Ursprungseintragung in Öster- reich hilfsweise telle-quelle-Schutz nach Art. 6quinquies Abschn. A PVÜ begehrt, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Der Prüfungsmaßstab bei diesem Schutzbegehren stimmt mit dem Prüfungsmaßstab bei der Prüfung von Schutz- erstreckungsanträgen nach §§ 107, 113 MarkenG ohne Inanspruchnahme von telle-quelle-Schutz nach Art. 6quinquies Abschn. A PVÜ überein. In beiden Fällen wird die Prüfung durch die Regelung nach Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ begrenzt. Bei der Inanspruchnahme von telle-quelle-Schutz ergibt sich dies unmittelbar aus den Regelungen des Art. 6quinquies Abschn. A i. V. m. Abschn. B PVÜ. Bei Schutzerstreckungsanträgen nach §§ 107, 113 MarkenG ohne Inan- spruchnahme von telle-quelle-Schutz ergibt sich dieser (einschränkende) Prü- fungsmaßstab aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA i. V. m. Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ. Im Übrigen hat die Begrenzung des Prüfungsmaßstabes nach Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nach der die Umsetzung der Marken- rechtsrichtlinie EG Nr. 89/104 durch das Markengesetzes, das zum 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist, in allen Fällen einer Inanspruchnahme von telle-quelle-Schutz jegliche Relevanz verloren, weil nach der ausdrücklichen Inten- tion der Markenrechtsrichtlinie (Erwägungsgrund 12 der ursprünglichen Marken- rechtsrichtlinie und Erwägungsgrund 13 der kodifizierten Fassung der Marken- rechtsrichtlinie vom 22. Oktober 2008, Richtlinie 2008/95/EG) der Prüfungsmaß- stab von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ und von Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 a) bis e) der Markenrechtsrichtlinie bzw. von §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG vollkommen übereinstimmt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 29) - Postkantoor; GRUR 2003, 425 (Nr. 32) - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2007, 973 (Nr. 10) - Rado-Uhr III). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen auf- merksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlä- - 6 - gigen Waren und Dienstleistungen an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Bei den vorliegend beanspruchten Waren ("chemische Erzeugnisse, Bakterien, Mikroorganismen für gewerbliche Zwecke, in flüssiger und fester Form zur Neutralisation von chemischen, bakteriologischen und sonstigen Problemstof- fen in Abwässern und Kläranlagen; alle vorgenannten Waren biologisch abbaubar; Kläranlagen auf biologischer Basis) sind insbesondere Fachleute aus der chemi- schen Industrie und Abwasserwirtschaft, etwa im Bereich der kommunalen Selbst- verwaltungsträger, Stadtwerken oder bei Abwasserzweckverbänden angespro- chen. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeich- neten Produkte zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) "Henkel"; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) "SAT.2"; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbe- sondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den bean- spruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854 (Nr. 19) "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) "Postkantoor"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar be- treffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deut- schen Sprache bestehen und die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unter- scheidungsmittel verstanden werden (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). - 7 - Der Schutz suchenden Marke fehlt zumindest unter dem Gesichtspunkt der werbeüblichen Anpreisung jegliche Unterscheidungskraft. Sie besteht aus den allgemein geläufigen Begriffen "Bio" und "Star". Das Wort bzw. Wortelement "Bio" wird allgemein einerseits als Hinweis auf einen biologischen oder natürlichen Ursprung, auf Naturbelassenheit oder eine natürliche Herstellungsweise ohne den Zusatz schädlicher Stoffe, andererseits als Hinweis für eine natürliche, ökolo- gische oder umweltfreundliche Wirkungsweise von Produkten verwendet, worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, die allesamt biologisch abbaubar sind bzw. auf biolo- gischer Basis beruhen, ergibt sich somit ohne weiteres ein unmittelbar beschrei- bender Bedeutungsgehalt im Sinne von ökologischer bzw. umweltfreundlicher Wirkungsweise der Produkte. Demzufolge ist dieser Bestandteil geeignet, die be- anspruchten Waren unmittelbar zu beschreiben. Das Wort "Star" hat zwar ver- schiedene Bedeutungen (vgl. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie im Internet; u. a. prominente Persönlichkeit, Vogelart). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird das Wort "Star" jedoch in der übertragenen Bedeutung im Sinne von "Starprodukt" bzw. "Spitzenprodukt" verstanden. Es ist üblich mit der Bezeichnung "Star" auf eine entsprechende Spitzenstellung von Waren oder Markenprodukten hinzuweisen, wie sich aus der Senatsrecherche ergeben hat (siehe dazu die Be- lege Bl. 24/31 d. A., die der Anmelderin mit der Ladungsverfügung vom 7. Juli 2009 als Anlage 2 übersandt worden waren). Diese Sichtweise zur Bedeutung des Wortes bzw. Wortbestandteils "Star" wird auch in zahlreichen Entscheidungen zu vergleichbaren Markenanmeldungen von anderen Senaten des Bundespatentgerichts geteilt (vgl. u. a. PAVIS PROMA BPatG 29 W (pat) 255/94 - Partystar, 28 W (pat) 65/99 - HIGH TECH STAR, 26 W (pat) 16/98 - Ecostar, 27 W (pat) 159/01 - ECOSTAR, 32 W (pat) 9/95, siehe auch BPatG Mitt 1987, 55 "PaperStar" und GRUR 1989, 56 "OECOSTAR"). Die Gesamtbezeichnung "BIOSTAR" wird demzufolge ohne weiteres werbeüblich anpreisend im Sinne von "biologisches Spitzenprodukt" verstanden. Da es sich bei allen beanspruchten Waren um biologisch abbaubare Produkte bzw. um solche auf biologischer Basis handelt, legt die in diesem Sinne werblich anpreisende - 8 - produktbeschreibende Bedeutung der Schutz suchenden Bezeichnung ein ent- sprechendes Verständnis der angesprochenen Fachkreise dergestalt nahe, dass ein Verkehrsverständnis der Schutz suchenden Bezeichnung als betrieblicher Her- kunftshinweis ausgeschlossen erscheint. Ob angesichts der warenbeschreibenden Bedeutung der Schutz suchenden Be- zeichnung an ihr auch ein Freihaltungsbedürfnis besteht, kann angesichts der Be- jahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben. Gründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG rechtfertigen könnten, sind nicht gegeben. Der Umstand, dass der Erinnerungs- beschluss keine Äußerung über den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung enthält, stellt keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerde- gebühr dar. Die Entscheidung über die Rückzahlung stellt eine Billigkeitsent- scheidung dar. Die Rückzahlung erfolgt nur ausnahmsweise dann, wenn es auf- grund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten (vgl. Strö- bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 31). Als solche Gründe kommen insbe- sondere Verfahrensfehler seitens des Patentamts in Betracht. Allein der Umstand, dass im Verfahren vor der Markenstelle trotz eines Antrags der Anmelderin keine Anhörung nach § 60 MarkenG stattgefunden hat, stellt keinen Verfahrensfehler und auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Anders als im Beschwer- deverfahren, bei dem eine mündliche Verhandlung grundsätzlich auf Antrag hin stattzufinden hat gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG, hat eine Anhörung vor der Marken- stelle nur dann stattzufinden, wenn die Markenstelle sie für sachdienlich erachtet, § 60 Abs. 2 MarkenG. Die Markenstelle konnte ohne Verstoß gegen Rechte der Anmelderin von einer Anhörung als nicht sachdienlich absehen, zumal die Mar- keninhaberin selbst nicht ausgeführt hat, was sie zusätzlich zu ihrem schriftlichen Vorbringen anlässlich eines Anhörungstermins noch hätte vortragen wollen. Der Umstand, dass im Erinnerungsbeschluss keine Ausführungen zur fehlenden Sach- dienlichkeit gemacht sind, stellt zwar einen Begründungsmangel dar, rechtfertigt - 9 - aber gleichwohl die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ebenfalls nicht, weil die- ser Mangel für die Einlegung der Beschwerde nicht kausal geworden ist (vgl. zum Erfordernis der Kausalität Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 32 mit weiteren Nachweisen). Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Beschwerde nämlich in erster Linie gegen die Bejahung absoluter Schutzhindernisse und nicht gegen die Verletzung von Verfahrensrechten, so dass eine Ursächlichkeit zwi- schen fehlender Begründung und Beschwerdeeinlegung nicht bejaht werden kann. Bender Kätker Knoll Hu