26 W (pat) 52/12

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 52/12 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 307 31 327 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 15. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Gegen die Eintragung der Marke 307 31 327.1 - 3 - für die Waren und Dienstleistungen 09: Software: bereitgestellte Logos und Klingeltöne in Form von Dateien (herunterladbar) in allen Online- und Audiosystemen und Mobilfunknetzen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer 15: Werbung: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Un- ternehmensberatung; Marketing; Public Relations: kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte 38: Telekommunikation, insbesondere Datendienste im Rahmen des Betriebes von Datenbanken, Bereitstellung von Zugängen zum Internet und ähnlichen Netzen; Entwicklung und Betrieb von kommerziellen Anwendungen und Diensten für Mobiltelefone und ähnliche Datenempfänger; Telefonauskunftsdienste, nämlich An- rufweiterschaltungen, Konferenzschaltungen, Anrufbeantworter-, Mailbox- und Auskunftsdienste; Telefondienste; Bereitstellen und Übermitteln von Informationen im Internet; Bereitstellen von Platt- formen und Portalen im Internet; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Kommunikationsdienste mittels Telefon; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; Bereitstellung von Inter- net-Chatrooms und Foren; Bereitstellung von Handylogos, Bild- mitteilungen, Klingeltönen und Videoclips sowie die Bereitstellung des Zugriffs darauf in Telekommunikationsnetzen; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken 41:Unterhaltungsdienste; Veranstaltung von Gewinnspielen - 4 - 42: Erstellung und Betrieb von SMS- und internetbasierten An- wendungen und Diensten; Aktualisierung (Update) von Software; Installation und Wartung von Software; Speichern von Daten in Computerdatenbanken; Vermietung und Wartung von Speicher- plätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting); Zurverfü- gungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet ist aus der für die Dienstleistung der Klasse 38 "Telekommunikation" eingetragenen Marke 396 16 528.1 M"net Widerspruch erhoben worden. Mit Beschluss vom 1. Oktober 2008 hat die Markenstelle für Klasse 38 zunächst die teilweise Löschung der angemeldeten Marke 307 31 327.1 wegen des Wider- spruchs aus der eingetragenen Marke 396 16 528.1 wegen der teilweisen Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichsprodukte einerseits und der im Hinblick darauf hinreichend großen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ande- rerseits gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet. Mit dem auf die Erinnerung der Markeninhaberin ergangenen Beschluss vom 8. März 2012 hat die Markenstelle diesen Beschluss aufgehoben und den Widerspruch insge- samt zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zwischen den sich gegenüber- stehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Denn die Hauptübereinstimmung der Zeichen, das in beiden Zei- chen enthaltene Wort "net", sei als unmittelbar beschreibender Hinweis auf einen - 5 - Bezug der beanspruchten Produkte zu einem Netzwerk vollkommen schutzunfä- hig, unterliege einem extrem hohen Freihaltebedürfnis und sei daher unter keinen Umständen geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Da im Übrigen aber die kennzeichnende Wirkung der Zeichen infolge der völlig verschieden an- geordneten weiteren Einzelbuchstaben "M" (einmal hinter dem "net", einmal da- vor) vollkommen unterschiedlich und im Übrigen die Verwendung der schutzunfä- higen Bezeichnung "net" zusammen mit einer Abkürzung nicht sonderlich kenn- zeichnungskräftig sei, komme eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich ge- genüberstehenden Kennzeichnungen vorliegend ohnehin nicht in Betracht. Außerdem habe die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung des Wi- derspruchszeichens im Sinne der §§ 43, 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, weshalb nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für die Entscheidung über den Wider- spruch aus der Marke 396 16 528.1 keine Dienstleistung berücksichtigt werden könne. Gegen die Beschlüsse der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, soweit der Widerspruch jeweils zurückgewiesen worden ist. Sie ist der Auffassung, beide Marken seien durch die Bestandteile „M/m" und „net" geprägt und es verbleibe als einziger Unterschied die Umstellung der beiden prä- genden jeweils identischen Bestandteile in den entgegenstehenden Marken, wes- halb sie unter Hinweis auch auf vergleichbare Rechtsprechung hochgradig ähnlich seien. Soweit man einen beschreibenden Teil „net" annehmen wollte, führe das erst recht zu einer hochgradigen Ähnlichkeit. Hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung verweist die Widersprechende da- rauf, dass das Zeichen „M"net" sogar mehrfach in den Unterlagen gezeigt sei (z. B. „M"net DSLplus", „M"net DSLplus privat", „M"net ISDN" , „M"net ISDN pri- vat", „M"net Metro-Ethernet"). Ergänzend wird auf den Inhalt der Schriftsätze vom 12. April und 27. September 2012 Bezug genommen. - 6 - Die Widersprechende beantragt, die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 1. Oktober 2008 und 8. März 2012 jeweils im Umfang der Zurück- weisung des Widerspruchs aufzuheben. Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie meint, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechselbar ähn- lich, da „net“ kennzeichnungsschwach sei und die grammatikalisch atypische Ver- wendung von zwei Apostrophen als Surrogat für einen Bindestrich einen markan- ten Unterschied ausmache, der auch vom nur flüchtigen Betrachter bemerkt und erinnert werde. Die Waren und Dienstleistungen seien zudem ausreichend ent- fernt vergleichbar, da auch innerhalb der Klasse 38 verschiedene Wa- ren/Dienstleistungen mit unterschiedlichem Fokus enthalten seien, so z. B. die Dienstleistungen „rund ums Handy" der Markeninhaberin und „Dienstleistungen eines Providers für Internet und Telefonie“ der Widersprechenden. Die vorgetra- gene Benutzung stelle lediglich eine rein firmenmäßige Verwendung dar. Auf den Inhalt der Schriftsätze vom 14. August 2012 und 28. Januar 2013 wird Bezug ge- nommen. II Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren Widerspruchsmarke besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weshalb Bedenken im Zusammenhang mit rechtserhaltender Benutzung der Wi- derspruchsmarke dahinstehen können. - 7 - Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach der vorgenannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei be- steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, ins- besondere der Ähnlichkeit bzw. der Identität der Marken, der für die Marken ein- getragenen Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prio- ritätsälteren Marke, sodass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken oder Waren bzw. Dienstleistungen durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal; GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 - Barbara Becker; BGH GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox- GRY). Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen besteht zwischen den beiderseiti- gen Marken selbst bei Identität der Waren keine markenrechtliche Verwechs- lungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn die Widerspruchsmarke ver- fügt wegen ihres für die maßgeblichen Waren beschreibenden Sinngehalts, der sich unstreitig aufdrängt und den auch die Markenstelle zutreffend herausgear- beitet, über einen von Haus aus verminderten Schutzumfang. Der Bestandteil „net" der Widerspruchsmarke weist im Bereich „Telekommunikation" auf ein Netz bzw. ein Kommunikationsnetz hin. Auch ist dieser Teil häufig im Bereich der Tele- kommunikation am Markt vertreten. Es ist somit von einer originären Kennzeich- nungsschwäche und somit von einer erheblichen Schwächung der Kennzeich- nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist im mar- kenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und Grund- lage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2008, 505, - 8 - 507 - TUC-Salzcracker). Eine normale Kennzeichnungskraft kommt Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienst- leistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Dagegen können schutzunfähige Zeichen und Angaben für sich genommen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein. Das be- deutet insbesondere, dass der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen und/oder an beschreibende Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige - ggf. nur mini- male - eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (BGH GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI), wobei allein der Umstand, dass die fragliche Angabe im Verkehr sonst noch verwendet wird, noch nicht ge- gen eine Kennzeichnungsschwäche spricht (BGH a. a. O. - Schuhpark). Handelt es sich bei der eingetragenen prioritätsälteren Marke um eine beschrei- bende oder sonst schutzunfähige Angabe, so kann ihr wegen der Bindungswir- kung der Eintragung zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden. Jedoch ist der Schutzbereich einer solchen Marke auf ein Minimum zu beschränken, mit der Folge, dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutz- umfang der Marke herausführen (st. Rspr., vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 202/99 - Dent-O-Care/Dent Care; 24 W pat) 79/07 - THERMARIVM/THERMARIUM; 29 W (pat) 16/09 – fra- mewwwork/FRAMEWORKS; 30 W (pat) 243/04 – BIO-LINE/Bioline; 32 W (pat) 23/00 - Clima Innova; 29 W (pat) 220/00 - T-INNOVA; BGH GRUR 2012, 1040 - pjur). Wegen des geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke besteht zwischen ihr und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme der Bestandteile „M/m“ und „net“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Ähnlich- keit der Marken in diesem Bestandteil keine markenrechtlich relevante Verwechs- lungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. - 9 - Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist stets von der im Register eingetra- genen Form der Marken auszugehen (BGH a. a. O. – il Padrone / II Portone). In- soweit unterscheiden sich die beiderseitigen Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich. Es sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervor- ruft. Bei Wort-/Bildmarken tritt bei mündlicher Wiedergabe grundsätzlich der Bild- bestandteil zurück. Es stehen sich somit die Worte „M"-net" und „net-m" gegen- über. Zwar ist bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit im Fall einer anagramma- tischen Klangrotation die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausge- schlossen, da sich der Durchschnittsverbraucher bei flüchtiger Wahrnehmung ein- zelne Zeichenelemente merkt, sich aber - wenn der erste Eindruck verblasst - häufig nicht mehr an seine genaue Reihenfolge erinnern kann und deshalb ver- sucht ist, in einem aus entsprechenden Teilen aber in anderer Reihenfolgen gebil- deten Zeichen die früher gehörte Marke wiederzuerkennen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen sich die begriffliche Gesamtaussage nicht wesentlich verändert. Allerdings ist bei der Verbindung kennzeichnungsschwacher Markenteile, deren Schutzfähigkeit auf der gewählten Reihenfolge beruht Zurückhaltung geboten (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9 Rdn. 240). Da ferner zu beachten ist, dass bei Kurzwörtern - wie hier - diese durch die vorliegenden Abweichungen stärker beeinflusst werden, weshalb eine klangliche Verwechselungsgefahr nicht zu besorgen ist. - 10 - Bei der Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken ist schließlich zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als die schnell verklingende Bezeichnung einer reinen Wortmarke (BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT/Acesal). Zur Unterscheidbarkeit der Marken trägt inso- weit außer der deutlich unterschiedlichen Anordnung der Zeichenbestandteile bei, dass die angegriffene Marke in der maßgeblichen eingetragenen Form einen deutlich anderen, sofort ins Auge springenden Zeichenaufbau aufweist als die Widerspruchsmarke. Zuletzt tritt der Bildbestandteil der angegriffenen Marke zwar nicht prägend in den Vordergrund. Der Verkehr wird ihn aber auch nicht gänzlich unberücksichtigt lassen. Bestehen die kollidierenden Zeichen jeweils aus einem einzelnen Buchstaben, haben bildliche Zeichenunterschiede bei der Beurteilung der visuellen Zeichenähnlichkeit ein wesentlich größeres Gewicht als bei normalen Wortzeichen (BGH GRUR 2012, 930-936 (Bogner B/Barbie B), was auch gelten muss, wenn der weitere Zeichenbestandteil als kennzeichnungsschwach zurück- tritt. Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form ist in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht daher nur als sehr gering zu bewerten, was bei der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Fest- stellung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ausreicht. Der Bestandteil „net“ der angegriffenen Marke ist auch nicht geeignet, deren Ge- samteindruck zu prägen. Die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks fehlt diesem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil schon des- halb, weil er für die hier maßgeblichen Waren angesichts seines beschreibenden Charakters nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Schon die Mar- kenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass auch bei identischen Waren deshalb eine Verwechslungsgefahr für das Publikum nicht zu besorgen ist. - 11 - Auch eine markenrechtlich relevante begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken besteht nicht. Die Übereinstimmung von Marken in beschreibenden Begriffen oder an diesen angelehnten Bestandteilen reicht für die Annahme einer markenrechtli- chen Verwechslungsgefahr nicht aus (st. Rspr.; vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN; 25 W (pat) 34/07 - Sucren/SUKRI- NETTEN). Weitere Tatsachen, die eine Verwechslungsgefahr der Marken nahelegen könn- ten, sind weder von der Widersprechenden vorgetragen worden noch sonst er- sichtlich. Daher konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg ha- ben. Die Voraussetzungen zur Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sind nicht gegeben, da weder eine Rechtsfrage von grund- sätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bun- desgerichtshofs erfordern. Zur Bejahung dieses Tatbestandes reicht es nicht aus, dass die Sache von besonderer Wichtigkeit für die Beteiligten ist. Rechtlich beruht die vorliegende Entscheidung des Senats auf in ständiger Rechtsprechung aner- kannten Grundsätzen zur Beurteilung von Unterscheidungskraft und des Freihal- tungsbedürfnisses. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichts- hofes (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 86 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680, Rdn. 19 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2011, 400, Rdn. 33, 46 - Zahl 1000) sind beschreibende Zeichen und Angaben „zwangsläufig“ nicht unterscheidungs- kräftig. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht nach der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung. Auch das Verhalten der Beteiligten gibt kei- nen Anlass für eine solche Kostenauferlegung. Daher bleibt es bei der für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren im Regelfall vorgesehenen gesetzlichen - 12 - Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm ent- standen Kosten selbst zu tragen hat. Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Himmelmann Bb