19 W (pat) 31/13

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 19 W (pat) 31/13 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 22. Juli 2015 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Patent 10 2009 053 258 hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Bieringer beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2012 aufgehoben und das Patent 10 2009 053 258 beschränkt mit folgenden Unterlagen auf- rechterhalten: Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der münd- lichen Verhandlung am 22. Juli 2015, Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt, Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Einsprechenden zurückge- wiesen. G r ü n d e I Auf die am 5. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents mit der Nummer 10 2009 053 258 am 12. Mai 2011 veröffentlicht worden. - 3 - Es trägt die Bezeichnung „Thermobimetallschalter und Verfahren zu seiner Montage“. Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schreiben vom 11. August 2011, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 12. August 2011, Ein- spruch erhoben mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei weder neu, noch beruhe dieser auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. §§ 3 und 4 PatG). Die Patentabteilung 34 hat das Patent nach mündlicher Verhandlung am 18. September 2012 in vollem Umfang aufrechterhalten. Die Einsprechende beschwert sich mit Schreiben vom 22. Oktober 2012 gegen den Beschluss der Patentabteilung vom 18. September 2012, der ihr laut Emp- fangsbekenntnis am 1. Oktober 2012 zugestellt worden ist. Die Einsprechende beantragt, den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2012 aufzuheben und das Patent 10 2009 053 258 in vollem Umfang zu widerrufen. - 4 - Die Patentinhaberin beantragt, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen, hilfsweise das angegriffene Patent beschränkt aufgrund folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten: Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündli- chen Verhandlung am 22. Juli 2015, Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt, Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der mündli- chen Verhandlung am 22. Juli 2015, Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt, Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015, Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015, erteilter Patentanspruch 10 als Patentanspruch 1 gemäß Hilfsan- trag 6, Beschreibung und Zeichnungen zu Hilfsanträgen 1 bis 6 jeweils wie erteilt. - 5 - Der unverändert geltende erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet unter Ein- fügung einer Gliederung in Anlehnung an eine Gliederung durch die Einsprechen- de: „1.1 Thermobimetallschalter, mit 1.2 einem Gehäuseteil (1), 1.3 einem Isolatorkörper (2), der in eine Öffnung des Gehäuse- teils (1) gesteckt ist, 1.4 zwei an dem Isolatorkörper (2) befestigten Elektroden (3a, 3b), und 1.5 einem Bimetallschaltwerk (4), das in Abhängigkeit von der Temperatur eine Änderung des Schaltzustandes bewirkt und dabei eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Elektroden (3a, 3b) herstellt oder unterbricht, 1.6 wobei das Gehäuseteil (1) über die von dem Schaltwerk (4) abgewandten Enden der Elektroden (3a, 3b) hinausragt, dadurch gekennzeichnet, dass 1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkör- pers (2) definiert, indem es - 6 - 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuse- teil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“ Der unverändert geltende erteilte Patentanspruch 10 (Hauptantrag) lautet unter Einfügung einer Gliederung in Anlehnung an eine Gliederung durch die Einspre- chende: „10.1 Verfahren zum Montieren eines Thermobimetallschalters, wobei 10.2 ein Isolatorkörper (2), an dem zwei Elektroden (3a, 3b) be- festigt sind, mit einen Bimetallschaltwerk (4) in ein Gehäuse- teil (1) geschoben wird, dadurch gekennzeichnet, dass 10.3 der Isolatorkörper (2) in das Gehäuseteil (1) geschoben wird, bis der Isolatorkörper (2) eine durch ein Positionierele- ment (8) des Gehäuseteils definierte Zwischenposition er- reicht hat, dann 10.4 Anschlussleitungen (7a, 7b) an Anschlussstellen der Elektro- den (3a, 3b) befestigt werden und danach 10.5 der Isolatorkörper (2) gegen einen von dem Positionierele- ment (8) bewirkten mechanischen Widerstand weiter in das Gehäuse geschoben wird, bis eine Endposition erreicht ist, in der das Gehäuseteil (1) über die Elektroden (3a, 3b) hinaus- ragt.“ - 7 - Die Oberbegriffe der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 sind gegenüber dem des Hauptantrags unverändert. Die Kennzeichen lauten un- ter Weiterführung der Gliederung wie folgt: Hilfsantrag 1: „1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das 1.71 als ein Vorsprung an einer Innenseite des Gehäuseteils (1) ausgebildet ist, und 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkör- pers (2) definiert, indem es 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuse- teil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“ Hilfsantrag 2: „1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das 1.71 als ein Vorsprung an einer Innenseite des Gehäuseteils (1) ausgebildet ist und 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkör- pers (2) definiert, indem es 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuse- teil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist, und - 8 - 1.102 die Elektroden (3a, 3b) jeweils eine Anschlussstelle aufwei- sen, an der eine Anschlussleitung (7a, 7b) befestigt ist, 1.112 wobei das Gehäuseteil (1) über die beiden Anschlussstellen hinausragt und das Schaltwerk (4), den Isolatorkörper (2) und die Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) wie eine Hülse umgibt.“ Hilfsantrag 3: „1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkör- pers (2), 1.83 in der sich das Bimetallschaltwerk (4) vollständig in dem Ge- häuseteil (1) befindet, definiert, indem es 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuse- teil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“ Die jeweils letzten Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 sind iden- tisch mit dem erteilten Patentanspruch 10. Aufgabe der Erfindung sei es, einen Weg aufzuzeigen, wie der für Thermobime- tallschalter benötigte Einbauraum reduziert und die Herstellung vereinfacht wer- den könne (Seite 2, Zeilen 4-6 der ursprünglichen Unterlagen; Absatz [0004] der Patentschrift). - 9 - Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere zum Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung, zum Wortlaut der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 sowie der abhängigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. 1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Der Beschluss über die Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents ist mit seiner Verkündung am Ende der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) auch ohne Unterschrift bzw. Signatur der an der Entschei- dung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung existent und infolgedessen an- fechtbar geworden (vgl. BGHZ 137, 49; BPatG, Beschluss vom 19. Februar 2014 - 19 W (pat) 16/12, GRUR 2014, 913, II.1.1 – Elektrischer Win- kelstecker II). 2. Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlus- ses der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. September 2012 und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt. 2.1 Zwar sind vorliegend Verfahrensfehler bei der Erstellung und Ausfertigung des elektronischen Beschluss-Dokuments feststellbar. Insbesondere ist in der dem Bundespatentgericht (BPatG) vom DPMA per File-Transfer übermittelten elektroni- schen Patentakte nach Auffassung des Senats kein wirksam signiertes elektroni- sches Beschluss-Urdokument enthalten und der Beschluss daher mit einem Be- gründungsmangel behaftet. Die beiden in der elektronischen Akte unter der Be- zeichnung „Beschluss Aufrechterhaltung – Signiert“ enthaltenen PDF-Dateien, de- nen jeweils (in der Tabellarischen und der Hierarchischen Übersicht mit Datum 27.09.2012) qualifizierte elektronische Signaturen von den drei an der Entschei- dung mitwirkenden Mitgliedern der Patentabteilung zugeordnet sind, genügen - 10 - nach Auffassung des Senats nicht den Anforderungen an ein unterzeichnetes elektronisches Beschluss-Dokument gemäß § 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO (analog) und § 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (§ 5 EAPatV Abs. 3 n. F.). Denn mit den qualifizierten elektronischen Signaturen ist nicht ein einzelnes Beschluss-Dokument signiert, sondern ein ganzes Konvolut von in den beiden PDF-Dateien jeweils zusammen- gestellten einzelnen Dokumenten, und zwar (jeweils doppelt) das Beschluss-Do- kument, das Anlagenverzeichnis, die Rechtsmittelbelehrung und die Niederschrift über die Anhörung. Derartige sogenannte qualifizierte Container-Signaturen sind jedenfalls dann als unzulässig zur Unterzeichnung eines patentamtlichen elektro- nischen Beschluss-Dokuments anzusehen, wenn damit, wie hier mit der Nieder- schrift über die Anhörung, auch Dokumente mitsigniert werden, die nicht dem Be- schlussdokument im Sinn einer einheitlichen Urkunde zugehörig sind (vgl. hierzu ausführlich BPatG, a. a. O., II.2.1.9 – Elektrischer Winkelstecker II; a. A. BPatG Beschluss vom 12. Mai 2014 – 20 W (pat) 28/12, BlPMZ 2014, 355 - Anordnung zur Erfassung von Berührungen auf einer Trägerplatte). Da fehlende bzw. unwirk- same Unterschriften oder Signaturen des vollständig abgefassten Beschlusses nur innerhalb von fünf Monaten nach seiner Verkündung nachgeholt werden können, liegt ein Begründungsmangel vor (vgl. BGH NJW 2006, 1881, Tz. 14 u. 16; BPatG, a. a. O., II.2.1.10-2.1.11 – Elektrischer Winkelstecker II). Die unwirksame Signie- rung des Beschluss-Dokuments führt ferner zu mängelbehafteten Beschluss-Aus- fertigungen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 6 EAPatV), da solche nicht erstellt werden können, bevor nicht das Beschluss-Urdokument erstellt, d. h. vollständig abgefasst und unterzeichnet bzw. signiert worden ist (vgl. BGH NJW 2010, 2519, Tz. 14; BPatG, a. a. O., II.2.2.1 - Elektrischer Winkelstecker II). Trotz der Verfahrensfehler hat der Senat jedoch von einer Aufhebung und Zurück- verweisung der Sache an das DPMA gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen. Im Interesse der Beteiligten an einer zügigen Durchführung des Verfahrens war im Hinblick auf die Entscheidungsreife ein Beschluss des Senats in der Sache selbst angezeigt. - 11 - 2.2 Als Fachmann legt der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) oder einen Techniker der Fachrichtung Feinwerk- oder Fertigungstechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Temperaturschaltern, die zum Schutz elektrischer Wicklungen eingesetzt werden, zugrunde. 2.3 Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende Druckschriften berücksichtigt worden: D1: DE 197 05 153 C2 D2: DE 36 04 021 C2 D3: DE 36 12 251 A1 D4: JP 2000 149 742 A D5: EP 0 453 596 B1 D6: DE 92 14 543 U1 D7: DE 10 2004 036 117 A1. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat die Einsprechende noch auf folgende Druckschrift Bezug genommen: D8: DE 27 39 928 A1. 2.4 Der Senat legt seiner Entscheidung folgendes Verständnis der Angaben in den Patentansprüchen zugrunde: Das Merkmal 1.6 lautet, dass „das Gehäuseteil (1) über die von dem Schalt- werk (4) abgewandten Enden der Elektroden (3a, 3b) hinausragt.“ Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass dies nur für den fertig montierten Schalter, wie er in den Figuren 1, 2 und 4 dargestellt ist, zutrifft. Für die Zwischenposition, die in den Merkmalen 1.8 sowie 1.9 genannt ist, ragen dagegen, ausweislich der zeichneri- schen Darstellung, die vom Schaltwerk (4) abgewandten Enden der Elektro- - 12 - den (3a, 3b) über das Gehäuse (1) hinaus. Somit ist in Merkmal 1.6 offenbar nicht die Zwischenposition, sondern die Endposition angesprochen. Dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung lässt sich weder Zweck der Zwischenposition noch eine Relation der Zwischenposition zu einer Anfangs- und/oder Endposition entnehmen. Als einzige Bestimmungsgröße für das Errei- chen der Zwischenposition ist dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 erteilter Fas- sung die Angabe in Merkmal 1.9 zu entnehmen, wonach bei Erreichen der Zwi- schenposition in das Gehäuseteil (1) ein mechanischer Widerstand bewirkt werde. Dabei liest der Fachmann mit, dass es sich ggfls. um einen relative Angabe han- delt, in dem Sinn, dass sich der mechanische Widerstand während des Einsteck- vorgangs spürbar erhöht. Weitere Randbedingungen, die möglicherweise erforder- lich bzw. sinnvoll sein mögen, sind nicht angegeben und werden daher bei der Be- trachtung der Patentfähigkeit nicht berücksichtigt. Ebenso sind vermeintliche oder tatsächliche Vorteile in diesem Zusammenhang nicht von Belang. 2.5 Der erteilte Patentanspruch 1 und auch die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 sind in zulässiger Weise aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgegangen. Die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfs- anträgen 1 bis 3 erweitern zudem den Schutzbereich des Patents nicht. 2.5.1 Der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 ist aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 2 hervorgegangen. 2.5.2 Das gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal 1.71 entstammt Seite 3, Zeilen 32-33 der ursprünglichen Unterlagen und ist in Absatz [0011] der Patentschrift genannt. - 13 - Die darüber hinaus in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 aufgenomme- nen Merkmale 1.102 sowie 1.112 waren in den ursprünglichen Unterlagen auf Sei- te 2 in den Zeilen 12-15 bzw. 24-26 genannt, in der Patentschrift in den Absät- zen [0006] bzw. [0007]. Der jeweilige Wortlaut der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen 1 und 2 ist daher nicht zu beanstanden. 2.5.3 In den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich das Merkmal 1.83 „in der sich das Bimetallschaltwerk (4) vollständig in dem Ge- häuseteil (1) befindet“, aufgenommen. Diese Formulierung ist zwar nicht wörtlich in den ursprünglichen Unterlagen sowie der Patentschrift wiedergegeben, der Sachverhalt als solcher ergibt sich aber im- plizit aus der Angabe, dass der „Isolatorkörper zunächst in das Gehäuseteil ge- schoben wird, bis er eine Zwischenposition erreicht hat“ (ursprüngliche Unterlagen Seite 2, Zeilen 33-34; Patentschrift, Absatz [0008], Mitte), in Zusammenschau mit der Angabe „Der Isolatorkörper 2 weist auf seiner von dem Schaltwerk 4 abge- wandten Seite zwei Ausnehmungen 6a, 6b für Anschlussleitungen 7a, 7b auf, wel- che die Elektroden 3a, 3b kontaktieren“ (ursprüngliche Unterlagen Seite 5, Zei- len 28-30; Patentschrift, Absatz [0024]). Für den Fachmann ist selbstverständlich, dass die beiden Elektroden sowie die Anschlussleitungen vom Isolatorkörper aus betrachtet zur Öffnung des Gehäuse- teils hin angeordnet sind, somit ist gemäß Absatz [0024] der Patentschrift das Schaltwerk vom Isolatorkörper aus betrachtet ins Innere des Gehäuseteils hin an- geordnet. Daraus entnimmt der Fachmann unmittelbar, dass sich das Bimetall- schaltwerk bei der beschriebenen Ausführungsform für eine automatische Ferti- - 14 - gung vollständig im Gehäuseteil befinden muss, wenn der Isolatorkör- per - zumindest teilweise eingeschoben – das Positionierelement erreicht hat (Ab- satz [0008] der Patentschrift). Auch die übrigen Unterlagenteile geben dem Fachmann keinen Anlass etwas da- von Abweichendes zu vermuten, da keine Ausführungsform beschrieben oder dar- gestellt ist, bei der sich das Schaltwerk in der Zwischenposition nicht vollständig im Gehäuse befindet. Vielmehr ist in der Figur 6 auch explizit zeichnerisch darge- stellt, dass sich das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition vollständig im Ge- häuseteil befindet. Somit ist der Sachverhalt als solcher durch die ursprünglich eingereichten Unterla- gen offenbart und auch in der Patentschrift wiedergegeben. Darüber hinaus konnte der Fachmann bereits der ursprünglichen Anmeldung ent- nehmen, dass das Merkmal 1.83 für die Erfindung wesentlich ist. Merkmale, die al- lein der Zeichnung zu entnehmen sind und im Inhalt der Beschreibung und der Pa- tentansprüche keine Stütze finden, gehören zwar im Regelfall nicht zum Gegen- stand der Anmeldung. Ausnahmsweise kann jedoch ein Merkmal als zum Gegen- stand der Anmeldung gehörig betrachtet werden, wenn es – obwohl es nicht mit Worten beschrieben, sondern nur gezeichnet ist – dadurch in dem Inhalt der Be- schreibung eine Stütze findet, dass hinreichend deutlich wird, dass es nach deren Gesamtinhalt für die Erfindung von Bedeutung ist, etwa in der Form, dass wenigs- tens die Aufgabe erkennbar wird, zu deren Lösung das aus der Zeichnung zu ent- nehmende Merkmal bestimmt und geeignet ist (BGH, Urteil vom 23. Oktober 1984 – X ZR 30/79, GRUR 1985, 214 – Walzgut-Kühlbett). Dieser Ausnahmetatbestand liegt hier vor. Zum Einen erschließt sich dem Fach- mann unmittelbar aus den Unterlagen die Aufgabe, dass das Bimetallschaltwerk bereits in der Zwischenposition vor Beschädigungen geschützt sein muss. Die Lö- sung dieser Teilaufgabe besteht gerade in der in Merkmal 1.83 genannten Maß- nahme, dass sich das Bimetallschaltwerk in der definierten Zwischenposition voll- ständig im Gehäuseteil befindet. - 15 - Zum Anderen werden in der Anmeldung die Vorteile betont, die mit der Zwischen- position zusammenhängen: - Seite 3, Zeilen 3-5: der Schalter kann mit teilweise eingescho- benem Isolierkörper gelagert werden. Auch hier liest der Fach- mann mit, dass das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition vollständig eingeschoben und damit geschützt ist. - Seite 3, Zeilen 14-16: der Isolatorkörper lässt sich auch mit an- gebrachten Anschlussleitungen von der Zwischenposition in die Endposition verschieben, da hierfür keine diffizile Positionierung mehr erforderlich ist. Dies setzt voraus, dass der Isolatorkörper sowie das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition bereits so weit in das Gehäuseteil eingeschoben sind, dass sie bei der weiteren Bewegung in die Endposition unverkanntbar geführt sind. Somit konnte der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen entnehmen, dass es für die Erfindung wesentlich ist, dass sich das Bimetallschaltwerk in der Zwischen- position vollständig im Gehäuseteil befindet und dadurch die Lage des Positionier- elements definiert wird. Daher ist der Hilfsantrag 3 zulässig. 3.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser Anspruch nicht patentfähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG). - 16 - Aus der Druckschrift D6 (DE 92 14 543 U1) ist, wie nachstehend mit farbigen Her- vorhebungen abgebildet und in Worten des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung ausgedrückt, Folgendes bekannt: Ein „1.1 Thermobimetallschalter (Seite 1, Zeilen 24-27), mit 1.2 einem Gehäuseteil 2, 1.3 einem Isolatorkörper 7, der in eine Öffnung 4 des Gehäuse- teils 2 gesteckt ist (Seite 4, Zeilen 29-31), 1.4 zwei an dem Isolatorkörper 7 befestigten Elektroden 23, 24 (Seite 5, Zeilen 16-18, 31-33), und - 17 - 1.5 einem Bimetallschaltwerk 12, das in Abhängigkeit von der Temperatur eine Änderung des Schaltzustandes bewirkt und dabei eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Elektroden 23, 24 herstellt oder unterbricht (Seite 1, Zei- len 19-27), wobei 1.7 das Gehäuseteil 2 ein Positionierelement 8 aufweist, das 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkör- pers 7 definiert, indem es 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers 7 in das Gehäuseteil 2 einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwi- schenposition erreicht ist (Seite 4, Zeilen 31-35; Seite 6, Zei- len 1-6).“ Anders als die Einsprechende sieht der Senat zwar die Annahme, es ergäbe sich eine Stellung mit einem feststellbaren mechanischen Widerstand in der Phase, in der die kreisbogenförmige Kante des Isolatorkörpers zwischen den Stegen 14 und 18 auf die Wulst 8 trifft, nicht als hinreichend belegt an, da hierzu die Beschrei- bung der Druckschrift D6 besagt, dass das Schaltwerk 12 klemmend und/oder formschlüssig in dem durch die Stege 14, 16, 17, 18 gebildeten Freiraum gehalten ist (Seite 5, Zeile 33 bis Seite 6, Zeile 1). Damit verbindet der Fachmann keines- wegs die Aussage, dass zwischen der Unterseite des Isolatorkörpers 7 und der Unterseite des Schaltwerks 12 eine Stufe oder eine Nut sein soll. Zudem ist die Wulst 8 lediglich in den Figuren 2 sowie 5 in ihrem Querschnitt gezeigt, wobei der Fachmann unter dem Begriff „Wulst“ eher ein längliches Gebilde vermutet als ein punktförmiges. Ein punktförmiges Rastelement würde der Fachmann eher als Nocken bezeichnen. Somit ergeben sich aus der Druckschrift D6 keine Anhalts- - 18 - punkte für die Annahme, es könnte sich aus dem Zusammenwirken zwischen der Wulst 8 und der Kante zwischen den Stegen 14 und 18 eine Zwischenposition im Sinne des Patentanspruchs erteilter Fassung ergeben. Sollte dies bei den entspre- chend der Lehre der Druckschrift D6 hergestellten Thermobimetallschaltern vor dem Anmeldetag der Fall gewesen sein, hätte es an der Einsprechenden gelegen, diesen Sachverhalt zu beweisen oder anderweitig glaubhaft zu machen. Dagegen ist der Senat der Überzeugung, dass beim Einstecken des Isolatorkör- pers 7 in das Gehäuseteil 2 ein mechanischer Widerstand bewirkt wird, sobald die Unterkante des Isolatorkörpers 7 zwischen den Stegen 16 und 17 auf die Wulst 8 aufläuft. Wenngleich dies zeitlich eher kurz nach Beginn des Montagevorgangs er- folgen dürfte, ist damit doch die einzige Bedingung erfüllt, die im Wortlaut des er- teilten Patentanspruchs 1 für die Zwischenposition genannt ist. Somit verbleibt als einziger Unterschied des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Haupantrag gegenüber dem aus der Druckschrift D6 bekannten Thermobi- metallschalter, das Merkmal 1.6, wonach das Gehäuseteil (in der Endposition) über die von dem Schaltwerk abgewandten Enden der Elektroden hinausragt. Dies stellt jedoch keine Besonderheit dar. Zum Einen wird in der Druckschrift D6 selbst als bekannt vorausgesetzt, das Schaltwerk mittels angelöteter oder ange- schweißter Litzen elektrisch anzuschließen (Seite 1, Seite 30-32). Ein konkretes Ausführungsbeispiel dieses in der Druckschrift D6 als bekannt vorausgesetzten Standes der Technik ist bei- spielsweise in der Druck- schrift D2 (DE 36 04 021 C2) dargestellt. Demnach (und wie aus der nebenstehend wiederge- gebenen kolorierten Figur 2 der Druckschrift D6 ersichtlich) ragt dort das Gehäuseteil 2 in der - 19 - Endposition über die Elektroden 3, 4 hinaus. Somit lag es offenbar im Belieben des Fachmanns die Elektroden entweder über das Gehäuse hinausragen oder vorher enden zu lassen. Die Entscheidung zwischen einer der beiden Ausfüh- rungsformen trifft er unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile, ohne dass er dazu erfinderisch tätig werden müsste. 3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser nicht patent- fähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG): Über den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus ist im Hilfsantrag 1 ledig- lich angegeben, dass das Positionierelement als ein Vorsprung an einer Innensei- te des Gehäuseteils ausgebildet ist (Merkmal 1.71). Diese Konkretisierung ist ebenfalls bereits durch die Druckschrift D6 vorwegge- nommen (Fig. 2 oder 5, i. V. m Seite 4, Zeilen 31-34). Deshalb kann dem Hilfsan- trag 1 nicht stattgegeben werden. 3.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser nicht patent- fähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG): Zusätzlich zum Merkmal 1.71 sind über den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus im Hilfsantrag 2 noch die Merkmale genannt, dass 1.102 die Elektroden (3a, 3b) jeweils eine Anschlussstelle aufwei- sen, an der eine Anschlussleitung befestigt ist, 1.112 wobei das Gehäuseteil (1) über die beiden Anschlussstellen hinausragt und das Schaltwerk (4), den Isolatorkörper (2) und die Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) wie eine Hülse umgibt. - 20 - Es ist selbstverständliche Bestimmung der Elektroden eines Thermobimetallschal- ters, mit Anschlussleitungen versehen zu werden. Dementsprechend ist dies so- wohl gemäß der Druckschrift D6 (Seite 6, Zeilen 13-18) als auch gemäß der Druckschrift D2 (Spalte 2, Zeilen 41-46) vorgesehen. Darüber hinaus ist in der Druckschrift D2 auch offenbart, das Gehäuseteil 2 so auszugestalten, dass es über die beiden Anschlussstellen 3a, 4a hinausragt und das Schaltwerk 20, 21, 22 den Isolatorkörper 7 sowie die Anschlussstellen 3a, 4a, der Elektroden 3, 4 wie eine Hülse umgibt. Daher handelt es sich auch hierbei um eine Maßnahme, die im Bereich des routinemäßigen Handelns des Fachmanns liegt. Deshalb kann dem Hilfsantrag 2 nicht stattgegeben werden. 4.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 gilt als neu, da ein Thermobimetallschalter mit allen im Patentanspruch 1 aufgezählten Merk- malen aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht bekannt ist (§ 1 in Verbindung mit § 3 PatG). Zusätzlich zu der Bedingung gemäß Merkmal 1.9, dass das Positionierelement (8) 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuse- teil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist, ist im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 gegenüber der erteilten Fassung für die Zwischenposition angegeben, dass 1.83 sich das Bimetallschaltwerk (4) (in der Zwischenposition) vollständig in dem Gehäuseteil (1) befindet. - 21 - Dieses Merkmal ist jedenfalls nicht durch die Druckschrift D6 vorweggenommen, da sich das Bimetallschaltwerk 12 noch außerhalb des Gehäuseteils 2 befindet, wenn die Unterkante des Isolierkörpers 7 zwischen den Stegen 16 und 17 auf die Wulst 8 aufläuft. Es ist auch nicht durch den sonstigen Stand der Technik vorweggenommen. Gemäß der Druckschrift D2 gibt es überhaupt keine Zwischenposition im Sinne des Streitpatents. Es ist jedenfalls nicht mehr ersichtlich als, dass beim Montage- vorgang des dort gezeigten Thermobimetallschalters aufgrund von Reibung ein sich verändernder mechanischer Widerstand feststellbar sein könnte, dann aber ein über den gesamten Vorgang kontinuierlich zunehmender, jedoch nicht derart, dass an einer bestimmten Stelle eine derartige Änderung des mechanischen Wi- derstandes eintreten würde, dass diese reproduzierbar als Zwischenposition defi- nierbar wäre. Somit ist aus der Druckschrift D2 kein Positionierelement entnehm- bar, mit dem eine Zwischenposition gemäß Merkmal 1.83 definiert werden könnte. Gemäß der Druckschrift D8 (DE 27 39 928 A1) könnte man zwar – wie aus der nachstehend wiedergegebenen, kolorierten Figur 2 dieser Druckschrift ersicht- lich – den Anschlag des über den sonstigen Isolierkörpers 11 hinausragende Vor- sprungs 17 gegen die Stirnseite des Gehäuses 10 als Zwischenposition im Sinne des Streitpatents interpretieren, jedoch stellt bei dieser Betrachtungsweise der Vorsprung 17 das Positionierelement dar. Dieses ist anders als beim Streitpatent nicht am Gehäuseteil ausgebildet, sondern am Isolierkörper. - 22 - Ausgehend von den weiteren im Verfahren berücksichtigten Druckschriften hat die Einsprechende die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 nicht in Abrede gestellt, auch der Senat sieht hierfür keine Anhalts- punkte. 4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 10 gemäß Hilfsantrag 3 gilt als neu, da ein Verfahren zum Montieren eines Thermobimetallschalters mit allen im Pa- tentanspruch 10 aufgezählten Merkmalen aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht bekannt ist (§ 1 in Verbindung mit § 3 PatG): In keiner der im Verfahren berücksichtigten Druckschriften ist erwähnt, den - Isolatorkörper (2) in das Gehäuseteil (1) zu schieben, bis der Isolatorkörper (2) eine durch ein Positionierelement (8) des Ge- häuseteils definierte Zwischenposition erreicht hat (Merk- mal 10.3), und dann - in der Zwischenposition die Anschlussleitungen (7a, 7b) an An- schlussstellen der Elektroden (3a, 3b) zu befestigen (Merk- mal 10.4). Vielmehr werden gemäß dem nachgewiesenen Stand der Technik die Anschluss- leitungen an den Anschlussstellen befestigt, bevor der Isolierkörper in das jeweili- ge Gehäuse geschoben wird oder erst dann, wenn der Isolierkörper sich in seiner Endposition im Gehäuse befindet. - 23 - 4.3 Die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 sowie 10 gemäß Hilfs- antrag 3 ergeben sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 1 i. V. m. § 4 PatG): Der dem Thermobimetallschalter gemäß Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 nächstkommende Stand der Technik ist nach Erkenntnis des Senats durch die Druckschrift D6 gegeben. Wie schon zum Hauptantrag ausgeführt, war es für den Fachmann naheliegend, das Gehäuseteil einerseits sowie die Elektroden anderer- seits derart auszugestalten, dass das Gehäuseteil im Endzustand über die Elek- troden hinausragt, eine Zwischenposition ergibt sich bei dem Montagevorgang ge- mäß der Druckschrift D6 rein zufällig, um schließlich in der Endposition die Verras- tung zwischen der Nut 9 und der Wulst 8 erzielen zu können. Der dabei kurz nach Beginn auftretende Sprung im mechanischen Widerstand – im Sinne des Streitpa- tents die Zwischenposition – nimmt der Fachmann in Kauf. Einen Anlass, dieses für den Fachmann zunächst eher nachteilig erscheinende Phänomen, die Wulst als Zwischenposition im Sinne des beanspruchten Merkmals 1.83 zu nutzen mit ei- ner zusätzlichen Anforderung, nämlich, dass sich in dieser Montagestellung das Schaltwerk vollständig im Gehäuseteil befinden soll, zu verknüpfen, lässt sich aus der Druckschrift D6 selbst nicht ableiten. Auch wenn sich gemäß der Druckschrift D8 das Schaltwerk in der dortigen Zwi- schenposition vollständig im Gehäuseteil befindet, kann diese Entgegenhaltung den Fachmann nicht dazu veranlassen, die Wulst 8 gemäß der Druckschrift D6 an einer anderen Stelle des Gehäuseteils 2 anzuordnen. Allenfalls erhielte er die An- regung, eine kinematische Umkehrung vorzunehmen, derart, dass die Nut im Ge- häuseteil ausgebildet ist und die Wulst im Isolierkörper. Dies führte jedoch nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3, weil bei der Umset- zung dieser Anregung die Wulst, also das Positionierelement, das den mechani- schen Widerstand bewirkt, nicht wie durch die Kombination der Merkmale 1.7 und 1.9 des Patentanspruchs 1 angegeben, am Gehäuseteil angeordnet wäre, son- dern am Isolierkörper. - 24 - Auch die Wahl des Thermobimetallschalters gemäß der Druckschrift D2 als Aus- gangspunkt würde den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu einem Ther- mobimetallschalter gemäß Hilfsantrag 3 führen, da der Fachmann schon keinen Anlass hatte, bei jenem eine Rastverbindung vorzusehen, wie sie aus der Druck- schrift D6 bekannt ist. Somit kann sich auch nicht zufällig eine Zwischenposition ergeben, bei der sich das Schaltwerk vollständig im Gehäuseteil befindet. Alle Be- trachtungen, die auf der Fiktion beruhen, der Fachmann könnte bei der Druck- schrift D2 eine Rastverbindung gemäß der Druckschrift D6 vorsehen, leiden an dem Mangel, dass keine Anregung erkennbar ist, die den Fachmann veranlasst haben könnte, diese Maßnahme zu ergreifen. Die Maßnahme, die sich bei der Druckschrift D6 zufällig ergebende Zwischenposi- tion nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern gezielt zu nutzen und zugleich die Ge- samtanordnung so umzugestalten, dass das Bimetallschaltwerk in dieser Stellung vollständig im Gehäuseteil angeordnet und damit vor Beschädigung geschützt ist, ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und ist daher als erfinderische Tätigkeit zu werten. Die zusätzliche Maßnahme, die in Merkmal 10.4 des Patentanspruchs 10 genannt ist, die Anschlussleitungen 7a, 7b an den Anschlussstellen der Elektroden 3a, 3b zu befestigen, solange sich der Isolierkörper in der Zwischenposition befindet, er- gibt sich aus keiner der im Verfahren berücksichtigten Druckschriften. Die Einspre- chende hat hierzu schriftsätzlich vorgetragen, es sei ohne Weiteres möglich, bei dem Thermobimetallschalter gemäß der Druckschrift D2 die Anschlussleitungen in einer beliebigen Zwischenposition zu befestigen; sie hat jedoch keinen Anlass ge- nannt, der dazu geführt haben könnte, diese Maßnahme tatsächlich zu ergreifen. Daher ist auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 10 patentfähig. - 25 - 5. Da auch die übrigen Unterlagen den an sie zu stellenden Anforderungen genügen, war dem von der Patentinhaberin gestellten Hilfsantrag 3 stattzugeben. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts- mittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss zu- gelassen hat (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG). Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Ver- fahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG): 1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt. 2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Be- sorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war. 3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt. 4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat. 5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind. 6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG). - 26 - Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier- ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver- ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa- tentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internet- seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kom- munikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV). Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts- anwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG). Kleinschmidt Kirschneck J. Müller Bieringer Pü