26 W (pat) 44/16

ECLI:DE:BPatG:2019:120819B26Wpat44.16.0 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 44/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2014 033 789 – S 51/15 Lösch hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel beschlossen: 1. Der Kostenantrag des Antragstellers wird zurückgewiesen. 2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 € festgesetzt. G r ü n d e I. Die am 7. Juli 2014 angemeldete Wortmarke 30 2014 033 789 Nerofix ist am 30. Juli 2014 als Marke für die Dienstleistung der Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zum Internet für soziale Netz- werke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register einge- tragen worden. Der Beschwerdegegner hat am 5. Februar 2015 die Löschung der Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 - 3 - MarkenG eingetragen worden sei. Er hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt. Er habe 2002 die Internetdomain www.nerofix.com erworben und unter der angegriffenen Bezeichnung eine Social-Media-Plattform entwickelt, die 2007 die Grenze von monatlich einer Million Zugriffe erreicht habe. Nach der zunächst kostenfreien Möglichkeit der Teilnahme sei im Mai 2014 ein optionales Bezahlmodell unter der Bezeichnung „NerofixPlus“ eingeführt worden, über das im Mai/Juni 2014 Einnahmen in Höhe von rund 5.500 € erzielt worden seien. Mit dem Aufbau und Betrieb der Plattform habe er erhebliche Kosten gehabt. Der Antrags- gegner habe sich im Mai 2014 als Nutzer auf der Plattform angemeldet und sich am Bezahlmodell mit 100 € beteiligt. Wegen grober Verstöße gegen die Nut- zungsbedingungen der Plattform habe er erfolglos versucht, den Antragsgegner von der Plattform auszuschließen. Anfang Juli 2014 habe der Antragsgegner ihm gegen eine Beteiligung in Höhe von 50 % an den Einnahmen aus dem Bezahlmo- dell angeboten, Server zur Verfügung zu stellen. Als er das Angebot abgelehnt habe, habe der Antragsgegner ihm per E-Mail vom 3. Juli 2014 „schmerzhafte Konsequenzen“ und per E-Mail vom 4. Juli 2014 angedroht, dass er ihn „tech- nisch, psychisch, finanziell und rechtlich fertig machen“ werde. Nach der Anmel- dung und Eintragung der Streitmarke im Juli 2014 für Dienstleistungen, die denen entsprechen, die er, der Antragsteller, unter dem Wortzeichen „Nerofix“ seit Jah- ren erbringe, habe der Antragsgegner ihn abgemahnt und auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Nerofix“ geklagt. Das Landgericht Koblenz habe mit Urteil vom 8. Juli 2015 – 15 O 24/15 der Klage stattgegeben, weil seine frühe- ren anwaltlichen Vertreter unzureichend vorgetragen hätten. Er habe Berufung gegen das Urteil eingelegt. Der Markeninhaber, der dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen hat, hat den Vortrag des Antragstellers bestritten und vorgetragen, dieser habe seit dem 8. November 2010 kein Gewerbe mehr unter dem Namen „Nerofix“ betrieben. Eine erneute Gewerbeanmeldung sei erst nach der vorliegenden Markenanmeldung am 6. August 2014 erfolgt. Der Antragsteller habe selbst angegeben, dass „Nerofix“ bis Ende 2013 ein reines Hobbyprojekt gewesen sei. - 4 - Er habe vor der Anmeldung der Marke recherchiert, dass dieser keine Rechte Dritter entgegenstünden. Somit sei die Anmeldung jedenfalls in Unkenntnis der geschäftlichen Nutzung dieser Bezeichnung durch den Antragsteller erfolgt. Er habe sich erst zur Unterlassungsklage entschlossen, nachdem der Antragsteller eine gewerbliche Nutzung der angegriffenen Bezeichnung aufgenommen habe. Wenn der Antragsteller zwischen November 2010 und August 2014 ohne Gewerbeanmeldung geschäftlich tätig gewesen sei, könne diese rechtswidrige Tätigkeit kein schutzwürdiges Interesse des Antragstellers begründen. Mit Beschluss vom 19. November 2015 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke gelöscht und die Kosten des Verfahrens dem Markeninhaber auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Streitmarke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Es liege der Fall des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs vor. Der Antragsteller sei lange vor der Markenanmeldung als Betreiber des Netzwerks „Nerofix“ faktisch tätig gewesen, was dem Antragsgegner bekannt gewesen sei. Aus der vom Antragsteller vorgelegten E-Mail-Korrespondenz ergebe sich, dass es dem Antragsgegner unmittelbar vor der Anmeldung der Marke darum gegan- gen sei, an vermuteten Einnahmen des Antragstellers aus dem Netzwerk „Nerofix“ beteiligt zu werden. Als der Antragsteller dies abgelehnt habe, habe er ihm „schmerzhafte Konsequenzen“ angedroht und angekündigt, ihn „fertig zu machen“. Die nachfolgende Abmahnung und Unterlassungsklage seien daher nicht als be- rechtigte Verfolgung markenrechtlicher Ansprüche, sondern als Umsetzung der zuvor angekündigten Behinderungen zu werten. Daraus ergebe sich eine Behin- derungsabsicht. Die Vermutung eines generellen Benutzungswillens auf Seiten des Markeninhabers sei erschüttert. Der Markeninhaber betreibe zwar die Inter- netseite www.nerofixplus.net, auf der er die Zertifizierung sozialer Netzwerke an- biete. Abgesehen davon, dass die von ihm angebotenen Dienstleistungen nicht den für die Streitmarke registrierten entsprächen, fehlten aber Informationen dar- über, wie man das Angebot in Anspruch nehmen bzw. sich einloggen könne. Da - 5 - der Markeninhaber die Marke bösgläubig angemeldet habe, entspreche es der Billigkeit, ihm die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Hiergegen hat sich die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Mar- keninhabers gerichtet. Er hat behauptet, die vom Antragsteller vorgelegte E-Mail- Korrespondenz sei gefälscht und dies im Einzelnen ausgeführt. Das Vorbringen des Antragstellers zur Dauer und tatsächlichen Nutzung der angegriffenen Be- zeichnung hat er substantiiert bestritten. Auf die Berufung des Antragstellers hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Urteil vom 1. September 2016 – 6 U 868/15 (Anlage AS 15, Bl. 108 ff. GA) das landge- richtliche Urteil abgeändert und die Unterlassungsklage des Markeninhabers ab- gewiesen, weil dem Antragsteller ein prioritätsälteres Werktitelrecht an der Be- zeichnung „Nerofix“ zustehe. Der Streitwert für das Verletzungsverfahren ist auf 25.000 € festgesetzt worden. Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. März 2018 hat der Senat darauf hingewie- sen, dass zur Frage der Fälschung des vorgelegten E-Mail-Verkehrs möglicher- weise ein Sachverständigengutachten einzuholen sei, die Beschwerde aber kei- nen Sinn mehr mache, da der Markeninhaber aufgrund des rechtskräftigen Urteils des OLG Koblenz gegenüber dem Antragsteller keinen Gebrauch mehr von der angegriffenen Marke machen dürfe. Der Markeninhaber hat daraufhin mit Schrift- satz vom 20. April 2018, bei Gericht eingegangen am 23. April 2018, seine Be- schwerde zurückgenommen. Der Antragsteller beantragt weiterhin, 1. dem Markeninhaber die weiteren Kosten des Verfahrens aufzuerlegen; 2. den Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen. - 6 - Der Markeninhaber beantragt sinngemäß, 1. den Kostenantrag zurückzuweisen, 2. den Gegenstandswert auf 25.000 € festzusetzen. Er hält den vom OLG Koblenz festgesetzten Gegenstandswert für angemessen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 1. Der Antrag des Beschwerdegegners, dem Markeninhaber die „weiteren Kosten des Verfahrens“ aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der Beschwerde gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG zulässig, aber nicht begründet. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass. a) Da der Beschwerdegegner den Kostenantrag ursprünglich zusammen mit dem Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde gestellt hat, ist dieser dahingehend auszulegen, dass mit den „weiteren Kosten des Verfahrens“ die Kosten des Be- schwerdeverfahrens gemeint sind. b) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kostentragung im Beschwerdeverfahren ist § 71 MarkenG. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind - 7 - insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessua- len Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen ver- sucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH a. a. O. – Lewapur; BPatG 29 W (pat) 504/15 – Vital You!®/VITAL/VITAL regional; 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE REVIVAL; 27 W (pat) 40/12 – mcpe- ople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrens- ausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung). c) Im Löschungsverfahren sind besondere Umstände beispielsweise gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Löschungsantrag provoziert, oder wenn der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wusste oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt (BPatGE 46, 71, 74 ff.). Da einer bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es auch bei Bösgläubigkeit der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen (BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2; 28 W (pat) 40/10 – Berjozka). d) Infolge der Rücknahme der Beschwerde ist es dem Senat nicht mehr möglich zu prüfen, ob der Markeninhaber bei Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne - 8 - des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen ist. Hierzu hätte es einer Beweisauf- nahme zu der Frage bedurft, ob die vom Antragsteller vorgelegte und vom Mar- keninhaber substantiiert bestrittene E-Mail-Korrespondenz, auf die das DPMA seine Entscheidung im Wesentlichen gestützt hat, gefälscht gewesen ist. Diese Beweisaufnahme ist nun nicht mehr möglich. Ebenso wenig kann aus der Rück- nahme der Beschwerde geschlossen werden, der Markeninhaber habe ange- nommen, die Beweisaufnahme gehe zu seinen Ungunsten aus. Dem Markeninhaber kann auch nicht vorgeworfen werden, dass er in einer aus- sichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat. Das Urteil des OLG Koblenz (6 U 868/15, Anlage AS 15, Bl. 108 ff. GA), mit dem ihm die Verwendung der verfahrensgegenständlichen Marke unter- sagt worden ist, ist erst am 1. September 2016 ergangen. Seine Beschwerde ge- gen den Löschungsbeschluss der Markenabteilung hat er jedoch bereits am 11. Januar 2016 eingelegt. 2. Der Antrag des Beschwerdegegners nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegen- standswert für das Löschungsbeschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig. a) Der Antragsteller war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil das Be- schwerdeverfahren seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegen- standswerts ergibt. b) Auf diesen Antrag ist der Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen. aa) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG für die Anwaltsgebüh- ren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Lö- - 9 - schungsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rdnr. 3 – Festsetzung bei Sparkassenrot; Beschl. v. 30. Juli 2015 – I ZB 61/13 Rdnr. 7 – Gegenvorstellung gegen den Streitwertbeschluss im Verfahren zur Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit 50.000 €, soweit die Umstände des Einzelfalls keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH a. a. O. – Sparkassenrot; a. a. O. – Markenwert). Von einem Regelgegenstandswert in Höhe von 50.000 € im Löschungsverfahren bei unbenutzten Marken geht auch die Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des BPatG aus (30 W (pat) 1/14; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 29 W (pat) 7/13; 29 W (pat) 16/14; 28 W (pat) 58/12; 28 W (pat) 55/16; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 128/03; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12; 26 W (pat) 50/14; 26 W (pat) 77/13; a. A. 25 W (pat) 25/11 u. 26/11; 25 W (pat) 16/10 = GRUR 2012, 1172; Knoll, MarkenR 2018, 433 ff.; MarkenR 2016, 229, 231). Im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsverfahrens sind auch das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der rechtswidrigen Markeneintragung (vgl. BPatGE 21, 140, 141; 41, 100, 101; GRUR 2005, 974, 975 f.) und beim Löschungsgrund der Bösgläubigkeit ihr Interesse an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu berücksichtigen (BPatG 27 W (pat) 68/02; 28 W (pat) 55/16, 26 W (pat) 50/11). bb) Für ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert besteht kein Grund. aaa) Für eine umfangreiche Benutzung der Streitmarke sind Anhaltspunkte weder vorgetragen worden noch ersichtlich, so dass eine Erhöhung des Regelgegenstandswertes nicht in Betracht kommt. - 10 - bbb) Ein niedrigerer Ansatz scheidet schon deshalb aus, weil im Streitfall eine Löschung wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht worden ist. ccc) Eine Herabsetzung kommt auch nicht im Hinblick auf die Streitwertfestsetzung des OLG Koblenz in Höhe von 25.000 € im markenrechtlichen Verletzungsprozess zwischen den hiesigen Verfahrensbeteiligten in Betracht. Denn sie beruht auf anderen Wertvorschriften und -grundsätzen und ist daher für die vorliegende Gegenstandswertbestimmung unmaßgeblich. Der Streitwert eines Unterlassungsanspruchs wegen Verletzung einer Marke ist gemäß § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen festzusetzen. In einem solchen Markenverletzungsverfahren nach § 14 MarkenG richtet sich der Streitwert allein nach dem wirtschaftlichen Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wegen der Kennzeichenverletzung. Dieses wirtschaftliche Interesse wird einerseits durch den wirtschaftlichen Wert des verletzten Kennzeichens und andererseits durch Ausmaß und Gefährlichkeit der Verletzungshandlung bestimmt (OLG Nürnberg GRUR 2007, 815, 816; Schneider/Herget, Streitwert Kommentar, 14. Aufl., Rdnr. 2755). Die Rechtsprechung des BGH zum regelmäßigen Gegenstandswert in Markenlöschungsverfahren ist auf Markenverletzungsverfahren nicht übertragbar, weil in einem Markenverletzungsverfahren nicht das wirtschaftliche Interesse des Verletzers, seine Kennzeichnung weiter benutzen zu dürfen, für die Streitwertfestsetzung maßgeblich ist, sondern ausschließlich das wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs (OLG Nürnberg a. a. O.; Schneider/Herget, a. a. O., Rdnr. 2757). Kortge Kätker Schödel prö