312 O 136/22

Leitsatz: 1. Ist für die Verfügungsmarke "Yummy" (Unionsmarke) die 5-jährige Benutzungsschonfrist gem. Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 vor der mündlichen Verhandlung abgelaufen, hat deren "Inhaber" die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen.(Rn.26) (Rn.30) 2. Wird bei einer entsprechenden Suchanfrage mit dem Begriff "Yummy" zwar die Webseite des (vormaligen) Markeinhabers angezeigt, ist aber das Zeichen "Yummy" als Kennzeichen nicht erkennbar, kann nicht auf eine rechtserhaltende Benutzung geschlossen werden. Dies gilt umso mehr, wenn zudem jedweder Vortrag dazu, dass eine etwaige Verwendung mit Zustimmung erfolgte, fehlt.(Rn.31) 1. Die einstweilige Verfügung der Kammer vom 19.07.2022 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag wird zurückgewiesen. 2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 3. Das Urteil ist für die Antragsgegnerin vorläufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die einstweilige Verfügung vom 19.07.2022 ist aufzuheben und der Verfügungsantrag zurückzuweisen, da der Verfügungsanspruch aufgrund der Nichtbenutzung der Verfügungsmarke weggefallen ist. I. Die Dringlichkeit wird nach § 140 Abs. 3 MarkenG vermutet. Die Antragsgegnerin hat keine Umstände vorgetragen, welche diese Vermutung widerlegen. Die von der Antragsgegnerin angeführten Verfallsverfahren gegen die Verfügungsmarke vor dem EUIPO beseitigen nicht die Dringlichkeit. Denn ein mit der offenkundigen Schutzunfähigkeit vergleichbarer Fall, in dem eine Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung entfallen kann (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 21.06.2007 – 3 U 252/06 –, Rn. 42, juris), ist bei den vorliegenden Verfallsanträgen wegen Nichtbenutzung nicht gegeben, zumal die Kammer mangels Kenntnis von dem dort gehaltenen Vortrag keine Prognose über den Ausgang dieser Verfahren abgeben kann. II. Da für die Verfügungsmarke die 5-jährige Benutzungsschonfrist gemäß Art. 18 Abs. 1 UMV am 24.08.2022 abgelaufen ist, war es nunmehr Sache der Antragstellerin, die rechtserhaltende Benutzung der Verfügungsmarke glaubhaft zu machen, was nicht geschehen ist. 1. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kommt allerdings § 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG, der eine Regelung für den Ablauf der Benutzungsschonfrist nach Klageerhebung enthält und auf das einstweilige Verfügungsverfahren entsprechend angewendet wird, im Streitfall nicht zur Anwendung, weil es sich bei der Verfügungsmarke um eine Unionsmarke handelt. Insoweit gehen die Regelungen der UMV vor. 2. Nach Art. 127 Abs. 3 UMV ist gegen Klagen gemäß Artikel 124 Buchstaben a und c der Einwand des Verfalls der Unionsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf beruft, dass die Unionsmarke wegen mangelnder ernsthafter Benutzung zum Zeitpunkt der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden könnte. Die vorstehende Regelung bezieht sich dem Wortlaut nach auf Klagen, ist aber entsprechend auf das einstweilige Verfügungsverfahren anzuwenden (OLG Hamburg, Urteil vom 29.09.2022 – 5 U 91/21 –, Rn. 147, juris). Im Rahmen dieser entsprechenden Anwendung von Art. 127 Abs. 3 UMV müssen jedoch die Besonderheiten des einstweiligen Verfügungsverfahrens berücksichtigt werden. Insbesondere besteht dort anders als im Hauptsacheverfahren nicht die Möglichkeit einer Widerklage wegen Verfalls oder einer Aussetzung nach § 148 ZPO wegen eines Verfallsverfahrens vor dem EUIPO. Während der Beklagte im Falle einer Klage keinem Verbot ausgesetzt ist und den Bestand der Klagemarke mit der Widerklage angreifen kann, ist der Antragsgegner bei einer einstweiligen Verfügung bereits mit einem Verbot belegt und hätte bei einem Abstellen auf den Zeitpunkt der Einreichung oder der Zustellung der einstweiligen Verfügung erst die Möglichkeit, dieses Verbot nach erfolgreicher Durchführung des Verfallsverfahrens vor dem EUIPO mit einem Aufhebungsantrag zu beseitigen. Aus diesen Gründen ist es gerechtfertigt, entsprechend dem § 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG zugrundeliegenden Rechtsgedanken im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung abzustellen, auch wenn die Formulierung „zum Zeitpunkt der Verletzungsklage“ in Art. 127 Abs. 3 UMV bei Klagen von der Kommentarliteratur (u.a. BeckOK MarkenR/Grüger UMV 2017 Art. 127 Rn. 19) als Zeitpunkt der Klageerhebung verstanden wird. Da im Streitfall die Benutzungsschonfrist vor der mündlichen Verhandlung abgelaufen ist, hat dies zur Folge, dass die Antragstellerin die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen hat. 3. Eine rechtserhaltende Benutzung der Verfügungsmarke ist im Streitfall nicht festzustellen. Die Antragstellerin hat lediglich vorgetragen, dass sich aus der von der Antragsgegnerin eingereichten Anlage SKW 1 eine Benutzung ergebe. Die Anlage SKW 1 enthält Screenshots der Webseite der Antragstellerin, wo 7 bzw. 13 Treffer bei einer Suche nach „Yummy“ angegeben sind. Es ist aber bei den als Treffern angezeigten Produkten nicht erkennbar, dass dort das Zeichen „Yummy“ als Kennzeichen verwendet wird. Außerdem fehlt es an Vortrag dazu, dass eine etwaige Verwendung mit Zustimmung der Antragstellerin erfolgte. III. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist die einstweilige Verfügung auch nicht entsprechend den Hilfsanträgen mit Wirkung bis zum 24. bzw. 30.08.2022 zu bestätigen. Zwar kann die Löschung einer Marke wegen Verfalls nur mit Wirkung ex nunc angeordnet werden, also frühestens ab Ablauf der Benutzungsschonfrist (Art. 62 I UMV). Davon zu trennen ist jedoch die Frage, ob bei erfolgreicher Erhebung der Nichtbenutzungseinrede Ansprüche für den Zeitraum während der Benutzungsschonfrist bestehen. Dies ist nach der Rechtsprechung für den hier einschlägigen Fall, dass die Marke während des Verletzungszeitraums nicht benutzt worden ist, zu verneinen. Denn die Vorschriften zur Nichtbenutzungseinrede sehen keine zeitliche Begrenzung der Rückwirkung vor und stehen deshalb auch der Geltendmachung von auf die Vergangenheit bezogenen Ansprüchen wegen Markenverletzung entgegen, wenn die Marke während des Verletzungszeitraums nicht benutzt worden ist (BGH GRUR 2012, 832 Rn. 53 – ZAPPA, zu Art. 95 Abs. 3 GMV; OLG Frankfurt, Urteil vom 14.07.2016 – 6 U 131/15 –, Rn. 57, juris, zu Art. 99 Abs. 3 UMV). IV. Die Kostenentscheidung basiert auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht nach §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO. Die Parteien streiten über die Verwendung der Bezeichnung „YUMMY SKIN“ für Kosmetika. Die Antragstellerin ist seit dem Jahr 1995 im Bereich des Einzelhandels mit Kosmetikprodukten und Parfümwaren tätig. Sie ist Inhaberin der Unionswortmarke „Yummy“ (Nr.... ) u.a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 35, 40, 41 und 44 der Nizza Klassifikation, die sämtlich im Zusammenhang mit Parfums, Kosmetika und Haarpflege stehen. Unter anderem erstreckt sich der Schutzbereich der Marke auf Waren der Warenklasse 3, nämlich Körperpflegemittel und Kosmetika (Anlage AST 3). Die Marke verfügt über eine Priorität vom 09.05.2017 und wurde am 24.08.2017 eingetragen. Die Antragsgegnerin ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Kosmetikprodukte vertreibt. Sie ist Inhaberin der Unionswortmarke „YUMMY SKIN“ (Nr.... ) für die Warenklasse 3 der Nizza Klassifikation, nämlich „Cosmetics“. Die Marke hat eine Priorität vom 16.12.2021 (vgl. Anlage AST 5). Die Antragstellerin ließ die Antragsgegnerin wegen der Anmeldung der Wortmarke „YUMMY SKIN“ mit Schreiben vom 01.07.2022 abmahnen (Anlage AST 6), wobei die Antragsgegnerin die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgab. Die Antragstellerin ist der Meinung, dass zwischen den kollidierenden Marken aufgrund einer Warenidentität und einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe, so dass ihr ein Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1, 2 b), 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 119, 4, 14 Abs. 2, 5 MarkenG gegen die Antragsgegnerin zustehe. Es bestehe aufgrund der Markeneintragung Erstbegehungsgefahr. Zudem bestehe im Hinblick auf die Anlage AST 4 auch eine Wiederholungsgefahr. Mit einstweiliger Verfügung vom 19.07.2022, der Antragsgegnerin zugestellt am 19.12.2022, hat die Kammer angeordnet: 1. Die Antragsgegnerin hat es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Europäischen Union das Zeichen „YUMMY SKIN“ für das Angebot und/oder den Vertrieb von Kosmetika zu benutzen und/oder benutzen zu lassen. 2. Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung ein Ordnungsgeld bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht. 3. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 4. Der Streitwert wird auf 60.000,00 € festgesetzt. Hiergegen richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin. Die Antragstellerin beantragt, die einstweilige Verfügung der Kammer vom 19.07.2022 zu bestätigen, hilfsweise die einstweilige Verfügung vom 19.07.2022 mit Wirkung bis zum 30.08.2022 zu bestätigen und äußerst hilfsweise, die einstweilige Verfügung vom 19.07.2022 mit Wirkung bis zum 24.08.2022 zu bestätigen. Die Antragsgegnerin beantragt, die einstweilige Verfügung insgesamt aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückzuweisen. Die Antragsgegnerin erhebt die Einrede der Nichtbenutzung der Verfügungsmarke. Umfangreiche Recherchen der Antragsgegnerin seien insoweit erfolglos geblieben. So finde sich die Bezeichnung „Yummy“ auf der Website der Antragstellerin www. p..de nicht im Zusammenhang mit Waren der Antragstellerin, wobei sie auf die Anlage SKW 1 verweist.Auch eine Recherche mit der Suchmaschine www. g..de habe keine anderen Ergebnisse einer Markennutzung durch die Antragstellerin ergeben, wie der Anlage SKW 2 zu entnehmen sei. Die Antragsgegnerin beruft sich ferner darauf, dass Verfallsanträge gegen die Verfügungsmarke von der Y1 H. ApS am 30.08.2022 und von der Antragsgegnerin am 06.01.2023 beim EUIPO eingereicht wurden (Anlagen SKW 3 und SKW 4). Die Antragsgegnerin ist der Meinung, dass die Antragstellerin die rechtserhaltende Benutzung der Verfügungsmarke nach § 25 Abs. 2 MarkenG im vorliegenden Verfahren glaubhaft zu machen habe. Infolge der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung sei weder ein Verfügungsgrund noch ein Verfügungsanspruch gegeben. Darüber hinaus bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen. Der Begriff „Yummy“ sei aufgrund der Bedeutung „lecker“, „attraktiv“, „zum Anbeißen“ allenfalls minimal kennzeichnungskräftig. Unter Berücksichtigung dieser geringen Kennzeichnungskraft halte die Marke „YUMMY SKIN“ einen ausreichenden Abstand zur Verfügungsmarke. Die Antragstellerin hat ihren Vortrag vertieft. Sie ist der Meinung, dass die Verfallsverfahren vor dem EUIPO nicht zur Verneinung des Verfügungsgrundes führten; die von der Antragsgegnerin zitierte Rechtsprechung sei nicht einschlägig, da sie sich auf absolute Schutzhindernisse beziehe. Die Antragstellerin meint, dass im vorliegenden Verfahren nicht der Ausgang der Verfallsverfahren antizipierend erörtert werden müsse. Denn maßgeblich sei, dass nach Art. 62 Abs. 1 UMV der Verfall – allenfalls – für die Zeit ab Stellung des Verfallsantrages, also ab dem 30.08.2022, erklärt werden könne. Und selbst wenn der Tag des Verfallsantrages nicht maßgeblich wäre, so könne die Wirkung eines vom EUIPO festgestellten Verfalls nicht weiter als bis zum 25.08.2022 zurückgehen, da die Benutzungsschonfrist am 24.08.2022 abgelaufen sei. Dies bedeute, dass selbst der Ausgang der Verfallsverfahren nichts daran ändern könne, dass die Marke der Antragstellerin zur Zeit des markenverletzenden Verhaltens der Antragsgegnerin und auch noch nach dem Erlass der einstweiligen Verfügung, um deren Bestätigung es hier gehe, Wirkung entfalte und zukünftig weiter Wirkung entfalten werde. Da der Verfügungsantrag – unstreitig – vor Ablauf der Benutzungsschonfrist eingereicht worden sei, sei die Frage der Benutzung der Marke der Antragstellerin für die Zulässigkeit und Begründetheit des Verfügungsantrags nicht zu berücksichtigen gewesen. Der Antrag sei – ohne dass die Frage der Benutzung der Marke habe relevant werden können – zulässig und begründet gewesen, so dass die einstweilige Verfügung, insbesondere mangels einer Möglichkeit der Einrede der Nichtbenutzung, frei von Rechtsfehlern erlassen worden sei. Entsprechend müsse die einstweilige Verfügung antragsgemäß bestätigt werden. Ferner zeige schon die Vorlage der Anlage SKW 1, dass die Antragstellerin sogar noch im Januar 2023 das Zeichen „Yummy“ für das Angebot und den Vertrieb von Kosmetikprodukten verwendet habe. Die Suche nach „Yummy“ habe die Verbindung zu den dort wiedergegebenen Kosmetikprodukten ergeben.Im Übrigen solle die Frage der Benutzung der Marke der Antragstellerin aber in den dafür relevanten Verfallsverfahren beim EUIPO erörtert werden. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 09.05.2023 Bezug genommen. Der Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 30.05.2023 hat vorgelegen.