6 W 126/20

Leitsatz: 1. Eine Vorgreiflichkeit des Löschungsverfahrens für den Verletzungsrechtsstreit kann nur dann vorliegen, wenn nicht der Rechtsstreit auch ohne die Entscheidung über den Bestand der Marke entscheidungsreif ist, weshalb das erstinstanzliche Gericht dies prüfen muss. 2. Eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO kommt im Hinblick auf ein anhängiges Löschungsverfahren nach der Rechtsprechung des BGH bei dessen Vorgreiflichkeit dann in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt. 3. Bei dem hierfür erforderlichen Grad an Wahrscheinlichkeit ist zu differenzieren: Bei durch die Erteilungsbehörden geprüften Löschungsgründen sind eher hohen Erfolgsaussichten zu verlangen. Die Durchsetzbarkeit des nach Prüfung erteilten Schutzrechts wäre erheblich reduziert, könnte durch eine Löschungsklage mit nur überwiegender Wahrscheinlichkeit die Wirkung des Rechts suspendiert werden. Bei Löschungsgründen wie dem der bösgläubigen Markenanmeldung, bei dem trotz des von Amts wegen zu ermittelnden Sachverhalts die Erkenntnismöglichkeiten des Amtes beschränkt sind, sind hingegen an die Erfolgsaussichten geringere Anforderungen zu stellen. 4. Der auf § 4 Nr. 4 UWG gestützte Anspruch auf Löschung einer Marke wegen bösgläubiger Markenanmeldung ist grundsätzlich unabhängig von der Löschungsreife nach § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG. Ein Verletzungsrechtsstreit kann daher nicht im Hinblick auf ein anhängigen Löschungsverfahren ausgesetzt werden. Auf die Beschwerde der Klägerin wird der Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 29.10.2020 aufgehoben. I. Die Parteien streiten über markenrechtliche Unterlassungs- und Löschungsansprüche hinsichtlich der Marke „Ledar“ für Leuchtmittel. Die Klägerin ist Teil der „A“-Gruppe; die Beklagte betreibt als Franchisenehmerin der X1 B.V. deutschlandweit die X-Ladengeschäfte sowie den X-Online-Shop. Sie vertreibt - nach ihrem insoweit bestrittenen Vortrag bereits seit 2010 - unter der Bezeichnung „Ledare“ Leuchtmittel. Die A GmbH, die wie die Klägerin Teil der „A-Group“ ist, meldete am 29.07.2015 die Deutsche Marke DE … „Ledar“ (Klagemarke 1) u.a. für Beleuchtung und Lichtreflektoren sowie Teile und Zubehör hierfür an und übertrug die erteilte Marke am 20.1.2016 auf die kurz zuvor gegründete Klägerin. Zu diesem Zeitpunkt führte die A GmbH gegen die Beklagte einen Rechtsstreit vor dem LG Stadt1, OLG Stadt1 und BGH im Hinblick auf eine Verletzung ihrer Markenrechte an der Marke „Ledino“ durch die Bezeichnung „Leding“ für eine Lichtleiste durch die Beklagte. Die rechtlichen Auseinandersetzungen endeten im Jahr 2016 mit einer Verurteilung der Beklagten durch das Landgericht Stadt2 zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 242.095,50 €. Am 22.7.2019 erwarb die Klägerin die Gemeinschaftsmarken EU … „Ledarc“ (Klagemarke 2) sowie die IR-Marke … „Ledar“ (Klagemarke 3). Die Klägerin nimmt die Beklagte mit der vorliegenden Klage sowie in den Niederlanden mit einer parallel gelagerten Klage die X1 B.V. auf Unterlassung, Auskunft, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Am 21.1.2020 stellten die X1 B.V. und die X1 B.V. beim EUIPO einen Antrag auf Löschung der Klagemarke zu 2) sowie auf Nichtigerklärung der Schutzerstreckung der Klagemarke zu 3) auf die Europäische Union. Beide Anträge waren auf die Nichtigkeitsgründe der bösgläubigen Markenanmeldung, der fehlenden Unterscheidungskraft sowie der schlicht beschreibenden Beschaffenheitsangabe sowie der gebräuchlich gewordenen Bezeichnung nach Art. 7 Abs. 1 UMV gestützt. Am 27.3.2020 stellte die X1 B.V. beim DPMA einen Löschungsantrag gegen die Klagemarke zu 1) wegen derselben Schutzhindernisse. Die Klägerin begehrt - gestützt primär auf die Klagemarke zu 1) und hilfsweise auf die Klagemarken zu 2) und 3) - Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Rückruf. Die Beklagte begehrt widerklagend die Zustimmung zur Löschung der Klagemarke 1) und hilfsweise die Löschung der Klagemarken 2) und 3) sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht im Hinblick auf eine behauptete böswillige Klageanmeldung sowie fehlender Unterscheidungskraft der Marken. Das Landgericht hat durch Beschluss vom 29.10.2020 den Rechtsstreit nach § 148 ZPO bis zur Entscheidung des DPMA über das gegen die Klagemarke zu 1) anhängige Löschungsverfahren ausgesetzt. Der hiergegen eingelegten Beschwerde der Klägerin hat das Landgericht nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zu Entscheidung vorgelegt. II. Die gemäß § 252 ZPO zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Ansicht des Senats hat das Landgericht den Rechtsstreit im Hinblick auf den Klageantrag zu 1. ohne Ausübung des ihm zustehenden Ermessens ausgesetzt (dazu 1.). Im Hinblick auf den Widerklageantrag zu 1. sowie den hierauf bezogenen Teil des Widerklageantrages zu 4. liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Aussetzung nach § 148 ZPO nicht vor (dazu 2.). Der Beschluss des Landgerichts ist dahingehend auszulegen, dass die Aussetzung des Rechtsstreits nicht nur den Klageantrag, sondern auch den Widerklageantrag zu 1. und den hierauf bezogenen Teil des Widerklageantrages zu 4. (Feststellung Schadensersatzpflicht) betrifft, nicht hingegen die Widerklageanträge zu 2. und 3. Das Landgericht hat in den Beschlussgründen ausgeführt, dass die Präjudizialität nicht nur den Klageantrag zu 1. betrifft, sondern auch den Widerklageantrag zu 1., da er auf dieselbe Rechtsfolge ziele. Die Aussetzungsanträge hinsichtlich der Widerklageanträge zu 2. und 3. hat das Landgericht nicht beschieden (S. 7 des Beschlusses), da diese ausweislich des Protokolls in der mündlichen Verhandlung nur noch hilfsweise geltend gemacht worden sind. 1. Die Aussetzungsentscheidung erweist sich im Hinblick auf den Klageantrag zu 1. als nicht rechtmäßig. Es kann dahinstehen, ob die Tatbestandsvoraussetzungen des § 148 ZPO zu bejahen sind, da jedenfalls die Ermessensentscheidung des Landgerichts fehlerhaft ist. a) Das Rechtsmittelgericht hat im Rahmen des § 252 ZPO zu prüfen, ob ein Aussetzungsgrund gegeben ist (Zöller/Greger ZPO, 33. Aufl. § 252 Rn 3), wobei es nicht an die Rechtsauffassung des Erstgerichts in der Hauptsache gebunden ist (BGH NJW-RR 2006, 1289, 1290; MüKoZPO/Gehrlein § 252 Rn 18). Bejaht das Beschwerdegericht das Vorliegen eines Aussetzungsgrunds, hat es weiter zu prüfen, ob dem Ausgangsgericht Ermessensfehler unterlaufen sind (BGH NJW-RR 2006, 1289, 1290), darf hierbei aber nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle des Erstgerichts setzen (BGH NJW 2005, 1947, 1948). b) Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 148 ZPO in Bezug auf die Vorgreiflichkeit überhaupt vorliegen, hat das Landgericht nicht geprüft. Eine Vorgreiflichkeit des Löschungsverfahrens für den Verletzungsrechtsstreit kann nur dann vorliegen, wenn nicht der Rechtsstreit auch ohne die Entscheidung über den Bestand der Marke entscheidungsreif ist, so hier z.B. im Fall einer fehlenden markenmäßigen Nutzung oder einer fehlenden Verwechselungsgefahr. Zu diesen Punkten haben die Parteien auch umfangreich vorgetragen. Das Landgericht hat hierzu indes lediglich ausgeführt, weder die Klage- noch die Widerklageanträge seien von vorneherein als unbegründet oder unzulässig anzusehen, ohne dies näher zu begründen. c) Dies kann jedoch im Ergebnis dahinstehen, da die im Rahmen des § 148 ZPO vorzunehmende Ermessensentscheidung des Landgerichts im Hinblick auf den Klageantrag 1. einer rechtlichen Prüfung nicht standhält. (1) Eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO kommt im Hinblick auf ein anhängiges Löschungsverfahren nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei dessen Vorgreiflichkeit dann in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (BGH GRUR 2016, 197, Rn 19 - Bounty; BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder I; BGH GRUR 2014, 1101 Rn 17 - Gelbe Wörterbücher). Der hierfür erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist im Einzelnen in der Literatur umstritten. Teilweise werden „überwiegende Erfolgsaussichten“ (Hackbarth GRUR 2015, 641), teilweise wird eine „erhebliche Erfolgswahrscheinlichkeit“ verlangt (Cepl/Voß/Cepl, 2. Aufl., § 148 ZPO Rn 203). Nach Auffassung des Senats ist zu differenzieren: Bei durch die Erteilungsbehörden geprüften Löschungsgründen sind - ähnlich wie im Patentrecht - eher Erfolgsaussichten zu verlangen. Hier wie dort ist zu berücksichtigen, dass es sich um geprüfte Rechte handelt, die durch fachkundig besetze Erteilungsbehörden erteilt worden sind. Daher kommt eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nur in Betracht, wenn die Löschungsklage erhebliche Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Die Interessenlage ist hier dieselbe wie im Markenrecht bei geprüften Schutzhindernissen. Die Durchsetzbarkeit des nach Prüfung erteilten Schutzrechts wäre erheblich reduziert, könnte durch eine Löschungsklage mit nur überwiegender Wahrscheinlichkeit die Wirkung des Rechts suspendiert werden. Bei Löschungsgründen wie dem der bösgläubigen Markenanmeldung hingegen, bei dem trotz des von Amts wegen zu ermittelnden Sachverhalts die Erkenntnismöglichkeiten des Amtes beschränkt sind, sind an die Erfolgsaussichten etwas geringere Anforderungen zu stellen. (2) Der Senat darf die vorinstanzliche Ermessensentscheidung nur auf einen Verfahrens- oder Ermessensfehler überprüfen (BGH NJW-RR 1992, 866; Zöller/Greger ZPO, 33. Aufl., § 252 Rn 3). Der Prüfung des Beschwerdegerichts unterliegt insoweit lediglich, ob das Erstgericht die Grenzen des ihm durch § 148 ZPO eingeräumten pflichtgemäßen Ermessens bei der Anordnung der Aussetzung überschritten hat. Es kann die angegriffene Entscheidung nur auf etwaigen Missbrauch des Ermessens überprüfen, d.h. darauf, ob sich das Erstgericht von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. Das Beschwerdegericht ist nicht befugt, sein Ermessen an die Stelle des dem Erstgericht eingeräumten Ermessens zu setzen. (3) Die Entscheidung des Landgerichts erweist sich nicht als ermessensfehlerfrei. Der Beschluss muss in seiner Begründung ausreichende Erwägungen zur Ermessensentscheidung enthalten, weil nur dann ihre Richtigkeit für die Parteien des Rechtsstreites und für das Beschwerdegericht nachprüfbar ist (BGH NJW-RR 2010, 423; OLG Brandenburg NJW-RR 2010, 787; OLG Frankfurt am Main NJW-RR 2013, 184). Erforderlich ist danach eine auf die konkreten Umstände des Falles bezogene Abwägung, in der die für und wider eine Aussetzung sprechenden Argumente gegeneinander abgewogen werden. Hieran fehlt es. Das Landgericht hat zur Begründung der Erfolgsaussichten des Löschungsantrages der Beklagten lediglich pauschal auf diesen in Anlage B 1 Bezug genommen und ihn damit zum Inhalt seiner Begründung gemacht. Zudem hat es allgemein ausgeführt, nach den von der Beklagten vorgetragenen Umständen sei vom Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung auszugehen. Es kann dahinstehen, ob die pauschale Bezugnahme auf einen Schriftsatz einer Partei verbunden mit allgemeinen Ausführungen noch geeignet sein kann, eine Ermessenausübung zu belegen. Ein Ermessensfehlgebrauch ist aber jedenfalls darin zu sehen, dass das Landgericht sich nicht mit den in dem Erwiderungsschriftsatz der Klägerin auf den Löschungsantrag (Anlage K 8) dargelegten Argumenten auseinandergesetzt hat und somit unklar ist, ob die von der Klägerin vorgetragenen Aspekte im Rahmen der Ermessensentscheidung überhaupt berücksichtigt worden sind. Der pauschale Verweis auf in der Anlage enthaltene Schriftsätze im Löschungsverfahren stellt jedenfalls dann keine ausreichende Begründung der Aussetzungsentscheidung dar, wenn der Vortrag in dem als Anlage vorgelegten Schriftsatz der Gegenseite im Löschungsverfahren ohne erkennbare Berücksichtigung bleibt. Entgegen der Ansicht der Beklagten führt die Wertung des Art. 128 Abs. 4 Satz 3 UMV auch nicht dazu, dass eine Ermessensausübung auf Null eine Aussetzung erzwingen würde. Eine analoge Anwendung von Art. 128 Abs. 4 Satz 3 UMV wird lediglich für den Fall erwogen, dass bei Unionsanträgen der Löschungsantrag nicht - wie in Art 128 Abs. 4 Satz 3 UMV gefordert - vor, sondern nach der Erhebung der Verletzungsklage gestellt wird (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 397). Für nationale Schutzrechte bleibt es indes bei der Anwendung von § 148 ZPO. Der Bundesgerichtshof hat insoweit deutlich gemacht, dass die Kriterien des § 148 ZPO anzuwenden sind (BGH GRUR 2014, 1101). Soweit die Beklagte einwendet, der Löschungsantrag vor dem DPMA sei nicht von ihr, sondern von der X1 B.V. gestellt werden, so dass im hiesigen Verletzungsprozess „vorgreiflich“ und ohne Beteiligung der X1 B.V. entschieden würde, ist schon unklar, inwieweit hiervon prozessuale Rechte der Beklagten betroffen sein könnten. Im Übrigen würde im hiesigen Verletzungsprozess keineswegs „vorgreiflich“ über den Bestand der Klagemarke entschieden, sondern vielmehr aufgrund der Bindung des Verletzungsgerichts an den Bestand der Klagemarke die Grundentscheidung des Gesetzgebers für eine Trennung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahrens umgesetzt. Schließlich greift auch das Argument der Beklagten nicht durch, zwischen der nationalen Marke „Ledar“ und den Unionsmarken „Ledar“ und „Ledarc“ bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang, weil die nationale Marke die Basismarke der Unionsmarke sei. Es ist keine Grundlage dafür erkennbar, dass es einen Gleichlauf zwischen inhaltsgleichen nationalen Marken und Unionsmarken geben muss. Das Gemeinschaftsmarkensystem stellt ein autonomes System dar, dass - jenseits der Wirkungen der Markenrichtlinie - unabhängig von den nationalen Markensystemen existiert (EuGH GRUR Int 2014, 161 Rn 48 - Rivella/HAB). Abweichende Entscheidungen bei parallel gelagerten Sachverhalten sind diesem System daher inhärent. Daher lässt die Annahme eines absoluten Schutzhindernisses nach Art. 7 Abs. 1 UMV auch den Bestand einer bereits eingetragenen nationalen Marke unberührt und bindet die entscheidenden Instanzen der Mitgliedstaaten nicht in einem Nichtigkeitsverfahren gegen die nationale Marke wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse (EuGH GRUR 2008, 339 Rn 58 - Develey). Dies gilt auch, soweit gem. Art. 34 UMV für eine Gemeinschaftsmarke die Priorität einer nationalen Marke in Anspruch genommen wird. Das Prioritätsrecht hat nur die Wirkung, dass ein Zeitvorrang während einer bestimmten Dauer (sechs Monate) für die Erstanmeldung besteht (BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux, 23. Ed. 1.10.2020, UMV 2017 Art. 34). Das spätere Schicksal der prioritätsbegründenden Anmeldung ist nach Art. 34 Abs. 3 UMV für die Unionsmarke hingegen unerheblich. Anlass, dies im Rahmen des § 148 ZPO anders zu beurteilen, besteht nicht. In der Folge ist - da dem Senat die Ausübung eigenen Ermessens nicht gestattet und eine Ermessensreduzierung auf Null ist nicht erkennbar ist - die Aussetzungsentscheidung aufzuheben. 2. Im Hinblick auf den Widerklageantrag zu 1. (Löschung der Klagemarke) und den hierauf bezugnehmenden Teil des Widerklageantrages zu 4. erweist sich die Aussetzungsentscheidung als nicht rechtmäßig, da es insoweit an der notwendigen Vorgreiflichkeit des Löschungsverfahrens vor dem DPMA gegen die Klagemarke zu 1. fehlt. Die Beklagte macht hier einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung aus §§ 8 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG geltend. Eine gezielte Behinderung kann durch Anmeldung und Eintragung eines (Sperr-)Zeichens erfolgen (vgl. BGH GRUR 2008, 160 Rn 18-27 - CORDARONE; Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG, 12. Aufl., § 2 Rn 85 ff.). Die markenrechtlichen Bestimmungen der § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG, Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zur bösgläubigen Markenanmeldung schließen die Anwendung des UWG nicht aus (BGH GRUR 2000, 1032 - Equi 2000; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, 38. Aufl. 2020, UWG § 4 Rn 4.84a). Das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG stellt keine abschließende Regelung dar, um rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der Gesetzgeber hat mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem DPMA und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (BGH a.a.O. - Equi 2000). Die parallele Existenz des markenrechtlichen und des lauterkeitsrechtlichen Löschungsanspruchs wegen missbräuchlicher Markenanmeldung hat allerdings zur Folge, dass für das Zivilgericht keine Bindungswirkung durch eine markenrechtliche Entscheidung des Patentamts entstehen kann. Vielmehr hat das Zivilgericht eine eigenständige lauterkeitsrechtliche Prüfung vorzunehmen, weshalb die Entscheidung über den Löschungsantrag beim DPMA nicht vorgreiflich für die Entscheidung des Rechtsstreits ist. Dass aufgrund der weitgehend gleichen inhaltlichen Kriterien ein faktischer tatsächlicher Einfluss auf die Entscheidung möglich ist, reicht für eine Aussetzung nach § 148 ZPO nicht aus (BGH NJW 2005, 1947; BGH NJW-RR 2019, 1212 Rn 7; BeckOK ZPO/Wendtland ZPO, § 148, Rn 7; MüKoZPO/Fritsche, 6. Aufl. 2020, ZPO § 148 Rn 10). 3. Über die Aussetzungsanträge im Hinblick auf die hilfsweise geltend gemachten Unionsmarken sowie die hilfsweise erhobenen Widerklageanträge zu 2. und 3. war nicht zu entscheiden, da diese mangels Entscheidung über die Hilfsanträge noch nicht rechtshängig sind und daher auch zu Recht vom Landgericht nicht beschieden worden sind. 4. Durch die erforderliche Aufhebung der Entscheidung des Landgerichts wird das Landgericht hinsichtlich des Klageantrages zu 1. zu prüfen haben, ob eine Vorgreiflichkeit im Sinne von § 148 ZPO vorliegt und sodann seine ermessenleitenden Erwägungen darzustellen haben. Im Hinblick auf den Widerklageantrag ist dem Verfahren Fortgang zu geben, soweit die Parteien nicht insgesamt ein Ruhen des Verfahrens vereinbaren sollten. 5. Eine Kostenentscheidung ist nicht zu treffen (vgl. OLG Düsseldorf InstGE 2, 229 juris Rn 3). Gerichtskosten fallen nicht an (§§ 1, 11 Abs. 1 GKG i.V.m. Nr. 1957 KV). Die außergerichtlichen Kosten sind solche des Rechtsstreits (Zöller-Greger ZPO, § 252 Rn. 3). Die Voraussetzungen für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO) liegen nicht vor.