26 W (pat) 12/20

ECLI:DE:BPatG:2021:150321B26Wpat12.20.0 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 12/20 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2016 209 650 - 2 - hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Rich- ter Kätker und Dr. von Hartz beschlossen: 1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2017 und 8. Juni 2018 sind wirkungslos. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Mit den Beschlüssen vom 10. November 2017 und 8. Juni 2018 hat die Marken- stelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Wider- spruch aus der Marke 1 100 355 gegen die angegriffene Marke zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidungen hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie nach einer außergerichtlichen Eini- gung der Verfahrensbeteiligten mit Schriftsatz vom 19. November 2020, bei Gericht eingegangen am 23. November 2020, den Widerspruch zurückgenommen und beantragt, die Wirkungslosigkeit der beiden Amtsbeschlüsse auszusprechen. Beide Verfahrensbeteiligten haben ihre Kostenanträge ebenfalls zurückgenom- men. - 3 - Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, für den Antrag der Wider- sprechenden auf Wirkungsloserklärung der Amtsbeschlüsse fehle sowohl eine Rechtsgrundlage als auch ein Rechtsschutzbedürfnis. Die beantragte Feststellung sei sogar kontraproduktiv, weil die zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidun- gen des DPMA die Grundlage für die zwischen den Verfahrensbeteiligten Anfang November 2020 getroffene Vorrechtsvereinbarung gewesen seien. Die Widersprechende vertritt die Auffassung, dass nach Rücknahme des Wider- spruchs gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO auszusprechen sei, dass die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos seien. Sie begehre diesen Ausspruch aus Gründen der Rechtssicherheit (vgl. BPatG 24 W (pat) 149/03 = BeckRS 2008, 25547). II. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO war auszusprechen, dass die beiden angefochtenen Beschlüsse wir- kungslos sind. 1. Nach der Rücknahme des Widerspruchs ist in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte berechtigt zu beantragen, dass das Gericht die Wir- kungslosigkeit angefochtener Beschlüsse des DPMA ausspricht. a) Nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist, wenn die Klage zurückgenommen wird, der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrückli- chen Aufhebung bedarf. Gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über diese Wirkung durch – deklaratorischen – Beschluss. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat der Ausspruch der Wirkungslosigkeit auf Antrag - 4 - zwingend zu erfolgen, ohne dass zwischen Kläger und Beklagtem oder zwischen einem der Klage stattgebenden oder die Klage zurückweisenden Urteil unter- schieden wird. b) Auch im Markenrecht ist es anerkannt, dass bei Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren die Sach- und Kostenentscheidungen des DPMA nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos werden und § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO analog anwendbar ist (vgl. BGH GRUR 1998, 818 – Puma; BPatG 27 W (pat) 120/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 27 W (pat) 85/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN). Die vorliegend zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgefallenen Entscheidungen des DPMA, die die Grundla- ge für die zwischen den Verfahrensbeteiligten Anfang November 2020 getroffene Vorrechtsvereinbarung gewesen sind, sind daher schon aufgrund der Wider- spruchsrücknahme kraft Gesetzes wirkungslos. Der von der Widersprechenden begehrte deklaratorische Feststellungsbeschluss dient nur der Dokumentation. c) Eine Beschränkung des Antragsrechts nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO auf Ent- scheidungen, in denen das DPMA die teilweise oder vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, kann weder dem Gesetzeswortlaut noch der BGH-Entscheidung „Puma“ vom 2. April 1998 (GRUR 1998, 818 f.) entnommen werden. aa) Die im Zeitpunkt der „Puma“-Entscheidung des BGH geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO sah den Ausspruch der Wirkungslosigkeit nur auf Antrag des Beklagten bzw. des Inhabers der angegriffenen Marke vor. Dies wur- de jedoch mit Wirkung ab dem 1. Juli 1998 vom Gesetzgeber dahingehend geän- dert, dass auch der klagenden Partei das Antragsrecht eingeräumt wurde (vgl. Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minderjähriger Kinder (Kindes- unterhaltsgesetz – KindUG) vom 6. April 1998, BGBl. I S. 666, 668; BT-Drucks. 13/7338 S. 33). Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann der gesetzgeberische - 5 - Zweck der Feststellung der Wirkungslosigkeit von Urteilen nicht mehr nur darin bestehen, die Gefahr von Zwangsvollstreckungen aus für vorläufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen zu verhindern (s. aber Knoll in Ströbele/Hacker/ Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 82 Rdnr. 34). bb) Nach dem Gesetzeswortlaut wird für das Antragsrecht beider Parteien auch kein (besonderes) Rechtsschutzbedürfnis verlangt (vgl. Musielak/Voit/Foerste, ZPO, 17.Aufl., § 269 Rdnr. 14; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, I 1 2, 3. Aufl., Rdnr. 384; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 22. Aufl., § 269 Rdnr. 45). aaa) Abgesehen davon, dass der Ausspruch der Wirkungslosigkeit nur die bereits gesetzlich veränderte Rechtslage deklaratorisch wiedergibt, kann das Rechts- schutzbedürfnis eines Rechtsuchenden nur unter ganz besonderen Umständen fehlen, z. B. wenn ein anderer prozessualer Weg gleich sicher, aber einfacher oder kostengünstiger ist (vgl. BGH JurBüro 2010, 326; Zöller/Greger, ZPO, 33. Aufl., Vor § 253 Rdnr. 18; Baumbach/Lauterbach/Anders, ZPO, 79. Aufl., Vor § 253 Rdnr. 33). Eine solche Fallgestaltung liegt erkennbar nicht vor, weil die ge- richtliche Feststellung der Wirkungslosigkeit durch Beschluss schon den sichers- ten, einfachsten und kostengünstigsten, nämlich kostenlosen Weg darstellt. bbb) Soweit zum Beleg für die Notwendigkeit eines Rechtsschutzbedürfnisses für die Wirkungslosigkeitserklärung auf Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 41. Aufl., § 269 Rdnr. 20 Bezug genommen wird (Knoll a. a. O. Rdnr. 35 Fußnote 45), ist darauf hinzuweisen, dass den dort angeführten Urteilen von 1972 (KG NJW 1972, 545) und 1976 (OLG Düsseldorf FamRZ 1977, 130 ff.) noch die bis zum 30. Juni 1977 geltende Vorschrift des § 271 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugrundelag, die wie die inhalts- gleiche Fassung der bis zum 30. Juni 1998 geltenden Bestimmung des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO nur ein Antragsrecht des Beklagten vorsah. In den beiden vor- genannten Entscheidungen ist angenommen worden, dass entgegen dem damali- gen Gesetzeswortlaut auch dem Kläger in Ausnahmefällen das Antragsrecht zu gewähren sei, wenn ein Rechtsschutzbedürfnis vorliege. Diese Fallgestaltung un- - 6 - terscheidet sich deutlich von der vorliegenden, weil seit dem 1.Juli 1998 auch der Kläger – ohne weitere Voraussetzungen – gesetzlich ausdrücklich dazu berechtigt ist, die bloße Feststellung der bereits eingetretenen Wirkungslosigkeit zu beantra- gen. ccc) Die weitere als Beleg angeführte Fundstelle Baumbach/Lauterbach/ Hartmann/Anders, ZPO, 79. Aufl., § 269 Rdnr. 45 (Knoll a. a. O. Rdnr. 35 Fußnote 45, dort Rdnr. 46 der Vorauflage), in der ohne nähere Begründung die Auffassung vertreten wird, dass das Rechtsschutzinteresse im Rahmen des § 269 Abs. 4 ZPO zu prüfen sei, bezieht sich offensichtlich nur auf die in § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO geregelten und vom Gericht zu prüfenden Kostentragungspflichten, nicht aber auf den sich bereits aus dem Gesetz ergebenden deklaratorischen Feststel- lungsbeschluss der Wirkungslosigkeit. d) Auch im Rahmen der analogen Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO im Markenrecht bei Widerspruchsrücknahme darf es daher keinen Unterschied machen, ob der Widerspruch zur Löschung der angegriffenen Marke geführt hat oder ob er zurückgewiesen worden ist. e) Diese Frage ist jedoch in der Rechtsprechung des BPatG umstritten. aa) Einige Senate des BPatG, darunter auch der angerufene Senat mit der Be- gründung unter Ziffer II. 1. a) bis d), und ein Teil der Literatur vertreten die Auffas- sung, dass nach Rücknahme des Widerspruchs auf Antrag die Wirkungslosigkeit durch Beschluss auszusprechen ist, unabhängig davon, ob in den Vorentschei- dungen des DPMA die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs gelöscht oder der Widerspruch zurückgewiesen wurde (BPatG 29 W (pat) 86/10; 29 W (pat) 119/10; 29 W (pat) 109/10; 29 W (pat) 84/11; Fezer/Grabrucker a. a. O.; Kunz- Hallstein, GRUR 2010, 760; BPatG 26 W (pat) 573/10; 27 W (pat) 557/16; 28 W (pat) 554/17, die drei letzten BPatG-Entscheidungen jeweils ohne nähere Begründung). - 7 - bb) Nach der Ansicht des 27. Marken-Beschwerdesenats des BPatG in seiner Entscheidung vom 2. November 2009 (27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759, 760 - flow) und derjenigen des 24. Marken-Beschwerdesenats in seinem Beschluss vom 21. Juli 2016 (24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN) erstrecken sich die Rechtswirkungen des § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO nur auf Entscheidungen, die zu Änderungen der materiellen Rechtslage bzw. zur Änderung des materiellen Bestandes der angegriffenen Marke geführt haben, weshalb sie jeweils den Antrag auf Wirkungslosigkeitserklärung eines den Widerspruch zurückweisenden Amts- beschlusses mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zurückgewiesen haben. aaa) Soweit der 27. Senat seine Ansicht unter Bezugnahme auf Zöller/ Vollkom- mer, ZPO, 27. Aufl., Vor § 300 Rdnr. 19 damit begründet, dass sich der Begriff der Wirkungslosigkeit i. S. d. § 269 ZPO nach weitaus überwiegender Meinung nur auf die Vollstreckbarkeit des vorangegangenen Urteils und dessen materielle, nicht aber auch dessen formelle Rechtskraft beziehe, ist dem entgegenzuhalten, dass sich diese Fundstelle mit wirkungslosen Urteilen infolge von Fehlerhaftigkeit be- fasst, wie z. B. bei Ausspruch einer gesetz- oder sittenwidrigen oder dem Recht unbekannten Rechtsfolge bzw. Verurteilung einer nicht (mehr) existenten Partei zu einer Leistung, nicht aber mit der Wirkungslosigkeit eines bereits ergangenen, noch nicht rechtskräftigen Urteils infolge einer Klagerücknahme gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO. Außerdem kann seit der Einführung des Antragsrechts für die klagende bzw. widersprechende Partei seit dem 1. Juli 1998 der gesetzgeberische Zweck nicht mehr allein in der Verhinderung der Zwangsvollstreckung aus für vor- läufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen gesehen werden. Da der BGH-Entscheidung „Puma“ (GRUR 1998, 818 f.) noch die bis zum 30. Juni 1998 geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugrundelag, wonach die Wir- kungslosigkeit nur auf Antrag des Beklagten ausgesprochen werden konnte, kann sich der 27. Senat zur Begründung seiner Auffassung auch nicht auf diese BGH-Entscheidung berufen. - 8 - bbb) Die Ansicht des 24. Senats, die Erklärung der Wirkungslosigkeit einer Ent- scheidung setze inhaltlich voraus, dass letztere auch rechtlich erhebliche formelle oder materielle Wirkungen habe, weil sie sonst eine inhaltsleere Formalität wäre, ist mit dem Gesetz nicht vereinbar. Nach dem Wortlaut des § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO sieht der Gesetzgeber eine solche Einschränkung nicht vor, sondern über- lässt es den Parteien, ob und für welchen Zweck sie die deklaratorische Feststel- lung der Wirkungslosigkeit benötigen. Soweit der 24. Senat anführt, dass die Wir- kungsloserklärung eines widerspruchszurückweisenden Beschlusses der Marken- stelle den Inhaber der angegriffenen Marke nicht daran hindere, diesen dennoch in einen Verletzungsrechtsstreit einzuführen, ist dem entgegenzuhalten, dass in einem solchen Fall der Widersprechende mit Hilfe des Wirkungslosigkeitsbe- schlusses auf einfache und kostenlose Weise beweisen kann, dass dieser Zu- rückweisungsbeschluss keine Bestandskraft erlangt hat. f) Wie bereits dargelegt, sieht das Gesetz eine Unterscheidung zwischen DPMA- Beschlüssen, die eine Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Wider- spruchs anordnen, und solchen, die den Widerspruch zurückweisen, nicht vor, sondern verpflichtet im Fall der Rücknahme des Widerspruchs das Gericht bei Antragstellung in jedem Fall zum Ausspruch der Wirkungslosigkeit. 2. Selbst wenn man aber ein Rechtsschutzbedürfnis für erforderlich hielte, würde dem Antrag eines Widersprechenden auf Feststellung der Wirkungslosigkeit von Amtsbeschlüssen, die Widersprüche zurückweisen, wie im vorliegenden Fall auch das Rechtsschutzbedürfnis nicht fehlen. Der Zweck eines Beschlusses nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO besteht darin, den Rechtsschein wirkungsloser Entscheidungen zu beseitigen. An der Herbeiführung dieser Rechtssicherheit hat auch ein Widersprechender, dessen Widersprüche zurückgewiesen worden sind, ein schutzwürdiges Interesse. Denn in einem etwai- gen Verletzungsklageverfahren lässt sich die Wirkungslosigkeit einer die - 9 - Verwechslungsgefahr verneinenden Entscheidung der Markenstelle des DPMA einfacher und nachdrücklicher durch Vorlage eines entsprechenden Gerichtsbe- schlusses belegen. Dieser kann bei einer späteren Markenübertragung dem Rechtsnachfolger ausgehändigt werden und damit auch für ihn Rechtssicherheit schaffen (vgl. Fezer/Grabrucker a. a. O.; Kunz-Hallstein a. a. O.). An einer eindeu- tigen Rechtslage haben regelmäßig beide Verfahrensbeteiligte ein berechtigtes Interesse. III. Zu einer Kostenauferlegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass. IV. 1. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 ZPO zugelassen, weil die Rechtsprechung der Marken- Beschwerdesenate des BPatG zu der Frage, ob der einen Widerspruch zurück- weisende Beschluss des DPMA nach Rücknahme des Widerspruchs auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten für wirkungslos zu erklären ist, uneinheitlich ist, und die vorliegende Entscheidung vom Beschluss des 27. Marken-Beschwerdesenats vom 2. November 2009 (27 W (pat) 55/09 = GRUR 2010, 759, 760 – flow) und vom Beschluss des 24. Marken-Beschwerdesenats vom 21. Juli 2016 (24 W (pat) 31/14) abweicht, so dass die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des BGH erfordert. 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch statthaft. - 10 - a) Der Senat ist sich bewusst, dass § 83 MarkenG auf den vorliegenden Be- schluss mangels einer Entscheidung über eine Beschwerde nach § 66 MarkenG nicht anwendbar ist. b) Aus diesem Grund wird die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des BPatG über die Wirkungsloserklärung von mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüssen des DPMA nach Rücknahme des Widerspruchs teilweise als nicht statthaft angesehen (Knoll a. a. O. Rdnr. 36; a. A. BPatG 29 W (pat) 39/09 – An- dernacher Geysir; 29 W (pat) 115/11 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfah- ren = GRUR 2012, 1174; 27 W (pat) 109/11). aa) Diese Rechtsauffassung war mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 31. Dezember 2001 vereinbar. bb) Allerdings eröffnet die seit dem 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des Beschwerderechts durch das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz – ZPO-RG) vom 27.7.2001, BGBl. I S. 1887, 1902 f.) erstmals die Rechtsbeschwerde zum BGH auch im Bereich der (selbständigen) Nebenentscheidungen. Der Gesetzgeber wollte durch die allge- meine Einführung einer Rechtsbeschwerde auch in diesen Verfahren den Zugang zum BGH ermöglichen, um unterschiedliche Rechtsprechung, wie z. B. im Kosten- recht, zu vereinheitlichen (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69), oder Fragen grund- sätzlicher Bedeutung zu klären, um eine bundeseinheitliche Rechtsprechung auch zu Fragen in Nebenverfahren zu gewährleisten (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 116). c) Deshalb ist die Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde in kostenrechtlichen Ver- fahren vor dem BPatG inzwischen anerkannt (Knoll a. a. O. § 83 Rdnr. 9 ff.). Aller- dings ist nach der Gesetzesbegründung die neue Rechtsbeschwerde nicht auf Kostensachen beschränkt. Die uneinheitliche Rechtsprechung der Oberlandesge- richte auf dem Gebiet des Kostenrechts führt der Gesetzgeber nur als wichtiges Beispiel an (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69, 116). Mit der neu eingeführten - 11 - Rechtsbeschwerde sollte die höchstrichterliche Klärung grundsätzlicher Rechts- fragen im Bereich aller (selbständigen) Nebenentscheidungen ermöglicht werden und nicht nur in Kostenfragen (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69). d) Der Zugang zur Rechtsbeschwerde wird über die allgemeine Verweisung des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO eröffnet (BPatG 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir; 29 W (pat) 115/11 – Gegenstandswert im Wi- derspruchsverfahren = GRUR 2012, 1174; 27 W (pat) 109/11, a. A. Knoll a. a. O. § 82 Rdnr. 103). Besonderheiten des markenrechtlichen Verfahrens vor dem BPatG (§ 82 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz MarkenG) stehen dem nicht entgegen. Das gilt auch für den Zulassungsvorbehalt des § 82 Abs. 2 MarkenG, wonach eine An- fechtung der Entscheidungen des BPatG nur stattfindet, soweit dieses Gesetz sie zulässt. Denn eine solche Zulassung kann auch durch die in diesem Gesetz ent- haltenen Verweisungsvorschriften erfolgen. Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber vorgenommene Gleichstellung des BPatG mit den Oberlandesgerichten (vgl. amt- liche Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zum Patentgesetz, BlPMZ 1961, 140, 155 rechte Spalte; BGH GRUR 1986, 453, juris-Tz. 10) wäre eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen, wenn er trotz seiner Verweisung auf die Vorschriften der ZPO die der Rechtsvereinheitlichung dienen- de Rechtsbeschwerde in (selbständigen) Nebenverfahren des BPatG hätte aus- schließen wollen (vgl. auch BPatG 4 ZA (pat) 35/11 – Rechtsbeschwerde im Kos- tenfestsetzungsverfahren; 4 ZA (pat) 13/12 – Mitwirkender Rechtsanwalt III, bestä- tigt von BGH GRUR 2013, 430; Beschl. v. 21. Januar 2013 – X ZB 12/12). Sofern der Zulassungsvorbehalt des § 82 Abs. 2 MarkenG aber tatsächlich eine abschlie- ßende und die Rechtsbeschwerde nach § 574 ZPO ausschließende Regelung darstellen sollte (so Knoll a. a. O.), kann es sich angesichts der gesetzgeberischen Intention, einen Gleichklang zu erzielen, nur um ein Redaktionsversehen bei der Umsetzung der durch die ZPO-Reform ausgelösten Folgeänderungen handeln. - 12 - V. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht. Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse- nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge- reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden. Kortge Kätker Dr. von Hartz