29 W (pat) 119/06

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 119/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 305 13 425.6 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein - 2 - beschlossen: 1. Das Verfahren wird fortgesetzt. 2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2006 wird aufgehoben. 3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I . Die Wort-/Bildmarke wurde am 3. März 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß und Grau angemeldet für die Dienstleistungen der Klasse 35: Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Ab- wicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Be- - 3 - stellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsge- schäften für andere über Online-Shops; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte; Vertre- tung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Ent- scheidungsträgern und anderen Personen; Verkaufsförderung (Sales Promotion) (für Dritte); Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Werbung; Werbung in allen Medien, einschließlich Rundfunk-, Fernseh-, Kino, Print-, Video- text-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungsprä- sentationen; Aktualisierung von Werbematerial; Werbemittlung; Marketing (Absatzforschung); Marketing für Dritte in digitalen Net- zen; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Werbever- anstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistun- gen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftli- chem Know-how; Verbraucherberatung; Facility management, nämlich Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Facility management, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien; Systematisierung und Zusammen- stellung von Daten in Computerdatenbanken; - 4 - Klasse 36: Versicherungswesen, Versicherungsberatung; Finanzwesen, Fi- nanzberatung, Finanzierungsberatung, Geldgeschäfte; Immobi- lienwesen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; fi- nanzielle Förderung und Sponsoring; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzie- rungen; Vermittlung von finanziellem Know-How (Franchising); Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwal- tung durch Treuhänder; Vermögensverwaltung; Kreditvermittlung; Klasse 38: Bereitstellung einer E-Commerce Plattform im Internet; Bereitstel- lung von Internet-Portalen für Dritte; Telefondienste für eine Hot- line oder Callcenter; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten zu Daten- netzen und Computerdatenbanken, insbesondere im Internet und/oder Intranet; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten und Über- mittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Sam- meln und Liefern von Nachrichten, auch elektronischer Art, sowie Bereitstellung des Zugriffs auf (TV/Radio)-Programme im World Wide Web; Telekommunikation, insbesondere datenverarbei- tungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikations- dienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer- Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk). - 5 - Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse trug die Antragstellerin vor, dass bereits 11 entsprechend ge- bildete Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten eingetragen seien. Mit Beschluss vom 19. Juli 2006 wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurück (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zu den geltend gemachten Vor- eintragungen wurde lediglich ausgeführt, dass die Eintragung identischer Marken für identische Produkte keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung gewähre. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die 11 im Anmeldeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere 4 Marken vor Erlass des an- gefochtenen Beschlusses eingetragen habe und weitere 30 Marken nach diesem Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu ihren Gunsten einge- tragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den verfahrensgegen- ständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für die Abweichung von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich die Zurückweisun- gen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspraxis beeinträchtige sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschäftmodell sei auf die beanspruchte Markenserie gestützt, die sie im Verkehr intensiv benutze und auch gegenüber Wettbewerbern verteidige. Der Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des Deut- schen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes be- ruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrens- gegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei. - 6 - Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdever- fahren beigetreten (§ 68 Abs. 2 MarkenG). In seiner Stellungnahme führt er im Wesentlichen aus, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichts- punkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bin- dungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessens- entscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Ent- scheidung. Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher kei- nen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwi- schen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in je- dem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen wer- den. Die Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2006 aufzuheben. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt. Der Senat hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vier Fragen zur Berücksichtigung von Voreintragungen im Rah- men der Erhaltung der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (vgl. Mitt. 2008, 179 ff.). U. a. lautet die im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: „Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen“ - 7 - In der daraufhin ergangenen Entscheidung vom 12. Februar 2009 (verbundene Rechtssachen C-39/08 und C-43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 fol- gende entscheidungserhebliche Antwort gegeben: „15. Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identi- schen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von be- sonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 aufge- führten Eintragungshindernisse fällt (Urteil vom 12. Februar 2004, Henkel, C-218/01, Slg. 2004, I-1725, Randnrn. 61 und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mit- gliedstaat für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die An- meldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht maßgebend sein kann (Urteil Henkel, Randnr. 63). 16. Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden sei. 17. Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und - 8 - besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden. 18. Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Han- delns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom 9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unter- nehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jeden- falls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft. 19. Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zu- ständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenan- meldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintra- gungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Ein- tragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.“ - 9 - II. 1. Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt werden (vgl. Beschluss v. 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08). 2. Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und dabei besonde- res Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfah- ren -, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzu- teilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem. § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es be- steht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann. Diese Forderung des Gerichtshofs stimmt mit der früheren Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995 (vgl. BlPMZ 1995, 378, 383) Ziffer 4 a) überein, die lautet: „Die Recherche … bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. … Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverar- beitung zu nutzen sind. … Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute - 10 - Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet werden, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Be- trachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistun- gen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftliche Stellungnahme des Prüfers einzuholen. Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst kürzere Zeit zurück- liegenden früheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absolu- ter Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren Be- urteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben Marke für vergleich- bare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zurückgewiesen wor- den, so ist zunächst zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem ge- ändert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen diesel- ben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzei- chens der Entscheidung hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Marken- stellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbei- zuführen, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenlei- ter.“ Hingegen genügt die nunmehr seit 2005 geltende Prüfungsrichtlinie des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BlPMZ 2005, 245, 252) diesen Anforderungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht. Sie lautet: „Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzel- fall. … Bestehende Eintragungen nationaler Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintra- gung.“ Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und Mar- kenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des Gerichtshofs - 11 - der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen ab, nämlich inso- weit als Vorentscheidungen selbstverständlich nicht bindend sein können, wenn sie rechtswidrig sind oder Grund für eine andere Beurteilung des Zeichens, d. h. eine differenzierende Betrachtung besteht. Davon war der vorlegende Senat in seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausgegangen und hatte - wie der Gerichtshof in Rn. 18 - auf das Spannungsverhältnis zwischen der Gleichbehandlung der Wett- bewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns hingewiesen. Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es aber insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrücklich verlangt, dass zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berücksichtigt wer- den müssen und besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet werden muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Das bedeutet eine Pflicht zum Vergleich, der angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Die- sen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Mar- kenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben, oder aber, wenn es die Vor- eintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass „der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen Handelns“ Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht „unter dem Gesichtspunkt der Be- gründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrund- satzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzer- rende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Be- hörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenen- falls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen“ hat. - 12 - Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthält keine derartige Begründung. Eine solche wurde vom Beigeladenen auch nicht während des Beschwerdeverfahrens gegeben. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 S. 2 MarkenG gegebenes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur verglei- chenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entspr. Rdn. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs und zur Begründung nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt insbesondere unter dem As- pekt, dass dem Amt als zuständiger Behörde hier das erste Prüfungsrecht als ge- setzesvollziehende Gewalt zukommen soll, da sie diesen Punkt bislang noch nicht geprüft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes bzw. -gewinns keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judi- kative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung. Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung anderer Eintragungen auch möglich, da es „in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berücksichtigen“ (vgl. EuGH, Beschl. v. 12.02.2009, Rn. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der „Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis“ (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). Darüber hinaus hat die Anmelderin bereits in einem sehr frühen Verfahrenssta- dium, nämlich nach Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse, auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hinge- - 13 - wiesen, so dass sie insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen ist (vgl. 29 W (pat) 13/06, Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABENPOST). 3. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Grabrucker Fink Dr. Kortbein Cl