33 W (pat) 540/12

BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 540/12 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 3. September 2013 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die IR-Marke 1 022 976 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richterin Kirschneck und den Richter Kätker auf die mündliche Verhandlung vom 3. September 2013 beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Für die unter der Nummer 1 022 976 international registrierte Wortmarke SUNSYS wird um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet: 09 Onduleurs destinés aux applications photovoltaïques. 37 Services de maintenance et de dépannage d'installations de distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs électriques, services d'entretien, de réparation, de vérification dans le domaine électrique. 42 Diagnostic technique à distance pour la maintenance et la vérification des installations électriques; essais, recherche, étude et développement dans le domaine de la distribution électrique et de la protection électrique; études de conformité des produits par rapport aux normes; services d'in- spection (contrôle) d'installations de distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs électriques. Die Markenstelle für Klasse 37 Internationale Markenregistrierung des DPMA hat die Schutzerstreckung mit Bescheid vom 13. September 2009 beanstandet und der IR-Marke mit Beschluss vom 6. Juli 2012 nach §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ den Schutz verweigert. Die Markenstelle ist der Auffassung, dass das Zeichen sich für den Verkehr er- kennbar aus den beiden Elementen „SUN“ und „SYS“ zusammensetze. „SUN“ werde als Hinweis auf „Sonne“, „SYS“ als Kurzwort für SYSTEM“ verstanden. Ein System bezeichne eine aus mehreren Elementen bestehende Einheit. Zwar könne „SUNSYS“ in seiner Gesamtheit grundsätzlich auch im Sinne des astronomischen Sonnensystems, also eines von der Sonne gebildeten Systems mit den sie um- kreisenden Himmelskörpern verstanden werden; in Bezug auf die konkret bean- spruchten Waren und Dienstleistungen liege ein derartiges Verständnis jedoch fern. Vielmehr werde das Zeichen ohne weiteres als beschreibender Hinweis da- rauf angesehen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für ein System angeboten würden, das die Sonne nutzt. Zumindest die Fachkreise wür- den einen derartigen beschreibenden Sinngehalt erkennen. Darüber hinaus sei das Zeichen auch nicht unterscheidungskräftig, weil der Verkehr es nur als allge- meine Sachangabe und daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahr- nehme. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen seien rechtlich nicht bindend. Das gelte auch für die Eintragungen in Spanien und Frankreich. Die von der Anmelderin behauptete Zeichenserie enthalte zudem ganz überwiegend ledig- lich die Silbe „YS“, statt „SYS“, so dass insoweit schon keine vergleichbaren Zei- chen vorlägen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass der begehrten Schutzerstreckung der Marke keine Eintragungshindernisse im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Sie meint, das Amt habe eine unzulässige begriffliche Analyse der Einzelbestandteile des Zei- chens vorgenommen und andere Begriffsbedeutungen vernachlässigt. Das Zei- chen „SUNSYS“ erlaube zwar die Assoziation an „Etwas, das mit der Sonne zu tun habe“, beinhalte aber keine Beschreibung der begehrten Waren und Dienst- leistungen. Vielmehr werde der Verkehr „SUNSYS“ ohne analysierende Gedan- kenschritte lediglich als „Sonnensystem“ im astronomischen Sinne verstehen, zu- mal Photovoltaikanlagen auch als solche und nicht als „Sonnensystem“ bezeich- net würden. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr, insbesondere Fachkreise, sich an die Markenserie der Markeninhaberin, die auf „YS“ ende (COSYS, CADRYS DELTA, MODULYS, SURGYS, CADRYS, ATYS, DELPHYS), gewöhnt hätten. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Der Senat hat die Anmelderin auf mögliche Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen und verschiedene Belege aus der Internet- recherche des Senats (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) übersandt. II. Die Beschwerde ist zulässig, aber erfolglos. Dem begehrten Zeichen steht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb ihr der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu Recht von der IR-Markenstelle verweigert worden ist (§§ 119, 124, 113, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ). 1. Das DPMA hat der WIPO innerhalb der am 31. Dezember 2009 beginnenden Jah- resfrist die Gründe der Schutzverweigerung nach den oben genannten gesetzli- chen Bestimmungen (Refus de protection) übermittelt (Art. 5 Abs. 2 PMMA, Re- gel 17 Abs. 1, 2, 18 Abs. 1 Buchst a Ziffer iii GAusfO MMA/PMMA), so dass die formalen Erfordernisse einer Schutzverweigerung gewahrt sind. Es ist zulässig, nachträglich weitere Tatsachen, wie z. B. die Ergebnisse aus der Inter- netrecherche des Senats, zu berücksichtigen, soweit diese zur Stützung der in dem Beanstandungsbescheid mitgeteilten Eintragungshindernisse dienen (BGH GRUR 2005, 578 (Ls, 579) - LOKMAUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 113 Rd. 9). 2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren und Dienst- leistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlos- sen. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eig- nung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter- nehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unter- nehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht näm- lich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun- gen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines ein- zigen Unternehmens erfolgt ist. Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Rege- lung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Be- quemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BlPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel). Dementsprechend darf sich die Prüfung einer Anmeldung nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern hat streng und um- fassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhin- dern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwal- tung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Die Unterscheidungskraft fehlt nicht nur Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschrei- bender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird und deshalb die An- nahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard). Die Eignung, Waren oder Dienstleis- tungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache be- stehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Dies gilt insbe- sondere auch für Wortzeichen einer gängigen Fremdsprache, die mit einer ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung in die Umgangssprache eingegangen sind und nur in diesem Sinne verstanden werden (BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard m. w. N.). Abzustellen ist bei der Prüfung auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswir- kungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel; EUGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 19) - Maglite; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 8) - STREETBALL). Die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an End- verbraucher als auch an den Fachverkehr im Bereich elektrischer Anlagen, insbe- sondere im Bereich von Anlagen auf dem Stromsektor. Auszugehen ist von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts- verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr.24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee), der die hier maßgeblichen Produkte zu- mindest mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit wahrnehmen wird. 3. Das begehrte Zeichen setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff „sun“ und der sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache geläufigen Ab- kürzung „sys“ für „System“. „Sun“ bedeutet „Sonne“ und zählt zum Grundwort- schatz der englischen Sprache, der vom inländischen Verkehr ohne weiteres ver- standen wird (ebenso: BPatG 32 W (pat) 43/97 - ULTRASUN). Gleiches gilt für die Abkürzung „sys“, die branchenübergreifend als Kurzform für „System“ verwendet wird ((BPatG 30 W (pat) 176/06 - INFOSYS; 33 W (pat) 167/00 - SYSCARE; BPatG 30 W (pat) 178/01- SysDesign; BPatG 26 W (pat) 82/12 - sysprovide). Der Begriff „System“ bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise inter- agieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angese- hen werden können (vgl. Anlage 1 aus der Internetrecherche des Senats, im Fol- genden zitiert als „Anlagen“). Die Art der Wortzusammensetzung ist sprachüblich und entspricht grammatikalischen Regeln (vgl. z. B.: solarsystem; atomic system; Computersystem, Regelsystem, Solarsystem, Sonnensystem, suncollector, sun- light). Aufgrund der Üblichkeit der Abkürzung „SYS“ und der häufigen Verwendung des englischen Wortes „sun“, das regelmäßig mit anderen Substantiven zu einer Einheit verbunden und auch im Inland branchenübergreifend benutzt wird (z. B.: suncollector; sunlight, sunlamp), wird der Verkehr die Einzelelemente des zusam- mengesetzten Zeichens zumindest dann erkennen, wenn ihm das Zeichen in Zu- sammenhang mit Produkten begegnet, die einen engen Zusammenhang zu Sys- temen aufweisen, die Sonnenenergie nutzen. Er wird das Zeichen daher nicht als Fantasiebegriff verstehen, sondern wörtlich mit „Sonnensystem“ übersetzen. In der deutschen Sprache wird allerdings häufig zwischen dem astronomisch ge- prägten Begriff „Sonnensystem“ (vgl. Anlage 2: „Stern mit umlaufenden Himmels- körpern“) und dem eher auf die Solartechnik bezogenen Begriff „Solarsystem“ unterschieden (Anlagen 1a, 2). Mitunter werden beide Begriffskombinationen aber auch gleichbedeutend verwendet (vgl. Anlage 1a: „Das Sonnensystem, das auch als Solarsystem bezeichnet wird, …“). In der englischen Sprache bezeichnet „So- larsystem“ auch das astronomische „Sonnensystem“ (Anlagen 2-4). Diese mitun- ter unscharfe Trennung zwischen „sun/Sonne“ und „solar“ findet sich in zahlrei- chen Wortbildungen wieder. So wird der Begriff „sun“ in verschiedenen englischen Begriffen als Synonym für „Solar“ bzw. „Sonnenenergie“ verwendet, z. B.: „sun- collector“, „sunlamp“, „sun system reflectors“, „sun system complete systems“. Auch im inländischen Sprachgebrauch wird nicht durchweg streng zwischen „Sonne“ und „Solar“ unterschieden. Vielmehr wird in Zusammenhang mit Solar- energie/ Sonnenenergie und zugehörigen Waren und Dienstleistungen sowohl der Begriff „Solarsystem“ als auch der Begriff „Sonnensystem“ verwendet, um auf Wa- ren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Solarsystemtechnik stehen, hinzuweisen (Anlagen 5-11, z. B: „Mein neues Sonnensystem“: Das All-Inclusive- Solarpaket“; „…Solarsysteme - Ihr Sonnensystem“; „…IT Sonnensystem - Die in- dividuelle Solar-Heizsystemlösung“). Dem entsprechend gibt es auch verschie- dene Unternehmen, die die Kurzform „sun sys“ oder die Langform „sunsystem“ verwenden, um darauf hinzuweisen, dass sie sich mit technischen Solarsystemen befassen (Anlagen 12-15). Vor diesem Hintergrund ist das begehrte Zeichen geeignet, Merkmale der be- gehrten Waren und Dienstleistungen, nämlich deren Art und Bestimmung dahin- gehend zu präzisieren, dass sie sich auf ein Sonnen-/Solarsystem beziehen. Diese beschreibende Sachaussage der begehrten Wortkombination wird sich dem angesprochenen Verkehr, zu dem sowohl Fachverkehrskreise als auch Endver- braucher zählen, ohne analysierende Gedankenschritte erschließen, da entspre- chende Wortkombinationen in der Praxis bereits verwendet werden, um auf einen Sachbezug zwischen bestimmten Waren und Dienstleistungen und Solarsystemen hinzuweisen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin bedarf es hierzu keiner analysierenden Be- trachtungsweise, denn der Umstand, dass der Begriff „Sonne/sun“ als Synonym für „Solar“ verwendet wird und der Umstand, dass sogar die Wortkombination „Sonnensystem“ oder „sun system“ in Zusammenhang mit technischen Solarsys- temen verwendet wird führt dazu, dass der Verkehr das begehrte Zeichen auch ohne analysierende Gedankenschritte auf technische Solarsysteme bezieht, wenn es ihm in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen begegnet, die - wie die hier begehrten Waren und Dienstleistungen - einen sehr engen Bezug zu Solar- systemen haben können (vgl. ähnlich zum Begriffsverständnis von „Sunsystem“ für Bräunungsgeräte: BPatG 24 W (pat) 77/03 - SunSystem). Ein derat enger Zu- sammenhang besteht insbesondere für die begehrten „Wechselrichter für Photo- voltaikanlagen“. Ein Wechselrichter (auch Inverter) ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung bzw. Gleichstrom in einen Wechselstrom umrichtet. Wechselrichter bilden, neben Gleichrichtern und Umrichtern, eine Un- tergruppe der Stromrichter. Es existieren spezielle Solarwechselrichter die in So- larsystemen zur Gewinnung elektrischer Energie zum Einsatz kommen (Anla- gen 16-18). Da die Anmeldung erfolgt ist für „Wechselrichter für Photovoltaik-An- wendungen“, liegt der Zusammenhang zu Solarsystemen auf der Hand. Auch die übrigen Dienstleistungen betreffen Wartungs-, Reparatur-, Prüfdienste und ähnli- che Tätigkeiten an elektrischen Anlagen des Stromsektors, die sich unmittelbar auf Solarsysteme zur Gewinnung elektrischer Energie beziehen können. Aufgrund dieser engen Verknüpfung der begehrten Waren und Dienstleistungen mit Solar- systemen wird der angesprochene Verkehr die sachbeschreibende Aussage des begehrten Zeichens unmittelbar als solche erkennen. Auch wenn es sich bei „sun- sys“, „sunsystem“ bzw „Sonnensystem“ nicht um einen Fachbegriff handelt, wird der Verkehr aufgrund des sachbezogenen Sinngehalts weder den Begriff „Son- nensystem“ noch die verkürzte englische Version „SUNSYS“ als Hinweis auf die Herkunft der begehrten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Un- ternehmen, sondern als sachbezogenen Hinweis auf Produktmerkmale auffassen. Dem steht nicht entgegen, dass der Begriff „Sonnensystem“ eine gewisse Mehr- deutigkeit und Vagheit beinhaltet. Von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit könnte nämlich erst dann ausgegangen werden, wenn eine derartige Ungenauig- keit erreicht wäre, die es ausschließen würde, dass die fragliche Angabe noch als beschreibende Bezeichnung verstanden werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Mar- kengesetz, 10. Aufl., § 8 Rd. 300). Für eine derartige Unbestimmtheit fehlen vor- liegend indes konkrete Anhaltspunkte, weil sich mit der oben dargelegten Bedeu- tung der Wortfolge in Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienst- leistungen und im Hinblick auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Solar- branche eine verständliche, inhaltsbeschreibende Sachaussage ergibt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise als solche verstanden wird. 4. Die von der Markeninhaberin durch Hinweis auf entsprechende Registereintra- gungen behauptete Markenserie (COSYS, CADRYS DELTA, MODULYS, SURGYS, CADRYS, ATYS, DELPHYS) führt zu keiner anderen Beurteilung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Unterscheidungs- kraft ist nämlich stets im Hinblick auf das konkret beanspruchte Zeichen zu beur- teilen. Die Benutzung einer ähnlichen Zeichenserie kann es dem Verkehr zwar erleichtern, das Zeichen als Herkunftshinweis zu erkennen. Wenn es sich aber um ein Zeichen handelt, das - wie hier „SUNSYS“ - über keine originäre Kenn- zeichnungskraft verfügt, kann das Eintragungshindernis nur gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Dazu hat die Mar- keninhaberin weder vorgetragen noch bestehen sonstige Anhaltpunkte für das Vorliegen einer solchen Verkehrsdurchsetzung. Insbesondere ist zu berücksichti- gen, dass die behauptete Zeichenserie überwiegend auf „YS“ endet und als ers- ten Bestandteil hauptsächlich Fantasiebegriffe beinhaltet. Die Art des Zeichenbil- dungsprinzips, die sich vorliegend durch die Kombination zweier Elemente mit er- kennbarer Einzel- und Gesamtbegriffsbedeutung auszeichnet, weist daher deutli- che Unterschiede auf. 5. Soweit die Markeninhaberin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzu- weisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH Mar- kenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer an- gemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Im Hinblick auf ausländische Voreintragungen ist zudem zu berücksichtigen, dass stets das nur Verständnis des inländischen Verkehrs zu berücksichtigen ist, das in den Ländern aufgrund verschiedener Sprachkenntnisse und Kennzeichnungsge- wohnheiten unterschiedlich sein kann. Dr. Hoppe Kirschneck Kätker Cl