20 W (pat) 11/24

ECLI:DE:BPatG:2025:081025B20Wpat11.24.0 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 11/24 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2021 001 892.3 … hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) am 8. Oktober 2025 unter Mitwirkung des Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Musiol als Vorsitzendem, der Richterin Dorn sowie der Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dr.-Ing. Ball - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Die Prüfungsstelle für die IPC-Klasse G 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Patentanmeldung 10 2021 001 892.3 mit der Bezeichnung „Armbanduhr mit dekorativer Ausgestaltung“ mit Beschluss vom 13.06.2024 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausgehend von der Druckschrift EP 2 802 946 B1 (D1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit Sitz in London (GB), die am 23.07.2024 von ihrem damaligen Bevollmächtigten, Patentanwalt K…, Berlin, eingelegt wurde. Nachdem bekannt wurde, dass Patentanwalt K… am … 2024 verstorben ist und es keinen Nachfolger für ihn gab, wurde die Patentanwaltskammer in München mit gerichtlichem Schreiben vom 10.10.2024 um Mitteilung gebeten, ob für den verstorbenen Patentanwalt ein Abwickler gemäß § 48 Patentanwalts- ordnung (PAO) für das anhängige Beschwerdeverfahren bestellt werde. Dem ist die Patentanwaltskammer nachgekommen und hat daraufhin Herrn Patentanwalt P…, E… Patentanwaltsgesellschaft mbH, Berlin, als Abwickler für den verstorbenen Patentanwalt K… bestellt, zunächst bis 05.11.2025. - 3 - Mit gerichtlichem Schreiben vom 08.11.2024 wurde Patentanwalt P… in seiner Eigenschaft als Abwickler um Übersendung einer Inlandsvertretervollmacht nach § 25 PatG für das vorliegende Beschwerdeverfahren gebeten. Hierauf hat Patentanwalt P… mit Schreiben vom 22.01.2025 mitgeteilt, dass der gesetzliche Vertreter der Beschwerdeführerin, Herr S…, inzwischen die Kanzlei S… Patentanwälte PartGmbB, Berlin, mit der Vertretung in diesem Verfahren betraut habe. Auf die an Letztere adressierte Aufforderung zur Vorlage einer Inlandsvertretervollmacht mit gerichtlichen Schreiben vom 29.01.2025 und 11.03.2025 hat die Kanzlei S… mit Schreiben vom 12.03.2025 schließlich mitgeteilt, dass sie im vorliegenden Fall nicht die Vertretung der Beschwerdeführerin übernehmen werde und dementsprechend keine Vollmacht einreiche. Auf diesen Sachverhalt wurde der bestellte Abwickler, Patentanwalt P…, mit gerichtlichem Schreiben vom 26.03.2025 hingewiesen und erneut um Vorlage einer Vollmacht nach § 25 PatG im Original binnen drei Wochen gebeten. Diese Frist wurde mit Schreiben des Gerichts vom 05.05.2025 um weitere zwei Wochen verlängert unter gleichzeitigem Hinweis darauf, dass im Falle der Nichteinreichung einer Vollmacht nach § 25 PatG die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sein wird. Mit Schreiben vom 27.06.2025 hat Patentanwalt P… schließlich mitgeteilt, dass Herr S… zwischenzeitlich einen neuen Vertreter, Patentanwalt D…, bestimmt habe, der über die – seitens des Gerichts letztmalig bis 01.09.2025 verlängerte – Frist zur Vorlage einer Vollmacht nach § 25 PatG informiert worden sei. Bis dato ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren weder eine Vertretungsanzeige eines neuen Bevollmächtigten für die Anmelderin noch eine Inlandsvertreter- vollmacht eingereicht worden. - 4 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die statthafte Beschwerde ist unzulässig, da es die Beschwerdeführerin trotz mehrfacher ausdrücklicher Aufforderung und Fristsetzung versäumt hat, bis zur Entscheidung über die Beschwerde die erforderliche Bestellung eines Inlandsvertreters nachzuweisen. 1. Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann nach § 25 Abs. 1 PatG an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem Bundespatentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt ist. Der Beginn der Teilnahme im obigen Sinn besteht in der Vornahme der Verfahrens- handlung, die das jeweilige Verfahren – hier das Beschwerdeverfahren – in Gang setzt (Schulte, PatG, 12. Aufl., § 25 Rn. 15), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt durch Bevollmächtigung und deren Anzeige bzw. Nachweis mittels Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 PatG ergibt (Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 25 und § 97 Rn. 5). Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine – in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfende – zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens (BGH, Beschluss vom 17.12.1968 – X ZB 7/68, BGHZ 51, 269 - 273, BlPMZ 69, 246 – Inlandsvertreter, juris Rn. 10; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 35 und § 97 Rn. 5). Die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Handlungen sind nicht unwirksam, - 5 - sondern mit einem (behebbaren) Mangel behaftet. Die Bestellung muss aber spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache nachgeholt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11, BPatGE 55, 57 – Antennenanordnung, juris Rn. 34; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 36; Benkard, PatG, 12. Aufl., § 25 Rn. 23). Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters im Anmeldeverfahren trotz Aufforderung bis zum Erlass der Sachentscheidung nicht behoben, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung. Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatG, Beschluss vom 11.11.2019 – 20 W (pat) 26/17, GRURPrax 2020, 133, juris Rn. 16; BPatG, Beschluss vom 14.03.2016 – 20 W (pat) 6/12; BPatG, Beschluss vom 18.01.2016 – 20 W (pat) 52/13; BPatG, Beschluss vom 20.05.2015 – 20 W (pat) 13/11 – Antennenanordnung, juris Rn. 34; BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014 – 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 36 und § 97 Rn. 5; Benkard, a. a. O., § 25 Rn. 28). Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem Bundes- patentgericht ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (BPatG, Beschluss vom 11.11.2019 – 20 W (pat) 26/17, juris Rn. 17 m. w. N. aus der Rechtsprechung des 20. Senats; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 25). 2. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich. Es wurde weder vorgetragen noch sind Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sie im Inland eine Niederlassung i. S. d. § 21 ZPO hat. Demzufolge hätte die Beschwerdeführerin im Inland einen Rechts- oder Patentanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen müssen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Bis zur Entscheidung über die Beschwerde ist jedoch trotz mehrfacher Aufforderung des Gerichts unter Fristsetzung und Hinweis auf die Rechtsfolgen einer fehlenden - 6 - Vorlage (s. o. Ziffer I.) keine entsprechende schriftliche Vollmachtsurkunde zu den Akten gelangt. Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil Patentanwalt P… hier als von der Patentanwaltskammer gemäß § 48 PAO bestellter Abwickler rechtlich in die Position des verstorbenen Patentanwalts K… getreten ist und für das vorliegende Beschwerdeverfahren als von der Anmelderin und Beschwerdeführerin als bevollmächtigt gilt (entgegen anderslautender Ankündigungen haben sich für die Beschwerdeführerin keine anderen anwaltlichen Vertreter bestellt, vgl. § 48 Abs. 2 PAO). Zwar wurde vom 23. Senat des Bundespatentgerichts die Meinung vertreten, dass der in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftritt und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der Vollmacht erkennbar sind noch ein solcher gerügt wurde, auch anwendbar sei, wenn es gemäß § 25 PatG eines Inlandsvertreters bedürfe und vor dem Bundespatentgericht ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete (BPatG, Beschluss vom 20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10, BPatGE 54, 276, 278 = BlPMZ 2014, 367, 368 – Zickzackabtast- pfad). Begründet wurde die Entscheidung damit, dass § 25 Abs. 1 PatG in Bezug auf die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung treffe, die als lex specialis der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vorgehen könne, insbesondere finde sich in § 25 PatG keine Regelung, dass die Inlandsvertretervollmacht schriftlich vorgelegt werden müsse; eine Vorschrift über den Nachweis der Vollmacht enthielten allein § 97 Abs. 5 und 6 PatG. Eine andere Rechtsauslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die im Wortlaut fast übereinstimmende Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nachgebildet sei und wonach selbst dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich sei, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem Landgericht – nicht postulationsfähig - 7 - sei. Es sei nicht einzusehen, warum im Verfahren vor dem Bundespatentgericht strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang (BPatG, a. a. O.). Dieser Ansicht kann sich der erkennende Senat nach wie vor nicht anschließen. Vielmehr hält er an seiner ständigen Rechtsprechung fest, wonach bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG auch dann eine entsprechende Inlandsvertretervollmacht (im Original) vorzulegen ist, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt – wie vorliegend der als Abwickler bestellte Patentanwalt P… – als Bevollmächtigter am Verfahren beteiligt ist. Denn als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung unterliegt die Vollmacht i. S. d. § 25 Abs. 1 PatG nicht wie allgemeine Verfahrensvollmachten der eingeschränkten Prüfung nach § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG, vielmehr geht § 25 Abs. 1 PatG als lex specialis der allgemeineren Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (BPatG, Beschluss vom 11.11.2019 – 20 W (pat) 26/17, juris Rn. 20 m. w. N. aus der Rechtsprechung des 20. Senats; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.01.2011 – 21 W (pat) 1/07; BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014 – 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 MarkenG]); Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 25 und § 97 Rn. 5; Benkard, a. a. O. § 25 Rn. 17 a. E.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 25 Rn. 29). Dies wird im Übrigen auch durch die Regelung in § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG klargestellt, wonach § 25 PatG unberührt bleibt. Da der Hinweis auf § 25 PatG gleich zu Beginn des § 97 PatG erfolgt, wird deutlich, dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den weiteren Absätzen des § 97 PatG ebenfalls nicht berührt werden (BPatG, Beschluss vom 11.11.2019 – 20 W (pat) 26/17, juris Rn. 20 m. w. N.). Einer Anwendung des in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommenden o. g. Rechtsgedankens verbietet sich nach Auffassung des Senats auch aufgrund der - 8 - Wertung des Gesetzgebers, die aus der im Jahre 2001 vorgenommenen Neufas- sung des § 25 PatG hervorgeht. So lautete die relevante Regelung in § 25 PatG in der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung: „Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter bestellt hat. Dieser ist im Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bür- gerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, zur Vertre- tung befugt; er kann auch Strafanträge stellen. …“. Durch diese Formulierung konnte der – nach Auffassung des Gesetzgebers unzu- treffende – Eindruck entstehen, dass ein als Inlandsvertreter bestellter Patent- oder Rechtsanwalt stets berechtigt sei, in allen genannten gerichtlichen Verfahren als Vertreter aufzutreten, mithin z. B. auch bei Verfahren, bei denen Vertretungszwang herrscht (vgl. Gesetzesbegründung in Bundestagsdrucksache 14/6203 vom 31.05.2001, Seite 61, rechte Spalte, vorletzter Absatz). Die Befugnis zur Vertretung in Verfahren vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, und zur Stellung von Strafanträgen wäre dann unmittelbar Ausfluss der Bevollmächtigung als solcher gewesen. Durch Art. 7 Nr. 9 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656) wurde die Vorschrift des § 25 Abs. 1 PatG in diesem Punkt geändert und lautet – nach geringfügigen weiteren sprachlichen Anpassungen in der Folgezeit – in der aktuell geltenden Fassung vom 10.08.2021 wie folgt: „(1) Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem - 9 - Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt ist.“ Damit wurde klargestellt, dass es für die Wirksamkeit der Bestellung eines In- landsvertreters auf den in § 25 Abs. 1 PatG konkret genannten Umfang der rechts- geschäftlichen Vollmacht ankommt. An die Bevollmächtigung sind also – anders als bei der allgemeinen Prozessvollmacht vor dem Bundespatentgericht (§ 97 PatG) – besondere Anforderungen zu stellen. Aus diesem Grund muss die wirksame Bestellung als Inlandsvertreter durch Einreichung einer entsprechenden schriftlichen Vollmacht im Original nachgewiesen werden, auch wenn dies nicht unmittelbar aus § 25 PatG hervorgeht. Nur so kann das Bundespatentgericht bei Erforderlichkeit eines Inlandsvertreters auch feststellen, ob die zwingende Verfah- rensvoraussetzung des § 25 Abs. 1 PatG erfüllt ist. Eine Anwendung des Rechts- gedankens des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf die Inlandsvertretervollmacht würde zu dieser gesetzgeberischen Wertung im Widerspruch stehen und ist daher nach Ansicht des Senats abzulehnen (vgl. zuletzt BPatG, Beschluss vom 11.11.2019 – 20 W (pat) 26/17, juris Rn. 21ff. m. w. N. aus der Rechtsprechung des 20. Senats). Diese Ansicht des Senats wird im Übrigen auch gestützt durch die Regelung des § 25 Abs. 3 PatG, wonach die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 PatG erst wirksam wird, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem DPMA oder dem Bundespatentgericht angezeigt wird. Der bisherige Inlandsvertreter behält also seine Rechtsstellung bis zum Vorliegen beider Anzeigen über Beendigung und Neubestellung, bleibt daher aktiv wie passiv zur Vertretung legitimiert, so dass bis zu diesem Zeitpunkt von ihm wirksam Verfahrenserklärungen abgegeben werden - 10 - und Zustellungen und Ladungen ihm gegenüber wirksam erfolgen können. Da eine dem § 25 Abs. 3 PatG entsprechende Regelung, die an den in Anwaltsprozessen geltenden § 87 Abs. 1 2. Halbsatz ZPO angelehnt ist, bei der allgemeinen Prozessvollmacht nach § 97 PatG fehlt, weist auch dieser Umstand auf eine diesbezüglich abweichende Intention des Gesetzgebers bei der Gestaltung des Regelungsregimes des § 25 PatG hin. Zwar ist nach der Vorschrift des § 88 Abs. 2 ZPO, der § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nachgebildet ist, auch dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem Landgericht – nicht postulationsfähig ist. Entgegen der vom 23. Senat in seiner oben zitierten Entscheidung vertretenen Ansicht (BPatG, Beschluss vom 20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10) erscheint es aber aus den vorstehenden Gründen durchaus gerechtfertigt, dass im Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Inlandsvertretervollmacht insoweit strengere Anforderungen gelten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang, zumal beim Bundespatentgericht grundsätzlich kein Anwaltszwang herrscht (vgl. § 97 Abs. 1 Satz 1 PatG) und der Inlandsvertreter nach § 25 PatG die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz bildet, hier also ein besonderer gesetzgeberischer Wille erkennbar ist. Nach alledem führt der unterlassene Nachweis der Bestellung eines Inlandsvertreters zur Unzulässigkeit der Beschwerde, die daher gemäß § 79 Abs. 2 PatG zu verwerfen war. III. Die Rechtsbeschwerde war zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Denn der erkennende Senat weicht aus o. g. Gründen hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit der Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG auf eine Inlandsvertretervollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG von der Entscheidung des 23. Senats (Beschluss vom 20.03.2014, 23 W (pat) 9/10), in der - 11 - dies bejaht wurde, ab. Eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs hierzu liegt noch nicht vor. Die in den o. g. Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 13/11, 20 W (pat) 6/12, 20 W (pat) 52/13 und 20 W (pat) 26/17 vom erkennenden Senat aus dem gleichen Grund jeweils zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG). Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Abs. 2 PatG). Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Musiol Dorn Dr. Wollny Dr.-Ing. Ball